本国优先权的合理利用情形及申请注意事项

本国优先权的合理利用情形及申请注意事项

一、本国优先权的由来。

优先权原则源自1883 年签订的《保护工业产权巴黎公约》，所谓“优先权”是指申请人在一个缔约国首次提出申请后，在一定期限内就同一主题在其他缔约国提出申请的，其在后申请在某些方面被视为是在首次申请的申请日提出的。[1]优先权原则的制定为缔约国的国民在其他缔约国获得专利保护提供了极大的便利。此后，为了使得本国申请人也同样能够享受到优先权的惠益，各国专利法相继确认了本国优先权。[2]

本国优先权制度的建立，使巴黎公约中的优先权原则的适用范围不再局限于外国申请人，而是进一步扩大适用到本国申请人。我国专利法中第二十九条第二款规定：申请人自发明或实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。此即称为本国优先权。

二、合理利用本国优先权的常见情形。

本国优先权作为为本国申请人开通的一条便利之道，申请人应当如何合理利用呢？以下介绍一些常见的合理利用本国优先权制度获得便利的情形。

（1）多项专利申请合并为一项专利申请。专利申请费用以及后续的专利权维持费用对申请人来说是一笔较大的支出，在符合单

一性要求的前提下，申请人可以通过要求本国优先权，将若干的在先申请合并为一件在后申请。通过这种方式，申请人可以大大减少所需要缴纳的专利费用。

（2）某种程度上延长保护期限。发明专利权的期限为申请日起二十年，实用新型专利权期限为申请日起十年，均为自实际申请日起算，而当申请人提出在先专利申请与在后申请的时间间隔内，根据巴黎公约的规定，申请人可以享有对抗第三人的一些权利[3],因此申请人通过提交本国优先权，可以将发明创造的保护期限在某种程度上延长一年。

（3）重新选择专利申请类型。申请人可以在优先权期限内，将发明和实用新型专利申请进行类型转换，例如，在后的发明专利申请可以要求在先的实用新型专利申请的优先权，从而获得更加稳定的专利权和更长的保护期限。申请人也可以将发明专利申请转化为实用新型专利申请缩短专利审批周期，尽早获得授权。

（4）平衡申请人自身利益的机会。专利申请和审查周期长，答复专利局发出的通知书以及办理各种手续通常都有相应的期限要求。一些专利申请，因未在规定的期限内答复专利局发出的通知书，或未在规定的期限内缴纳相应的费用，将导致专利申请被视为撤回。

此时，申请人可以通过专利法提供的救济途径，来挽回专利申请，即办理权利恢复手续，并缴纳恢复手续费1000 元。申请人也可以选择重新递交一个要求本国优先权的在后申请，往往所需的费用相比较少，并且有更充裕的补正时间。

（5）补充和完善首次申请。当专利申请存在一些形式缺陷，难以通过补正方式克服时，申请人可以主动放弃存在缺陷的原申请，通过重新申请一个专利申请并要求享受原专利申请的优先权来弥补自己的失误。

一方面，申请人可以通过要求本国优先权的方式，撤回在先申请，避免其不完整的申请内容被公开，防止其对在后申请的新颖性造成影响。另一方面，可以避免第一个存在缺陷的专利申请成为其后提交的完整专利申请的抵触申请。根据专利法第二十二条第二款规定，申请人本人在申请日前申请、申请日后公开的中国专利申请，同样可能构成其后续申请的抵触申请。

因此，申请人可以通过要求本国优先权的方式，就相同的技术方案要求在先申请的本国优先权，避免自己的在先申请成为后续申请的抵触申请，同时保护在先申请中记载的技术内容。

三、要求本国优先权时的一些注意事项。

优先权制度设立的目的是为本国申请人提交专利申请提供方便，出于避免重复授权的考虑，其与外国优先权制度存在诸多的不一致。因此，本国申请人在利用该制度之前，应当对该制度进行充分的了解，以免造成不必要的损失。下面，笔者结合审查实践，对本国优先权常见的问题提出一些注意事项，希望对申请人利用该制度起到一定的帮助作用。

1. 在先申请将被视为撤回，并且不可恢复。

专利法第九条规定：同样的发明创造只能授予一项专利权。

为了避免重复授权，专利法实施细则第三十二条第三款规定，申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。《专利审查指南》中规定，被视为撤回的在先申请不得请求恢复。由此可以看出，一旦在后申请B 要求本国优先权手续合格，在先申请A 即被视为撤回，并且即使在后申请 B 此后又撤回了优先权要求，已经被视为撤回的在先申请A 也不能够恢复。因此，在申请人提出优先权请求或者转让优先权或部分优先权时，一定要特别注意是否对于在先申请所包含的全部技术方案均作出了适当的处理，例如在先申请的全部技术方案是否已包含在在后申请之中，以避免在先申请视为撤回给申请人带来不必要的损失。

2. 作为本国优先权基础的发明专利申请最好不要求提前公布。

发明专利申请的审查分为两个阶段：初步审查及实质审查。前后两个阶段有不同的职权分工，优先权事项的审查也是如此。以发明主题一致性为例，不论是初审阶段还是实审阶段，均对发明主题是否一致进行审查，但具体核实的深度和广度有所不同。初步审查中，只审查在后申请与在先申请的主题是否明显不相关，不审查在后申请与在先申请的实质内容是否一致。因此，有可能存在初审阶段优先权成立，而实审阶段缺优先权不成立的情况。此时，申请人将面对一系列不利后果：在先申请已经视为撤回，无法恢复，在后申请也只能以实际申请日作为评判新颖性的时间界限，被撤回的在先申请若已经公布，还可能影响在后申请的新颖性。鉴于此种情况，建议申请人注意

确保在后申请的权利要求所述的技术内容已经记载在在先申请的申请文件中，还应当注意在先申请最好不要公布。专利法第三十四条规定：“国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起满十八个月，即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请”,这意味着未请求提前公布的申请，在十二个月优先权期限内，当申请人将其作为本国优先权基础提出在后申请，则在先申请直到被视为撤回一直处于保密状态，即使实审阶段对该项优先权不认可，也不会出现因在先申请的公布导致在后申请新颖性丧失的局面，这无疑对申请人来说是非常有利的。

3. 在申请时对部分优先权问题作出声明可以节省审查流程，缩短审查周期。

在巴黎公约中，还确认了一种特殊的优先权：部分优先权，是指一件申请中只有一部分内容享有优先权。这就是说在首次提出专利申请以后, 申请人又就同一个技术方案提出了另一件申请并要求首次申请的优先权, 这个后来的申请中含有首次申请中没有记载的发明要素, 这部分要素则不能要求享有优先权, 但在以后可按通常的条件产生优先权。

以上规定在我国的本国优先权制度中也是予以认可的。例如申请 1 记载了技术方案A1,申请 2 记载了技术方案A1、A2,其中A1 要求享有申请1 的优先权，申请3 记载了技术方案A1、A2、A3,其中A1 要求享有申请1 的优先权，A2 要求享有申请2 的优先