关于申请商标放弃部分专用权的理解和评析

关于申请商标放弃部分专用权的理解和评析

在中国，“商标放弃部分专用权的审查”最早规定在

1994年商标局制定的《商标审查准则》中。2000年商标局《关于商标审查意见书有关问题的通知(商标[2000]80号)》第三条、第四条进一步规定了应当声明放弃商标专用权的

具体情形。但是，由于2002年开始施行的《商标法实施条

例》删去了原《商标法实施细则》关于“商标审查意见书”的

内容，审查意见书制度自此失去了明确的上位法依据，《商

标[2000]80号》文件第三条、第四条规定也因此在实践中

不再实际执行。根据目前的实践，商标申请人在向商标局

提出商标申请的过程中可以声明放弃申请商标中某些部分

的专用权，也可以不做此项声明。

此外，现行《商标法》第十一条规定仅由缺乏显著性的禁

注标志组成的商标不得注册，但是这一规定并不排除缺乏

显著性的禁注标志可以作为商标的一部分获得注册。《商标法实施条例》第四十九条规定，注册商标中含有的“本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主

要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点”，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。现行《商标法》及《商

标法实施条例》的上述规定虽然并未对商标放弃部分专用

权作出明确规定，但是为商标可以放弃部分专用权的情形．

奠定了法律基础。根据目前的实践，商标可以放弃专用权的部分一般是现行《商标法》第十一条规定的缺乏显著性的禁注标志。商标声明放弃部分专用权从某种意义上讲是以放弃某部分标志的专用权换取商标在整体上获得注册，声明放弃专用权的该部分标志不在商标整体的保护范围之内。但是，商标放弃部分专用权是有一定限制的，并不是所有商标都能通过声明放弃某部分标志的专用权而使商标在整体上获得注册。比如，商标能否通过声明放弃禁用标志的部分专用权获得注册?商标能否通过声明放弃与他人在先权利冲突的标志的部分专用权获得注册?本文拟结合实践中的相关案例对商标放弃部分专用权的限制问题进行评

析。

一、商标能否通过表明放弃禁用标志的部分专用权获得注册？

在“Johnson's baby Johnson&Johnson CLINICALLY PROVEN MILDNESS及图”商标驳回复审案中，指定使用在第3类护肤粉等商品上的“Johnson's baby Johnson&Johnson CLINICALLY PROVEN MILDNESS及图”商标申请声明放弃了“CLINICALLY PROVEN

MILDNESS”(中文译为“经临床证实是温和的”)文字及瓶子图

形的专用权。商标评审委员会认为：申请商标中“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”此类描述性的语言用在第

3类护肤粉等商品上直接表示了商品的功能特点，没有显著

性。同时也会导致消费者对商品品质的误认，不属于可以放弃专用权的部分。北京市第一中级人民法院认为：根据

修改前《商标法》第八条第一款第(六)项规定，“直接表示商

品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的”文字或图形不得作为商标使用。“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”文字属于修改前《商标法》第八条第一款第(六)项的情形，不得作为商标使用，亦不属于可以放弃专用权的情形。商标申请人主张放弃该文字的专用权于法无据。由于申请商标违反了上述法律规定，包含了不得作为商标

使用的文字，因此申请商标不应被核准注册。”[1]在上述案件中，北京市第一中级人民法院认为禁用标

志不属于可以放弃专用权的情形。当然，修改前《商标法》第八条第一款第(六)项规定的禁用标志已由现行《商标法》第十一条规定为缺乏显著性的禁注标志。根据现行《商标法》，如果“CLINICALLY PROVEN MILDNES”文字被认定为缺乏显著性的禁注标志，那么，该标志属于可以放弃专用权的情形，申请商标也可以通过放弃该标志的专用权而获得注册。另一方面，商标局及商标评审委员会于2005

年共同发布的《商标审理标准》规定“商标由不具备显著特．征的标志和其他要素构成，使用在其指定的商品上容易使

相关公众对商品的特点产生误认的，即使申请人声明放弃专用权的，仍应适用《商标法》第十条第一款第(八)项的规定予以驳回”。根据商标评审委员会在上述案件中的观点，“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”文字除直接表示了商品的功能特点外，也会导致消费者对商品品质的误认，因此不属于可以放弃专用权的部分。因此，即便根据现行商标法律规定，“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”文字仍有可能被认定为不属于可以放弃专用权的情形；“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”文字虽然已经声明放弃专用权，但申请商标仍然可能因违反现行《商标法》第十条第一款第(八)项规定而无法获得注册。

在“加多宝BEST DRINK及图”商标驳回复审案中，指定

使用在第33类果酒(含酒精)等商品上的“加多宝BEST DRINK

及图”商标申请包含“BEST DRINK”部分，但是商标申请人在

向商标局提出商标申请的过程中并未声明放弃商标部分专用权。在商标驳回复审期间，商标申请人表示愿意放弃

“BEST DRINK”部分的专用权。商标评审委员会认为：申请商

标指定使用在果酒(含酒精)等商品上，虽商标申请人明确放

弃“BEST DRINK”(其含义为“最佳的饮品”)文字的专用权，但

项规定)七(鉴于该文字属于现行《商标法》第十条第一款第

的夸大宣传并带有欺骗性的标志，不得作为商标使用。北

京市第一中级人民法院认为：申请商标指定使用在果酒(含酒精)等商品上，其中“BEST DRINK”属于夸大宣传并带有欺骗性的标志，不得作为商标使用。虽然商标申请人在行政程序中明确放弃该部分的专用权，但申请商标中含有禁止使用的标志依法就不得作为商标使用。北京市高级人民法院认为：现行《商标法》第十条第(七)项规定，夸大宣传并带有欺骗性的标志不得作为商标使用。本案申请商标中包含“BEST DRINK”，当其使用在饮料类商品上时，产生了不切实际的夸大宣传的效果，易使消费者被误导和欺骗。虽

“BEST DRINK”在申请商标中的字体小于中文“加多宝”的字