浅谈如何应对和防范惯用技术手段问题培训讲学

浅谈如何应对和防范惯用技术手段问题

作者姓名：唐杰敏李镝的

作者单位：上海专利商标事务所有限公司

摘要

中国专利法规定，发明必须具备创造性才能获得专利权，而惯用技术手段问题又是专利代理人在专利的实质审查过程中常常遇到的难题。本文从专利撰写和实质审查过程两个方面阐述了专利代理人如何防范和应对惯用技术手段问题，以便尽可能地维护申请人的利益。

关键词

创造性；惯用技术手段；争辩；

1．前言

专利法规定，授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。因此，创造性审查对于发明和实用新型而言是必不可少的环节。关于创造性审查，审查指南规定了在创造性的判断过程中要确定现有技术整体上是否存在某种技术启示，审查指南还列举出了现有技术存在技术启示的情况：“(i)所述区别特征为公知常识，例如本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段…”（参见审查指南2010版第二部分第四章第3.2.1.1节）。同时，审查指南还规定了审查员对于公知常识的举证责任：“如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明”（参见审查指南2010版第二部分第八章第4.10.2.2节）。从上面的规定可以得知，审查指南是将惯用技术手段作为公知常识的一个示例列出的，而且审查指南规定了审查员可以在无需举证的情况下而仅凭说理来作出区别技术手段属于本领域惯用技术手段的结论。

上述规定在一定程度上免除了审查员的举证责任。笔者在从事专利代理的过程中，也切身感受到审查员在未检索到对比文件的情况下倾向于作出“该区别技术特征属于本领域惯用技术手段”判断。而在审查员指出区别技术特征属于本领域惯用技术手段时，争辩往往是较为困难的，这是因为，与审查员引用具体对比文件来评价区别特征相比，在争辩“区别特征不属于惯用手段”的过程中是没有对比文件作为参照的，因此该争辩容易显得说服力不足或主观性较强，使得专利代理人在面对这种情况时往往只能选择修改权利要求来消除审查员的异议。那么，在实审过程中，在面对审查员指出区别技术特征属于惯用技术手段时，专利代理人是否还要争辩呢？笔者认为，专利代理人在面对审查员的此种异议时，应当结合实际情况进行合理的争辩以维护申请人的利益。对此，笔者根据多年代理实践经验，总结出了在实

审过程中应对惯用技术手段问题的争辩策略，同时笔者还总结出了如何预防惯用技术手段问题的策略。

下面分别对这些策略进行详细说明。

2．应对和防范惯用技术手段问题的策略

2.1．在撰写过程中防范惯用技术手段问题的策略

在撰写说明书的过程中，最好将申请人对现有技术的所存在的问题的认识同现有技术本身分割开[2]（考虑创造性审查实践的说明书背景技术部分的撰写，喻学兵），即不要将申请人对技术问题的认识（或解决技术问题的思路）写入到背景技术中．而且还要突出所述认识是申请人的创造性劳动成果。通过这样做，可以在一定程度上避免审查员直接作出“根据背景技术中对技术问题的认识容易想到本发明的技术方案”、即区别特征是解决为了该技术问题容易想到的惯用技术手段这一判断。

下面举一示例来阐述该策略（注意，为了更好地说明问题，笔者对本文中的所有示例均进行了适当的改编）。

（示例1）申请人提供了一种用于板书的白板的专利申请的技术交底材料，其主要思路是，在现有技术中，必须首先对白板的背景进行匹配以考虑环境光的影响，然后再提取笔划；而在本申请中，申请人认为到，白板的背景为白色，即使背景光变化，白色的色度本身是不发生变化的，因此通过直接将非白的像素识别为笔划，就无需进行背景匹配。然而，申请人在交底材料中将其对现有技术的问题的认识、即“白色色度是基本上不随环境光而发生变化的”写入了背景技术部分，而在这种情况下，很容易让审查员认为，本申请对现有技术的贡献仅仅在于基于现有技术中“白色色度是基本上不随环境光而发生变化的”这一认识来作出本申请，而基于这一认识作出本申请是容易想到的，因此本申请不具备创造性；而且，如果将该认识已经写入背景技术中，则也不容易争辩该认识是申请人的思想成果。经过与申请人协商，申请人同意将所述语句从背景技术中删除，并在发明内容突出“白板背景的色度是基本上不随环境光而发生变化的，因此可将非白像素识别为笔划以省去背景匹配”这一整体认识都是申请人的独特发现，而不是现有技术中的已有论断。结果，该案在进入实审以后，审查员并未指出所采用的上述特征是容易想到的，相反，审查员引用了对比文件来评价该特征。

由此可见，将申请人对现有技术的问题的认识、尤其是现有技术的问题的根本症结所在同现有技术分割开来是非常有必要的。通过这样做，就不容易诱使审查员在实审过程中直接作出容易想到的结论，而且，即使审查员认为该技术特征是容易想到的，专利代理人也可以

根据说明书中的明确记载来争辩该认识是申请人的创造性劳动成果，而不属于现有技术．并同时请求审查员引用现有技术来评价该特征，这样的话，争辩显得更加有理有据。

具体而言，在撰写说明书时，专利代理人可以在背景技术中仅仅描述现有技术的缺点，而将发明人对现有技术的问题的认识写入到发明内容或具体实施方式中，同时加上“发明人发现”、“发明人独特地发现”、“发明人令人意想不到地发现”等字眼来强调上述认识是发明人的创造性劳动成果。通过这样做，可以更好地保护发明人的思想成果，同时还有可能降低发明创造被审查员直接判断为“惯用技术手段”的风险。

2.2．在实审过程中应对惯用技术手段问题的策略

上面已经提到，在审查指南中明确规定当审查员根据经验或主观地认定某个技术特征属于本领域的惯用技术手段时，其只需充分说理，而无需引用对比文件来加以证明。由于审查员是在阅读了申请文件之后才对创造性进行评价的，因而很容易出现“事后诸葛亮”的问题。申请人如果就此直接修改权利要求而不尝试争辩，则对于申请人而言显然是不公平的；相反，专利代理人应当根据申请的具体情况进行有理有据的争辩，以尝试维护不仅满足法定要求、而且对申请人而言更有利的保护范围。笔者在多年的代理工作中总结了以下争辩策略，谨供读者参考。

(1)争辩策略一：

该技术特征在本申请申请日之前不属于本领域的惯用技术手段。

一般而言，在申请日与审查员开始实质审查之间有少则一年多则三年以上的时间差。在当今科技日新月异的情况下，有可能出现某项发明创造在还未完成审查获得专利权之前就已经在市场上得到广泛应用的情况。例如，针对office 2007的新功能的发明专利申请，审查员在进行实质审查时就可能已经在自己的电脑上使用该项新功能了，从而容易得出该功能属于本领域的惯用技术手段的结论。然而，本领域的惯用技术手段应当是指申请日之前就已经成为本领域普通技术人员为解决某个技术问题通常采用的技术手段，而不能把申请日之后、实质审查日之前在本领域中得到广泛应用的技术手段认为是本领域的惯用技术手段。

(2)争辩策略二：

该技术特征具有意想不到的技术效果。

发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的