对外观设计申请中的外国优先权的思考

对外观设计申请中的“外国优先权”问题的思考刘国伟概述在外观设计申请实践中，自2004年以来，对来自于外国的外观设计申请，经常会收到审查员以“在先申请与本申请不是同一主题”为由发出的“视为未要求外国优先权”通知书，如果申请人不同意审查员的意见，也只能先办理权利恢复手续，然后再具体陈述其不同意的理由。

这不仅违反了行政法上的听证原则，客观上，给申请人带来了时间上的不便和费用上的负担，更重要的是，还在于“在先申请与本申请不是同一主题”与“视为未要求外国优先权”并不存在任何法律上的因果关系。

对外观审计专利审查部分的这种审查基准的变化，各界人士质疑之声此起彼伏，也有不少“先驱者”诉诸法律程序请求司法机关审查，但仍然无法改变审查机关的做法。

值得欣慰的是，2005年岁末，在海口市举办的“第六期全国专利审查与专利代理业务研讨班”上，国家知识产权局主管专利审查的领导透露，基于我国对外观设计的审查采取“初步审查”制度，准备在《审查指南》中明确规定不在初步审查阶段进行“相同主题”的审查，将外观设计的优先权审查放在后续的程序中进行。

虽然这样的修改可以回避当前对外观设计申请中的“外国优先权”问题的争论，并且与发明、实用新型优先权的审查标准保持一致。

但是无可否认，这种修改并没有对当前的审查做法做出实体上的评价，有关当前审查做法的争论并不因为《审查指南》的修改而停止，笔者愿意在此抛砖引玉，以求教于有识之士指正。

一、关于“视为未要求外国优先权”的成立要件关于“要求外国优先权”，其法律依据来自于我国专利法第二十九条第一款[1]，专利法第三十条了规定“视为未要求外国优先权”的成立要件，即“申请人要求优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并且在三个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本；未提出书面声明或者逾期未提交专利申请文件副本的，视为未要求优先权。

”由此可见，该条规定的是“要求外国优先权”的成立要件，包括：申请的时机是在提出专利申请的同时提出书面声明；申请的内容应包括在申请提交后的三个月内补交第一次提出的专利申请文件的副本（即优先权文本）。

如果“未提出书面声明或者逾期未提交专利申请文件副本的，视为未要求优先权”。

专利法实施细则第九十二条第二款规定，申请人要求优先权的，应当在缴纳申请费的同时缴纳优先权要求费；期满未缴纳或者未缴足的，视为未要求优先权。

因此，提出“要求外国优先权”，应包含以下三要素：一是“要求外国优先权”的时机为提出专利申请的同时，二是“要求外国优先权”的载体包括：书面声明和优先权文本；三是应当在缴纳申请费的同时缴纳优先权要求费。

该三要素即为“视为未要求外国优先权”的成立要件，如果三要素中的任意一要素不满足，则“视为未要求外国优先权”。

当申请人根据专利法第二十九条第一款，专利法第三十条的规定，已经在申请时提出了要求优先权声明，并交纳优先权申请费，以及在法定期限内提交了在先申请文件的证明文件，满足了就要求外国优先权的全部形式要件，全部初审要件一旦满足，就不能发出“视为未要求外国优先权”通知书。

由此可见，对于“视为未要求外国优先权”的审查，只是一种初步审查，专利行政部门作为行政机关，只能依法行政。

凡是不符合上述三要素而“要求外国优先权”的，才可以发出“视为未要求外国优先权”通知书，除此之外，不能超越法律规定创设新的“视为未要求外国优先权”理由。

二、对“视为未要求外国优先权”通知书的质疑笔者认为，审查员以“在先申请与本申请不是同一主题”为由发出的“视为未要求外国优先权”通知书不具备“一经发出即生效”的法律效力。

从形式上，该“通知书”与其他审查过程中的通知并无特别之处，既然是通知书，就应如同“补正通知书”、“第一次审查意见通知书”一样，都要明确地指明给予申请人答复的期限，如果逾期无正当理由不作答复，才可做出相应的行政处分。

而“视为未要求外国优先权”通知书在没有依据听证原则给予申请人合理的答复期限之前，以“通知书”之名行“行政处分决定”之实，既违反了行政法中的程序规定，又违反了行政法中的听证原则。

从内容和理由上，“在先申请与本申请不是同一主题”并不是“视为未要求外国优先权”的法定理由。

如果审查员有充分的理由和法律依据证明“在先申请与本申请不是同一主题”，则属于对在先申请与本申请进行了实质的比对，已经超出了初步审查的范围，从法律文书的形式上，审查员完全可以“不享有外国优先权的审查决定”的形式做出行政处分决定[2]，并在决定书上写明申请人对不服该决定的救济途径。

而不是以“视为未要求外国优先权”通知书的形式代替行政决定。

三，有关“在先申请和后一申请是否具有相同的设计主题”的判断属于实体判断值得注意的是，为了配合上述专利法及其实施细则的规定，《审查指南》第一部分第一章第3.2.1节对“要求外国优先权”做出更加细致地规定[3]，《审查指南》第一部分第一章第3.2.1.1小节中明确指出，对于在先申请是否为巴黎公约定义的第一次申请以及在先申请和后一申请的主题的实质内容是否相同均不予审查，除非第一次申请明显不符合巴黎公约的有关规定或者在先申请和后一申请的主题明显不同[4]。

而对于外观设计专利申请的审查则不然，审查员还应对“在先申请和后一申请是否具有相同的设计主题”进行审查[5]。

这样的规定是因为发明专利的审查流程分为初步审查和实质审查，由于发明专利申请的主题属于技术方案，对“在先申请和后一申请的主题的实质内容是否相同”的判断属于技术判断，又由于技术方案所涉及的领域十分广泛，要求负责初步审查的审查员做出判断是不合理的，留给负责实质审查的具有技术背景的审查员处理，符合审查分工的要求。

我国外观设计专利申请并不进行实质审查而采取初步审查制，而现行审查指南规定判断“在先申请和后一申请是否具有相同的设计主题”纳入外观设计审查部门的初审范围。

综上分析，对于“在先申请和后一申请”，对专利法意义上的“相同主题”的判断，无论是“技术主题”还是“设计主题”，都属于实体判断。

显然，对于实体判断来说，其前提条件就是申请人已“要求外国优先权”，因此，以“在先申请与本申请不是同一主题”的实体判断结果为由发出“视为未要求外国优先权”通知书，超出初步审查的范围。

此外，实体判断的审查基准理应与后续的专利复审与无效程序乃至于专利保护阶段的标准保持一致，应是一个基本原则。

四、我国专利法对“相同主题”的判断标准是统一的根据我国专利法第二十九条第一款的规定，无论是发明或实用新型，还是外观设计，对在先申请与在后申请都统一地要求具有“相同主题”。

既然我国将发明、实用新型，和外观设计作为发明创造统一规定在一部专利法中，对专利法第二十九条第一款中“相同主题”的内涵理解也应是统一的，尽管“主题”可以依发明或实用新型与外观设计的客体不同而分成“技术主题”和“设计主题”，但在理解“相同主题”上，两者的分析方法和结论都是一致的。

即对“相同主题”的判断标准只能是单一标准而不能采取双重标准。

否则就会产生逻辑矛盾。

因此，我们对发明或实用新型的“相同主题”的判断标准完全可以平移到对外观设计的“相同主题”分析判断中。

巴黎公约第四条（Ｈ）规定：“不得以要求优先权的发明的某些元素（elements）没有出现在原始申请中的权利要求书中而拒绝优先权要求，只要该原始申请作为一个整体清楚地披露了这些元素即可。

”巴黎公约的上述规定告诉我们判断“相同主题”的基本原则，即应以“该原始申请作为一个整体”作为判断基准，具体说就是以原始申请的“全文内容”做出判断基准。

下面，笔者分别以“技术方案”和“设计方案”的对比来说明该基本原则。

在一个在先的原始申请的“技术方案”中，所谓主题是指以原始申请的“全文内容”体现的技术内容，既包括说明书公开的技术内容，也包括权利要求所公开的技术方案。

对于在后申请来说，所谓主题是指各项权利要求所要求保护的技术方案。

在一个在先的原始申请的“设计方案”中，所谓主题是指以原始申请的“全文内容”体现的设计内容，既包括实线部分所公开的内容，也包括虚线部分所公开的内容。

例如美国的外观设计中，也存在权利要求（claim），美国专利法认为实线部分所公开的内容属于权利要求的范围。

相应地，实线部分与虚线部分所整体公开的“全文内容”才对应于说明书记载的公开内容。

需明确指出的是，在先申请中的“全文内容”仅仅是作为在后申请要求优先权的内容，该在先申请中的“全文内容”不能混同于在后申请所要求的“保护范围”。

质言之，作为在后申请要求优先权的内容与在后申请所要求的“保护范围”可以相等，也可能不相等。

但是，类似的例子如果出现在外观设计中，结论又会是怎样呢？假设一个外国的在先申请公开了一个带有人体裸体图案的扑克牌，如果有人以该申请作为优先权基础，向中国申请外观设计，如果其满足巴黎公约和我国专利法的有关优先权的规定，则该申请可以享有优先权。

但我们不能说，因为该申请不符合中国专利法第五条的规定，而得出“视为未要求优先权”。

审查实践中，对于在先的原始申请的“设计方案”所包含的虚线部分，当前的审查做法是根据机械制图的规范，将该虚线部分视为看不见的内容，认为在先申请中的虚线部分就形同一张白纸，不承认其属于外观设计所公开的内容。

且不说这样的比较本质上是将机械制图的规范关于虚线的规定强加到外国的外观设计申请文件的虚线[6]表达上，将外国关于对其外观设计保护的内容等同于巴黎公约规定“该原始申请作为一个整体”的公开内容，实际上是混淆了申请时的公开范围和要求保护的范围，进而认为两者不具有“相同主题”。

显然，如果尊重事实，承认虚线部分也属于所公开的内容，则结论就恰恰相反了。

于是，问题的性质就转化为我们是否坚持巴黎公约的上述原则了。

在以一份以美国的在先申请作为优先权基础的名称为“鼠标”的中国外观设计申请案中，该鼠标的外轮廓为虚线，该鼠标的滚轮部分为实线，如果审查员以美国的在先申请中含有虚线为由，认为该中国外观设计申请案不能享受优先权，但当申请人如果将虚线部分删除以保持与美国的在先申请一致，则审查员会以我国不保护“部分外观设计”为由驳回，如果申请人如果将虚线部分改为实线，审查员又以修改超出原始申请范围驳回；总之，申请人只好重新提交一个将虚线部分改为实线的新申请并被授权。

这样带来的一个问题是：如果在重新提交申请的申请日之前，该美国的在先申请已被公开，则该含有虚线的美国申请是否可以当作对比文献用来无效在后的不含有虚线的中国申请？或者说，有人实施与该中国外观设计申请一样的设计方案是否构成侵权？如果按照上述的观点，则该含有虚线的美国申请不能作为无效的证据。

但这样的结论显然又与专利复审委员会的审理实践相反。

五、外观设计保护的客体：产品乎？设计乎？众所周知，专利法实施细则第二条的规定在我国专利法体系中，占据了十分重要的地位，就在于该条规定了我国专利制度所保护的三种发明创造的定义，。