从方法论的视角看专利无效宣告请求(上)

从方法论的视角看专利无效宣告请求（上）

在我国，专利无效宣告程序常因专利侵权民事诉讼而起，是专利侵权民事诉讼案件中的被告化被动为主动，转而以专利无效宣告请求人的角色对抗专利权人的常用途径。专利无效宣告请求的结果往往预示着民事诉讼案件的结局，进一步间接影响企业商战格局。专利无效宣告程序因此几乎成为每场专利纠纷的必经程序，是兵家必争之地。请求方如何运筹帷幄以决胜于千里之外，正如一场精彩的商战中的操盘者，担负着绝地反击的重任，因此，研究专利无效宣告请求的重要性不言而喻。

目前业内的研究多是结合民事诉讼法从形式要件的角度出发进行整理，如左俊杰《专利无效宣告程序中运用证据的策略》一文和同达信恒公司《专利权无效宣告常用策略简介》一文，均着重法律的套用。或有侧重实务层面的探讨，如《专利性检索的策略分析》一文与《专利权无效宣告探讨》一文，则尚嫌欠缺系统性和灵活性。有鉴于此，本文尝试结合方法论（本文所称的方法论，简言之，就是用什么样的方式、方法来理解和处理专利无效宣告请求的问题），从专利无效宣告案件中请求方的视角出发，在研究多份案例的基础上，对请求方主导专利无效宣告请求程序的一般性方法进

行初步探究。

一、专利无效宣告请求的法定理由及其程序专利无效宣告请求的法定理由体现在《专利法实施细则》第六十四条第二款中，该条款所列理由是对请求宣告专利权无效理由的穷尽性规定。凡其理由不属于该条款所列之一的无效宣告请求，专利复审委员会不予受理。对于发明和实用新型专利而言，被普遍采用的理由主要集中在《专利法》第二十二条，其中尤以“专利三性”中的创造性为著。

专利无效宣告请求的法定程序，较为重要的程序和时间节点包括：

1、无效宣告请求的提出根据《专利法》第四十五条的规定，专利无效宣告请求的提出日，可以是公告之日起任何时候，即使专利权因期限届满而终止或者在期限届满之前就被终止，仍然可以提出无效宣告请求。实践中，多数的无效宣告请求是基于请求人成为民事诉讼案件中的被告而反击提出的。这种情况下，专利无效宣告请求的提出，是在收到民事诉讼《应诉通知书》之日起15 天之答辩期内完成。一般采取向专利复审委员会面交请求书的方式以便快速拿取《无效宣告请求受理通知书》并以此为依据向民事法庭申请中止审理。

2、增加理由或者补充证据自提起无效宣告请求之日起一个月

内，为依据《专利法实施细则》第六十七条规定的增加无效

理由或补充证据的期间，依法不得延长。该期间也是请求人

检索证据的最后时间段，在该期间，请求人需提出全部无效

理由和证据，并结合理由和证据进行说明，否则相关理由和

证据将可能被视为未提出。另外值得注意的事，外文文献的

中文翻译件也应在此期限内全部提交。

3、口头审理阶段

应专利复审委员会通知，请求人与专利权人于指定的日期参加口头审理，进行证据调查和辩论。口头审理阶段是请求人充分陈述、解释自身观点，阐明各项无效理由及证据的关键环节。

4、作出审查决定

实践中，口头审理后半年左右的时间内，当事人会收到专利复审委员会作出的《无效宣告请求审查决定书》。根据《专利法》第四十六条的规定，当事人不服专利复审委员会做出的决定的，可以于收到通知之日起三个月内向指定管辖的人民法院提起行政诉讼，从而启动后续的行政诉讼程序；期限届满未提起行政诉讼的，该审查决定即告生效。

以上过程是专利无效宣告程序的一般过程，其中，第1、

2 环节为执行证据检索与制定无效请求策略的最佳时期，第

3 环节为充分说明阐释事实和理由的时期，也是无效请求策略得以全面发挥的时期，第

4 环节则为本场无效宣告程序终结、验证上述无效请求策略的阶段。发起专利无效宣告请求时，宜以该过程为时间轴，把握各项解决问题的思维和策略的运用。

二、专利无效宣告请求证据检索思维架构的构建方法

“工欲善其事，必先利其器” 。发起无效宣告请求，不考虑

单纯为拖延诉讼的目的和专利权人的特殊目的，请求人均期望成功无效专利的目标权利要求。专利权能否被成功无效，在根本上取决于证据的检索和获取，并在有限的补充证据期限内搜集到足以推翻被请求案的目标权利要求的证据。这需要从宏观层面上搭建用于指导证据检索的思维架构，在该架构的指导下落实证据检索工作。实践中，可依照如下三个层次的思维导向构建证据检索思维架构以确定相关证据：

（一）掌握广征博引的思维导向，圈定目标数据源数据库（源）是否合适、检索策略得当与否，是影响证据检索效果的重要因素。数据源的选定是进行证据材料搜集的基础工作，不同的数据源可能对应于不同的文献类型，从数据源中获得相关文献是证据检索的直接目标。

用于专利无效宣告请求的证据的文献在《审查指南2010》中被定义为专利文献和非专利文献两种类型，本文参照该定义，按数据源的独立程度分为如下几种类型：专利文献、科技论文、公开出版物（期刊、杂志、行业广告等）工具书与教科书等。以下简要介

绍各种文献类型及其相关数

据源的特点：

1、专利文献专利文献存在于独立的专利数据库中，其在无效宣告请求程序中的应用最为广泛，其数据源也最为丰富，技术方案最新，多数国家或地区尤其是“七国两组织”均提供该国/ 地区的

专利数据库供公众免费下载，其中以欧洲专利局提供的数据库最为便利和全面，具有涵盖“七国两组织”的专利文献汇总。如检索量较大时，宜采用需要付费的商业数据源或专用的检索工具进行作业。较早前的专利文献，通常集中在欧美国家，因此，重点关注发达国家的专利数据库，有助于提高检索效率。

2、科技论文科技论文也有多家专门的数据源。科技论文属于非专利文献的一种，其体裁要求与专利文献不同。实践中，科技论文理论价值高，但技术细节深入的程度有限，较少完整地揭示发明创造的详细技术特征，偶有揭示，常常语焉不详、意犹未尽。因此，确定科技论文用作无效宣告请求的证据时，常需结合公知常识进行论述。如果一方要在文献的基础上结合逻辑分析论证惯用手段或其它公知常识，而对方当事人不予接受时，则存在较大的风险，往往难被合议组采信。

3、公开出版物

主要为期刊、杂志、广告等类似形式，部分以藏书形式常见

于各地图书馆，因并没有统一集中的数据源，较少被采用。

另一方面，部分存在难以确定公开日和公开方式的问题，且如涉及域外证据时，还需进行相对繁琐的域外公证等手续，

较为不便，因此应谨慎选择使用。

4、工具书和教科书

关于工具书和教科书，《审查指南2010》中将这两种文献类型定义为公知常识的两种基本形式，其中工具书可以是技术手