拟上市公司的知识产权规划管理

拟上市公司的知识产权规划管理三流企业卖苦力、二流企业卖商品、一流企业卖专利，无论是高科技产业还是传统产业，依靠知识产权获取利润对企业最终占领市场制高点至关重要，当下，知识产权的数量、质量、经营管理水平已经成为判断一个上市公司股票优劣的重要指标，而对于准备上市的公司来说，今早制定实施企业知识产权管理方案将会为企业成功上市起到关键性作用。

知识产权规划是公司上市前必不可少的环节，明确以转让、许可使用、入股等方式对公司专利、商标、技术秘密乃至企业名称等进行全面的权属及法律状态审查，在权属清晰的基础上对知识产权的经营模式、利益各方法律地位、公司知识产权管理体系等进行全面的规划。

一、拟上市公司一定要认识到知识产权规划的重要价值因为缺乏明确的知识产权战略甚至基本的知识产权管理，很多拟上市公司因专利等知识产权问题推迟上市甚至被迫放弃。

以2010年来说，苏州恒久光电科技股份有限公司因专利信息披露不实而不得不推迟上市；福建星网锐捷通讯股份有限公司因部分实用新型专利和外观专利事实法律状态与招股意向书内容存在差异，公告暂缓A股发行，而导致其权属状况出现问题的部分原因居然是未续交专利费用；再者，河南新大新材料股份有限公司主营业务生产技术涉嫌侵犯第三方专利权及产品特有名称申请暂缓上市。

众多案例无不表明：因为缺乏对知识产权的重视和相关的管理防范，许多公司付出了沉重的代价。

下面，仅以公司上市前面临知识产权重大未决诉讼和创业板上市公司知识产权问题为例展开分析，以理论和实践的双维视角全面审视拟上市公司知识产权规划的地位：1、避免重大未决诉讼风险阻碍上市对于拟上市公司来说，在上市进程中主动或被动遭遇知识产权重大未决诉讼有时带给企业的损失将是无法衡量的，近期的乔丹体育股份有限公司（以下简称乔丹体育）因遭遇商标纠纷，上市被搁浅，正承受着未进行知识产权规划的高昂代价！乔丹体育自成立时即开始使用“乔丹”作为其商号，并在2003年前后注册完成“乔丹”商标，2005年，“乔丹”图形商标还被国家工商总局认定为“驰名商标”，2009年，“乔丹”中文文字商标被国家工商总局认定为“驰名商标”。

2011年底乔丹体育首次公开发行获中国证监会发行审核委员会审核通过，直到2012年2月23日，美职篮著名运动员迈克尔•乔丹向中国法院起诉“乔丹体育”涉嫌侵犯其姓名权，其通过美联社表态说“作为一个公众人物，在过去35年的篮球生涯中，我的名字已经被大众认可，这不仅包括了对迈克尔•乔丹个人的认可，也包括了对乔丹品牌的认可，当你看到乔丹品牌，会直接联想到我—迈克尔•乔丹。

我一直认为，这个名字对我来说意味着一切，我拥有这个名字，当有人侵犯我的名字导致误解时，我应该站出来保护它。

这不是钱的问题，而是关系到原则，维护我的姓名权和身份权。

”通过其表述和事件进展来看，乔丹诉乔丹体育一案最终解决方案存在重大的不确定性：和解的难度大、漫长的诉讼过程且不确定的裁判结果都是乔丹体育难以承受的。

不仅IPO进程恐怕再难启动，结合目前制造企业面临的经济环境，对于一家注册资本4.5亿元、每年盈利超过6亿元人民币的乔丹体育来讲因此案遭受的直接和间接损失将难以估量。

再以著名的“小肥羊”商标争议案为例，内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司上市前也遇到了商标权纠纷。

一家是西安小肥羊烤肉馆，另一家是陕西小肥羊实业有限公司，最终，经过北京市高级人民法院判决，内蒙古小肥羊以显著性获得“小肥羊”商标权，才得以踏实推进企业上市进程。

2、知识产权对创业板上市公司的重要性分析创业板是针对中小型公司、新兴企业尤其是高新技术企业上市的证券市场。

我国开设创业板上市公司，其目的是“促进自主创新企业及其他成长型创业企业的发展”。

但目前创业板的上市公司实际状况，与我们设定的战略目标差距较大。

到去年年底，创业板上市的281家公司中，破发的股票为180只，破发率高达64.10%。

创业板的上市公司实际状况部分原因即在于公司在知识产权方面先天不足，造成收益能力下降，最终难以支撑高额股价。

中国创业板上市公司的现状表明：为创业板上市公司设立知识产权准入标准迫在眉睫。

首先，拟在创业板上市公司必须拥有相应的有效的知识产权。

避免以往的创业板上市公司中，申请专利数量较多，但没有最终享有授权，知识产权权属带有很大的不确定性等情况。

特别是有的创业板上市公司在上市前的一年或半年突击申请了若干件专利。

其专利申请并非来自企业创新能力提升而是被迫的应付上市，所以必须严格要求，防止有法律风险、技术风险、市场风险的公司进入创业板市场，致使社会公众投资者最终买单。

根据公司类型不同，区别对待公司所应当具备的知识产权要素，比如公司应当具有与主营业务、特殊行业相对应的注册商标，文化产业企业的著作权，农业企业的植物新品种权等。

发明专利一定意义上代表着企业技术水平以及相应的企业所能控制的市场空间，很难想象一个没有发明专利的科技型企业能成长为真正的高新技术企业。

其次，在拥有相关知识产权的基础上，企业必须有清晰的盈利模式，知识产权权属证书不是花瓶，必须接受市场的检验，必须具备知识产权产业化的明确路径。

而随着科技水平的进步，企业的持续创新能力也是投资者关注的焦点，所以拟上市公司还应当具备相当量的知识产权申请。

通过适合自己的创新机制或借助外脑创造出适合自己的新产品或新技术，然后拿来申请专利保护，或者受让或许可获得专利或专利技术都是进一步拓展企业知识产权数量的有效途径。

最后是公司的知识产权经营管理水平，公司内部有一个健全的管理制度和队伍，以专业技术1人才、知识产权律师等人才为基础的团队，对于创业板上市公司来说在独立董事的设置上应当优先考虑知识产权专家。

只有建立专业的团队才能在境外申请与保护、技术人员激励与监督等核心问题上有所建树。

二、拟上市公司知识产权规划的主要内容及其方法1、全面理清权利权属对于拟上市公司来说，首先必须理清关涉的知识产权权属状况，本文无法全部列举所有的清理方案，但是应当重点关注以下几个方面：在专利方面：通过研发前的专利检索与分析等方式排除侵犯别人专利权的风险，处理好与职务发明人、受让许可方的关系排除专利权属纠纷。

在商标方面，尤其应当认知到企业字号、产品logo和注册商标的区别，避免将其混为一谈，不仅影响商标的功能最大化，更存在因他人抢注后而继续使用的潜在风险。

为了避免上文提到的乔丹体育商标纠纷，通过购买或撤销对方的商标或重新选择自己新的商标，对企业来说越早越好。

商业信誉的积累非一日之功，企业更应当具备一种做百年老店的情怀，所以从法律以外的角度看，在商标上打插边球并非明智之举更不是长远之计。

在著作权方面，企业积极地将自己的软件作品、动漫产业里的各种作品或文化传播类公司的各种剧本、电影电视作品进行版权登记，同时，版权登记和注册商标、专利是不矛盾的，符合商标和专利登记条件的根据具体情况同样可以登记保护。

此外，随着网络推广在经济社会生活中的重要作用，企业将域名申请商标注册以进行保护是一种明智的选择，因为商标使用到一定程度可以排斥近似域名的出现。

在域名方面，另一个需要注意的是，企业应当及时将自己的中文商标或者字号注册为中文域名。

我国《反不正当竞争法》通过制止违反诚实信用原则及公认商业道德的不正当竞争行为，对未纳入《商标法》调整的商标侵权行为或傍名牌的行为也进行规范，对知名商品特有的名称、包装、装潢、企业名称或姓名以及商业秘密等未专门立法的知识产权进行保护。

其中，商业秘密的保护涉及公司劳动合同实施过程中对核心技术人员的劳资管理，对于较为容易通过逆向工程破解、保密难度较大的技术秘密应该考虑通过专利登记予以保护。

2、以专利权为例详细分析拟上市公司知识产权规划的方案首先即是专利权权属问题，在核实专利权证书这一初步证据的基础上，还应关注专利权被授予后的期间内，专利权人为维持其专利权的有效性每年缴纳一定费用的情况。

根据专利法、担保法等相关法律规范之规定，专利权质押、专利权被司法机关等有权机关查封时应至国家知识产权局进行专利权登记，专利权转让后，转让双方应当向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门公告，专利权人以书面声明放弃其专利权的，则专利权在期限届满前终止。

而这些设立在专利权上的限制或权利瑕疵在专利权证书上是看不到的，专利权的转移等均不予更换专利证书，所以仅仅依据专利权属证书无法全面判断权利完整性。

根据专利法实施细则“国家设置专利登记簿，登记与专利权的授予、转移、无效、终止等事项”之规定，专利登记簿是对专利权进行权属审查的唯一正确做法。

其次是专利权的地域性问题，和商标专用权一样，专利权仅在其被授予专利权的那个国家或地区受该国或地区的法律保护。

发明专利仅在中国申请、而没有在境外申请保护的，其保护范围将仅限于中国大陆。

同样的技术方案在不同的国家或地区被不同的人申请专利权保护也是不矛盾的，一个在日本的企业在日本使用该项专利技术而未将相关产品销往中国的，两者都可以获得所在地的专利权保护。

最后是公司的专利权利是否存在瑕疵问题，知识产权和其他权利一样，同样涉及到权利的冲突问题，例如产品专利与方法专利、从属专利与在先专利的冲突。

在后的专利技术是对在先的专利技术的改进或者改良，它比在先的专利技术更先进，但实施该技术有赖于实施前一项专利技术，因而它属于从属专利，如果一家企业取得的专利权是从属专利，即使其的确比之前的专利权更先进，但是因其从属性，其专利权的实施必然受到一定限制。

3、拟上市公司知识产权相关的信息披露义务现行证监会已经明确要求上市公司对自身知识产权的内容，包括商标、专利、专有技术的取得、使用、价值等情况进行真实、准确、完整、及时的披露，对存在许可使用的要披露许可合同的主要内容，对知识产权纠纷或潜在纠纷应当明确提示。

具体的制度安排主要有：《中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核工作指导意见》（证监发【2004】9号）、《公开发行证劵的公司信息披露内容与格式准则第11号-上市公司公开发行证劵募集说明书》（证监发行字【2006】2号）、《公开发行证劵的公司信息披露内容与格式准则第1号-招股说明书》（证监发行字【2006】5号）、《上市公司信息披露管理办法》等。

2007年，浙江三鸥机械股份有限公司（以下简称三鸥机械）因预披露制度而搁浅即是公司未履行信息披露义务的典型案例。

在三鸥机械招股说明书（申报稿）“竞争对手的专利诉讼风险”一节中称：“截至本招股说明书签署日，公司尚未遭受国外企业的专利诉讼”。

公司想以此表述方式绕开了遭受国内专利诉讼的实情，然而在遭遇未如实披露国内诉讼的举报后，三鸥机械因其带2锁功能钻夹头的结构侵犯德国ROEHM公司在德国法院起诉，要求三鸥公司立刻停止侵权行为并赔偿损失，而三鸥机械亦未披露诉讼案面临的损失却只字不提。

由于多次没有披露详细涉诉信息，时至今日，中国证监会发审委不再对三鸥机械进行审核，三鸥机械的上市还没有动静。