PCT的修改

浅谈PCT国际申请进入国家阶段的修改(zt)
浅谈PCT国际申请进入国家阶段的修改
国家知识产权局PCT处　高纯 (本文发表在《中国专利与商标》上)

按照PCT条约及其细则的规定，一个国际申请，从其申请之日起到获得专利权，会经历一个漫长的过程——国际阶段和国家阶段。在国际阶段，申请人可以依据PCT条约１９条和条约３４条对其申请文件进行修改，进入国家阶段的同时（我国）和进入国家阶段之后，申请人还可以根据条约４１条和专利法实施细则第51条的规定对其申请文件提出修改。正因为有国际阶段的存在，使得PCT国际申请具有不同于国家申请的修改机会。申请人在国际阶段所进行的修改，对其进入国家阶段后有什么影响？申请人是否可以在进入国家阶段的同时做出新的修改？或者在国际阶段的修改基础上再次修改？申请人在进入国家阶段时，可以以哪些修改作为基础提供中文申请文件，审查员如何确认审查基础，这在实务中，无论是实审的审查员还是专利代理人，都有很多疑惑的地方。本文旨在讨论在国际阶段和国家阶段所作的修改之间的联系和区别。为了讨论方便，本文将PCT国际申请的修改的机会可以分成两个层面：即国际阶段、进入国家阶段的同时（我国）与进入国家阶段之后。

一、PCT国际申请在国际阶段的修改对进入国家阶段的影响
为了更好地说明PCT国际申请进入国家阶段的修改，有必要回顾一下PCT国际申请在国际阶段的修改对进入国家阶段的影响。根据《PCT条约》的规定，一个国际申请在其国际阶段中可以得到两次修改机会。第一次修改机会是根据《PCT条约》第19条的规定，申请人在收到了国际检索报告（ISR）后，在ISR寄出日的两个月内，仅对权利要求有权享受一次修改机会。该项修改内容国际局是予以公布的，因此，中国国家知识产权局也规定该项修改与国际申请的原始译文一同作中文公布。如果申请人表明要以此修改作为审查基础，则实审部的审查员应考虑。然而，需要明确说明的是：虽然国际局公布了根据条约19条的修改，但申请人在进入国家阶段时明确表示不以条约19条的修改内容为审查基础，即使申请人提交了中文译文，也作过中文公布，实审员在实审时也不必理会该修改的内容。
国际阶段的第二次修改机会是按照条约第34条作出的修改，其规定是在国际初步审查报告（IPER）作出之前，申请人在初审单位的审查员规定的期限之内，可以对权利要求书、说明书和附图进行修改。如果审查员认为这种修改没有超出国际申请提出时对发明公开的范围，将采用此

修改，连同IPER同时传送给各指定局。如
果申请人在PCT/CN/501表中第7栏上填写该修改作为审查基础时，PCT处应提供带修改附件的IPER，并装订在案。
近年来，由于种种原因，使得PCT处不能按期及时得到国际局传送的IPER（优先权日起28个月作出此报告），使得大批无其它形式缺陷进入国家阶段的申请，只因缺少IPER，无法发出初审合格通知，从而影响进入下一个流程，并且该初步审查报告也能不作为审查基础，使申请人利益蒙受了损失。
按照《PCT条约》的有关规定，该初步审查报告虽是针对国际申请的新颖性、创造性和工业实用性所提出的审查意见，但对进入国家阶段的中国国家知识产权局并无约束力，仅供实审员参考。
基于上述原因，国家知识产权局在有关部门之间进行协调，既然IPER仅供参考，根据专利地域性原理，各个指定局又有权自行审查，诸如以上所述情况的申请，不能无休止地等待下去，应缩短流程，尽快处理。
目前的具体处理办法是，对于那些不存在形式缺陷且不要求IPER作为审查基础的那些申请，并不是马上就发出初审合格通知，而是要等三个月后再查机，确认国际局仍未提供IPER后，该申请才可认为初审合格。
还存在着另一种情况，申请人在在PCT/CN/501表中第7栏中已填写了要求根据条约34条的修改作为审查基础，或者是在国家公布的技术准备工作完成之前提交了该译文（条约19条修改也如此），国家知识产权局都应接受。但如果长时间得不到国际局传送来的带修改附件的IPER的原文，作为内部管理掌握，大概从进入日起超过半年的（该期限是粗算的），就将申请人已提交的带修改附件的IPER的译文，加盖带有“视为按PCT41条的修改”红章，提示实审员此修改不是按照条约34条修改考虑，而是要将其看作条约41条的修改。
总之，只要申请人不要求将根据条约34条所作的修改作为审查基础，实审员就不用考虑案卷中是否装订有IPER。但如果34条修改作为审查基础，而案卷中却未有IPER，这种情况实审员应及时与国家知识产权局PCT处联系，想办法尽快提供。

二、进入国家阶段的同时和进入国家阶段后对申请文件所作的修改
申请人在进入国家阶段提交国际公开文本中文译本的同时，还可依条约第28或第41条（第Ⅱ章），在原始提出的国际申请所公开的范围以内，对权利要求书、说明书和附图进行修改。以前规定，申请人可提出条约第41条修改的期限，为进入日起一个月内。但在2001年重新编写的《审查指南》中，改为现在进入的同时提出条约第41条修改，过期将不予考虑。
如果申请人提

交的条约第41条修改，并不是在原始申请文件的基础上提出的，而是在条约
第34条的修改基础上又作出了一次修改。遇到此类问题，即使申请人不考虑条约第34条修改，中国国家知识产权局PCT处也应将IPER的原文及译文装订在案，以便实质审查部门的审查员在审查条约第41条修改的同时，可以对两个修改文本做出全面考虑。
需要指出的是，在进入国家阶段的同时，如果申请人提出了实质审查请求，则根据我国专利法实施细则第51条的规定，申请人也可以对申请文件进行修改，这样，就出现了按条约第41条修改和按照专利法实施细则第51条的修改机会的重合。通常，申请人会在国际申请日（含优先权日）起30个月前进入国家阶段，根据我国专利法第35条规定，申请人可以在自申请日（含优先权日）起三年内，随时提出实质审查请求，因此，在进入国家阶段时，申请人还有6个月（最少4个月）的准备时间选择是否提出实质审查请求。显然，对于申请人来说，如果在进入国家阶段的同时也提出实质审查请求，无疑是浪费了一次主动修改的机会。
另外，一旦PCT国际申请在进入国家阶段后，其修改就等同于一般的国家申请，按照我国专利法实施细则第51条的规定，申请人有两次主动修改的机会，一是可以在提出实质审查请求的同时，在对申请文件作出修改；二是在其收到中国国家知识产权局就其申请发出的“进入实质审查程序通知书”之日起三个月内，主动对申请文件作出修改。当然，这些修改不能违反我国专利法第33条的规定，即只能在原始提交的国际申请文件范围内进行修改（《审查指南》地三部分第二章第3.3指出：对于国际申请，专利法第33条所说的原说明书和权利要求书是指原始提交的国籍申请的说明书和权利要求书和附图，见审查指南338页）。

结语
申请人在国际阶段依PCT条约的有关规定，可以对申请文件做出修改，但在提出进入国家阶段的同时，必须明确地在PCT/CN/501表中指明哪些修改将作为审查的基础。只有当申请人希望将某次修改引入中国国家阶段用作实质审查的基础时，才有必要译成中文提交给中国国家知识产权局。特别是当根据条约第41条的修改是基于依条约34条修改的情况下，申请人应注意提交根据条约第34条修改的中文译文，任何未提交过中文译文的国际阶段对申请的修改，中国国家知识产权局将不予考虑。