企业专利侵权之应对策略

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企业专利侵权之应对策略

—从SigmaTel与珠海矩力专利纠纷案分析美国337条款

周兴芳律师福建名仕律师事务所本文完成于2007年03月

任何一个企业，如果需要长期立足于社会，就必然涉及到知识产权问题，一个企业要想在更大程度上参与国际间的竞争，就必须更多地依靠和运用知识产权来保护自己。作为中国最重要贸易伙伴的美国，对我国企业惯用的手法是利用反倾销诉讼等措施。近年来，随着我国出口产品开始向技术密集型产品转型，美国337条款已经成为一种更严厉的打击手段开始出现。SigmaTel与珠海炬力专利纠纷案就是一典型案例。

一、案件的基本事实

2005年1月4日，SigmaTel向美国德州奥斯汀市联邦法院提起诉讼，状告中国企业珠海炬力（Actions Semiconductor）侵犯了有关便携式MP3播放器用系统级芯片（SOC）控制器的数项专利（分别是6137279号专利、6366522号专利、6633187号专利），请求法院禁止那些使用珠海炬力主控芯片的MP3播放器出口到美国。

3月14日，SigmaTel又向美国国际贸易委员会（ITC）提起诉讼，对珠海炬力进行投诉，并停止了在德州法院的诉讼。SigmaTel的诉讼请求：一是请求法庭禁止那些使用了珠海炬力芯片的产品出口到美国；二是请求法庭裁决珠海炬力赔偿经济损失；三是请求法庭禁止珠海炬力在美国设计、制造和销售侵权芯片；四是请求ITC利用337条款对珠海炬力进行其他制裁。诉讼状中，SigmaTel的事实与理由是：SigmaTel之前已进行详细调查并与炬力的技术进行对比发现炬力侵犯SigmaTel的多项专利，侵犯其有关便携式MP3播放器用系统级芯片SOC控制器源保护，以及系统芯片启动序列。虽然，炬力已向第三者支付了版权费，但并不包括半导体芯片的功能，因此，请求裁决颁布排除令，并要求炬力赔偿损失。4月13日，ITC发表了接受SigmaTel的337调查声明，并要求炬力在20天内回应。

珠海炬力随后作出了反应，其代理机构Finnegan Henderson律师事务所对上述SigmaTel 专利进行调查，通过专利文献、出版物、销售图册等方式审查该专利是否具有专利权，是否具备实用性、新颖性和创造性，专利权是否超过了有效期、是否使用了SigmaTel专利的全部技术要素。经调查，发现SigmaTel的《Adjustable power control module and applications therelf》（6137279号专利）不具备申请专利的条件，应当被撤销，并提出了许多异议。SigmaTel由于害怕6137279号专利被申请宣告无效，于是向ITC申请停止并撤销第6137279号专利的侵权调查。12月ITC同意了原告SigmaTel的申请。

2006年3月21日早晨，美国国际贸易委员会主审法官作出初步裁决，珠海炬力几个数字芯片产品侵犯了SigmaTel的6366522号专利和6633187号专利并建议作出排除令。随后不久，做出救济措施的建议方案，提交ITC的委员审议。ITC将在6月19日作出终局裁定。就终局裁定，美国总统拥有最终决定权，有权在60天内做出维持或者否决的决定。

二、所涉及的法律问题—337条款

337条款是美国1930年关税法中的第337条。根据乌拉圭回合协议而修正的美国《1930年关税法》第337条的规定，如果任何进口活动存在不公平行为，并且对美国产业可能造成抑制和垄断，美国国际贸易委员会就可以应美国国内产业的申请，进行调查。337条款的保护范围包括在美国合法存在并可执行的专利、版权、注册商标以及电路模板设计（集成电路布图设计）等。其目的就是以国内法为依据，用来反对进口贸易中的不公平竞争行为，特别是为了保护美国的知识产权的权益不受侵犯，通过采取单方面制裁，以保护美国商业利益。因此，337条款主要是针对进口贸易中不公平的竞争（主要是知识产权侵权），采取的一种措施。

337条款将美国进口中的不正当贸易分为两类：一类是一般不正当贸易，指所有人、进口商或承销商将产品进口到美国或进口后销售过程中的不正当竞争行为。其构成必须满足三个条件：一是有不正当行为，二是美国存在相关行业或该行业正在建立过程中，三是其损害达到一定程度；另一类是有关知识产权的不正当贸易，指所有人、进口商或承销商向美国出口、销售属于侵犯了美国法律保护的版权、专利权、商标权、集成电路布图设计权和设计方案权的产品的行为。其构成条件：一是有关知识产权的不正当贸易行为，二是美国存在与该相关的行业或正在建立该行业。

美国或外国的受害人遇到不正当贸易时，可以采取双重救济方式，可向ITC申诉，也可以向联邦地区法院起诉。但申请人向委员会请求发起调查30日内，联邦地区法院应被诉人请求可中止案件审理。到ITC做出最后裁决后再行审理，委员会的记录可作为证据使用。下面介绍337条款的调查程序。

（一）起诉

起诉方必须具备一定的条件。一是证明被诉方有不正当行为存在（证明自己是合法的知识产权的拥有者或独占使用者；进口产品有侵犯上述知识产权的可能）；二是证明存在这样的国内产业，同时必须证明该产业的产品正在被上述的知识产权所保护（律师称为“经济因素标准”）和该产品对涉案的知识产权进行实质性的利用（律师称为“技术因素标准”）

（二）受理

作为准司法机构，ITC立案要求比一般法院形式审理的要求更严格。起诉方提交起诉书后，ITC将在30日内做出是否立案的决定，在此期间，ITC有权要求起诉方无限制地补充证据，以达到符合立案的要求（ITC不受理的情况很少发生）。ITC将申诉状副本送达被告后，被告应在20日日内对每项指控作出书面答复。如果被告届时不作出答复，也不参加听证会，ITC可认定侵权事实成立并作出缺席判决。对于不需要证明国内工业损害的侵权案件，ITC在调查开始后90天内，可应申诉人的申请，在后者交纳保证金的前提下发出临时排除进口令。

（三）听证程序

在正式的听证程序之前，也就是在立案后的1至2个月内，ITC会安排证据揭示和实体审理的预备会议，而正式的听证会将在立案后的7至8个月，特殊情况下可以延长。

（四）初裁

初裁程序由行政法官主持进行，一般是在立案后的9个月，主审法官根据听证会记录及相关事实证据做出初裁决定，并提交ICT委员会审议。

（五）终裁

ITC可对初裁决定做维持、撤销、修改的决定，也可要求行政审法官继续审查。如果初裁通过，公布之后就成为终裁，有关调查也就结束。此外，337条款承认被诉方的反诉权，被诉方如反诉，该反诉将会移交到对同案有管辖权的地区法院审理。

（六）上诉