投融资、并购中的知识产权整体服务方案

投资、并购中的知识产权整体服务方案

——何兵于2016.4.18

一、工作背景

因对知识产权投融资、知识产权价值评估等业务领域的兴趣，我于2016年4月14日拜访了XXXX知识产权研究院周总，双方就知识产权行业现状与发展前景进行了交流，并就企业投资并购中的知识产权问题需求、市场机会点、行业竞争状况进行了一番探讨，针对周总提出的以下两个问题，我草拟出一个整体解决方案，以供双方进一步商榷，并期冀XXXX知识产权运营公司推出符合市场需求、拥有商业价值、具备操作可行性的知识产权服务产品方案。

1、创业投资中，假设投资人对被投资方进行股权投资，获得大概10-20%的股权，则，在尽调、投资、投后中应该注意哪些知识产权问题。

2、上市公司并购创新型企业，获取创新型企业的控股权，则，在并购前、并购时、并购完成并经营时，应该注意哪些知识产权问题。

二、相关案例

大众收购劳斯莱斯忽视商标确权，花费7亿美金却不能使用劳斯莱斯品牌执行知识产权尽职调查的重要性在1998年大众收购劳斯莱斯一案中体现的淋漓尽致。在从维克尔斯公司（Vickers)收购劳斯莱斯和宾利之前，因为大众疏于确认部分知识产权资产的所有权，导致虽然大众为购买轿车及其设计和生产设备支付了高达7亿美元的并购金，但在并购完成之后，大众仍无法在其自制的新型豪华车上使用劳斯莱斯商标；然而，宝马却仅花了6500美元就从劳斯莱斯商标的实际所有人（劳斯莱斯股份有限公司）处购得了劳斯莱斯商标。

北大医药并购一体医疗遭遇专利侵权诉讼，支付2600万获得专利许可

2014年6月18日，北大医药公告并购深圳一体医疗100%股权，标的资产预估值约14亿元。7月15日，福瑞股份公告称，向深圳市中级人民法院起诉一体医疗产品侵犯专利，据称深圳中院已受理该案。一般而言，证监会并购重组委审核时，对有法律纠纷的项目都会暂缓审核、并要其说明问题。福瑞股份与一体

医疗一直处于专利口水战中，但一直未有实质行动。而福瑞股份为何选择在北大医药并购的关键时间节点采取法律手段维权，显然用意颇深。

7月30日，福瑞股份与北大医药拟并购公司一体医疗的专利纠纷和解告终。双方昨日晚间公告称，已达成和解协议，由一体医疗股东一体集团一次性向福瑞股份支付医疗专利许可费2600万，福瑞股份将许可一体医疗在中国大陆使用Fibroscan 7项专利技术。对于北大医药而言，选择和解从侧面证明一体医疗此前确实存在专利侵权事实，但同时也为公司并购一体医疗扫清障碍。

深圳赛百诺公司引入投资，专利权属纠纷官司打了八年

由深圳起步的世界首个获批上市基因治疗药物“今又生”所依托的专利技术权属问题，让深圳市赛百诺基因技术有限公司和其技术负责人彭朝晖对簿公堂8年。据了解，1998年初，彭朝晖在深圳成立赛百诺公司，主导了“重组腺病毒-p53抗癌注射液”（以下简称p53）的工艺优化、临床试验工作，在发展过程中，彭朝晖引入了投资方，但p53相关专利权属却成为彭朝晖和投资方的争议焦点。

2008年，赛百诺向深圳市中院起诉称，“病毒载体与人肿瘤抑制基因的重组体及其应用”为彭朝晖等人的职务发明，但彭朝晖等人擅自将专利登记在自己名下。因此，赛百诺提出，彭朝晖等人的行为已经构成侵占赛百诺知识产权，并请求法院判决，确认赛百诺为“病毒载体与人肿瘤抑制基因的重组体及其应用”等五项专利的专利权人、国际专利申请人或国际专利权人。专利纠纷案从深圳市中院的一审到广东省高院的二审。市中院2010年一审判决，彭朝晖败诉；2012年，省高院驳回彭朝晖上诉，维持原判判决。彭朝晖为此向广东省高检申请抗诉，省高检依法定程序提请最高检抗诉，最高检审结后向最高法抗诉，认为原审判决的认定缺乏证据证明，裁定中止原判执行，指令广东省高院再审。2015年月6月，广东省高级人民法院作出终审判决，涉案五个发明专利权归属于赛百诺。

(备注：在调查分析被投资方/被并购方的知识产权情况时，均需考虑其子公司、分公司、关联公司、控股公司、母公司等的相关情况。)

三、知识产权业务分析

企业投资、并购中涉及的知识产权业务主要包括：

1、知识产权尽职调查

（1）被投资方/被并购方的知识产权资产清单，含专利、商标、著作权、技术秘密、域名、商号等，列明权利人、权利状态（含未申报的、正在申请中的、已授权的、已失效的等）、有效期、实施和使用状况、与公司产品技术之间的关系等。（2）重要知识产权资产的识别及其与并购标的之间的关联性情况。

（3）被投资方/被并购方知识产权转让、授权许可、质押、中止保全的情况。（4）被投资方/被并购方知识产权购买、受让、获得许可、获得质权的情况。（5）被投资方/被并购方收到知识产权警告函、已发生知识产权纠纷的情况。（6）被投资方/被并购方的同行、供应商、经销商、客户等收到知识产权警告函、已发生知识产权纠纷情况。

（7）被投资方/被并购方的知识产权保护、知识产权管理制度制定及实施情况。（8）被投资方/被并购方在各个经营环节中的知识产权风险预防和管控情况。（9）被投资方/被并购方在各个职能部门中的知识产权管理情况。

2、知识产权风险评估与控制

（1）知识产权权属冲突风险

（2）产品技术来源的知识产权风险

（3）独立开发环节中的知识产权风险

（4）委托开发、合作开发、受托开发中的知识产权风险

（5）原材料、零部件、组装件等采购环节的知识产权风险

（6）生产设备、生产工艺的知识产权风险

（7）委托加工、来料加工、贴牌生产等对外协作中的知识产权风险

（8）办公设备、办公软件的知识产权风险

（9）产品宣传、展览、上市销售环节的知识产权风险

（10）产品进出口、海外市场的知识产权风险

（11）境外投资目的地的知识产权法律、政策以及执行情况的风险

3、知识产权价值评估与交易

（1）重要知识产权资产的识别

（2）相关专利申请、专利权的价值评估