技术问题答案搜索法

“技术问题答案搜索法”

在我公司作为发明专利被驳回后是否复审的判断标准，也作为判断审查意见是否正确的秘密武器，一段时间以来，一直做为公司的独门绝技密而不宣。

前不久，国家专利局某部审查部长前来深圳调研，听取我市企业对创造性评判中现有技术的结合启示的意见和建议，其中在其调查问卷中提到：“关于创造性评判中的现有技术的结合启示，现有规定存在不足和问题，尤其是多篇现有技术结合时对于“技术手段所起作用相同”的要求中，“作用”的内涵和相关的限制条件等方面均缺乏相应解释。”可见，创造性判断三步法中的第（3）步，尤其是其中的第（iii）点，即使对于官方资深人员而言，也是一个难点。

另一方面，在专利代理实践工作中，有很多专利代理人在收到审查意见通知中出现“所述区别特征为公知常识”、“所述区别特征为另一份对比文件中批露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同”的语句时，常常会束手无策。因此，我觉得有必要在此分享一下我们的“技术问题答案搜索法”，该方法最大限度地减少了主观性，使判断结果客观而具有说服力，无论用于判断是否复审还是用于和审查员争辩，均能产生出其不意的说服效果。

“技术问题答案搜索法”非常简单，其做法如下：在三步法中第（2）步确定了技术问题之后，在第（3）步判断是否有启示时，优先搜索在第（2）步中所确定的技术问题及其答案，而不是去搜索相应区别技术特征；如果搜索该技术问题时，得到了与本发明相同或相似的答案，则应判断有启示；否则，没有直接启示。当然，由于发明实际解决的技术问题是据该区别特征所能达到的技术效果来确定的，也可以直接搜索相关技术效果。

上述做法非常简单到令人难以置信，但用这种方法来判断创造性，其准确率之高，也同样高到令人难以置信。这是为什么呢？现试分析原因如下：

1、发明专利创造性审查中最容易遇到的错误就是“事后诸葛亮”（国外称为“后见之明”hindsight）。为此，需要把时间回调到专利申请日当天及之前。在专利申请日当天及之前，本领域的普通技术人员在遇到该技术问题后会怎么办呢？它要查找这个问题的解决方案的话，会怎么检索呢？他检索的关键词会是什么呢？答案当然是：他检索的关键词一定只与这个技术问题有关，而不是与该区别技术特征有关，因为在当时这个区别技术特征还没有提出来！作为一个没有创造能力的普通技术人员，他不可能想到这个区别技术特征本身，更不会用这个区别技术特征当关键词来进行检索。而审查员呢？他又什么会用这个区别技术特征当关键词来进行检索？很明显，他是看了这个专利申请文件之后受到启发才知道这个关键词的。

因此，用这个区别技术特征当关键词来进行检索并且在检索到相关技术特征后不核实该技术特征是否所能达相应的技术效果、是否能解决发明实际解决的技术问题，其实就可能已犯了“事后诸葛亮”的错误了。

2、对于一件有创造性的发明专利而言，在专利申请日当天及之前，除本发明外，现有技术中应当没有任何一个文献中同时记载了该技术问题和用该区别技术特征解决该技术问题的技术方案，但该区别技术特征本身却有可能有大量记载。所以，如果用这个区别技术特征当关键词来进行检索，大多数情况下会检索到大量的对比文件。在很多情况下，审查员凭主观判断，认为在某些提到了该区别技术特征的对比文件中，虽然没有明确提到该技术问题，但该区别技术特征客观上起到了相同的作用，从而做出了“该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同”的结论。那么，这种结论能成立吗？根据我们的实际经验，在这种情况下，90%以上都存在着审查员判断偏差问题(另外的10%是因为出现了间接启示，在应用“技术问题答案搜索法”时，在没有直接启示的情况下，应当继续再判断是否有间接启示)。为什么呢？这个原因要从统计学上来解释。

资深审查员和专利代理人都明白，有大量的专利文件都存在一个现象，即：文件中公开了大量的技术特征，但并不是对每个技术特征都详细说明了它解决了什么技术问题，因此很多人就会觉得审查员的所谓“虽然没有明确提到该技术问题，但该区别技术特征客观上起到了相同的作用”似乎是成立的。但是，审查员所检索的是全球几百万件专利数据库和几十种期刊数据库，如果本专利申请真的没创造性，那么即使在一篇或多篇文献中没有同时记载该技术问题和用该区别技术特征，始终总会有一篇文献会同时记载二者的。如果全部文献都是只记载技术特征而未记载技术问题，则可以肯定该技术特征还没有被用于解决该技术问题！这就是局部和整体的区别。审查意见通知中虽然只列举了其中一篇或数篇对比文件，但它代表的却是整个文献库。如果这些对比文件中没有公开，那我们就推定为整个文献库中没有公开，而这正是创造性的体现。因此，审查员的上述说法不能成立。

事实上，只要审查员说“对比文件中，虽然没有明确提到该技术问题，但该区别技术特征客观上起到了相同的作用……”，那么就几乎可以肯定审查员犯了某个错误，我们甚至可以把这句话当成我们是否提起复审的标志。审查员越是说“客观上”，其实他就越主观。因为，在人类几百万件专利库中都找不到记载，那说明什么？那说明，要么是审查员主观臆断，要么是虽然客观上确实起取了相同的作用，但本领域的普通技术人员并没有认识到这个作用。不管是哪种情况，都说明本发明是有创造性的。例如，假定人们发现阿斯匹林的第一用途为

止痛，之后有人发明了用阿斯匹林治疗心脏病的药并申请了专利，审查员是否可以检索出用于止痛的阿斯匹林对比文献，并且说“在对比文献中虽然没有明确提到阿斯匹林可以用于治疗心脏病，但阿斯匹林客观上起到了治疗心脏病的作用”？

3、是不是找到一篇或多篇文献中同时记载该技术问题和用该区别技术特征就证明本申请没有创造性呢？也不尽然，有时我们会发现一个明显有创造性的发明专利申请，用“技术问题答案搜索法”也能找到对比文件，这是怎么回事呢？原来，这是在第（2）步确定本发明实际所解决的技术问题时出了差错，把技术问题确定成该区别技术特征所单独能解决的技术问题，而不是与本发明的其他技术特征相结合去解决一个更大的技术问题。下面举例来说明：就用欧专局的一个典型案例来说吧。在该案中，把啤酒瓶做成褐色，解决了啤酒保鲜问题，在现有技术中检索到不相应的启示，因而该发明有创造性。但如果把“啤酒瓶做成褐色”所解决的技术问题确定为“减少光线透射”，则就会检索出大量的对文件，造成“该发明没有创造性”的错误判断。

4、由此可见，专利创造性判断三步法中的第（2）步是非常重要的。既然如此重要，如果在第（3）步判断是否有启示时不利用第（2）步的结果，那是多么的可惜？那么，在第（3）步中如何利用第（2）步中所得到的结果呢？《审查指南》没有明确说明。但《审查指南》中明确规定，所谓“所起的作用相同”，是指“该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同”，这至少说明，判断作用是否相同是必须要考察其所解决的技术问题的。本人所提出的“技术问题答案搜索法”解决了第（2）步的结果在第（3）中如何用的问题，它体现了审查指南的思路，但比审查指南中的规定更清楚、更可行，而且它不违反审查指南的规定，结果也更客观，更易判断。

5、从贡献论的角度来看，“技术问题答案搜索法”也非常合理。专利法鼓励发明创造、保护发明创造专利权，是由于发明人对社会做出了技术贡献。如果在本专利申请提出之前，没有任何一个文献指出解决该技术问题可以用本发明所用到的这个技术特征，那么，本领域的普通技术人员遇到这个问题的时候应当是束手无策的，因为我们已假定他没有创造能力，他利用检索的办法也检不出任何答案。但自从本发明提出后，本领域的普通技术人就可以根据本专利申请中所给出的提示，采用相应的技术特征来解决相应的技术问题了。如果把专利的期刊文献库看出是人类的一个知识库的话，本专利申请又为人类的知识库增添了一条记录。因而，发明人对社会是做出了技术贡献的。如果在这种情况下不给予专利保护，这是不符合专利法的精神的。

当然，在创造性判断三步法的第（3）步中真正要判断的是“本领域的技术人员从该对比文件中记载的内容是否能够得知该技术效果”，而不仅仅是对该技术效果是否有明确的书面记载。因此，应当承认间接启示的存在。否则，就陷入僵化应用“技术问题答案搜索法”的危险。例如：当多篇文献结合或一篇文献与公知常识结合才能给出启示时，可以理解为间接启示。

本人在上述调研座谈会上已向与会者介绍了此“技术问题答案搜索法”，并建议进行进一步研究，考察将其直接写入审查指南的可能性。尽管现在还不可能把“技术问题答案搜索法”直接写在审查指南中，但由于其在实践中的高度准确性，值得大家借鉴采纳，以便在收到审查意见通知书时快速找到可争辩点，在收到因创造性导致的驳回通知时，能快速判断是否值得提起复审。

以下下是发明专利创造性判断的技术问题搜索法问题解答

1、用“技术问题搜索法”时如何理解“所属技术领域的技术人员”这一概念？

答：准确理解“本领域技术人员”的定义是判断创造性的基础。所以，我们要看看这个假设的“人”具有什么样的知识和能力。

首先，他知道本领域中所有的现有技术；这个“现有技术”主要指通过专利文献、期刊杂志、公开使用等形式传播的技术。

第二，他知道本领域所有的普通技术知识，其中包括：（1）公知常识，主要指从教科书、工具书中得到的知识；（2）本领域所存在的公知的技术问题；（3）本领域解决公知技术问题的公知技术手段；（4）本领域公知的技术手段所具有的公知的技术效果；（5）本领域公知的用途；（6）本领域公知的功能。这些都是他的背景知识。

第三，他具有应用常规实验手段的能力。

第四，他可以做合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验。

这个假设的“人”所表明的是本领域缺乏创造能力的技术人员的真实客观情况：一个缺乏创造能力而又掌握了本领域技术知识（包括普通技术知识、现有技术和常规实验能力）的人，在遇到一个技术问题的时候，他解决这一问题的第一反应，当然是去他所拥有的知识库中搜索（也包括在他大脑中搜索），而他搜索时用的“关键词”，当然是这个技术问题本身。当用这个技术问题搜不到结果时，他自然会想到用相近的技术问题去搜索。这就是“技术问题搜索法”所模拟演练的技术问题解决过程。

由于这个假设的“人”知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，这个“人”能够从公知常识或他的背景知识中自动获得启示，而不需要对比文件中有明确记载。这样看来，这个假设的“人”也是有一定的创造能力的。因为，只要得到启示，他就能将现有技术进行结合，而结合就是一种创造。而当这个启示是来自于他自己时，实际上他就在创造。《审查指南》说他不具有创造能力，是说他在没有启示的情况下不具有创造的能力，与此并不矛盾。

了简便起见，从中选取最接近的一篇。这样，在我们答通时，如果能证明与这篇现有技术相比本发明有创造性，则本发明应当有创造。这里有一个假设：与最接近的相比都有足够多的“进化”的话，那么与其他的相比就更有进化了。

2、用“技术问题搜索法”时，当对比文件中出现了与本发明中某个技术特征貌似的技术特征时，如何确定现有技中的该技术特征是不是本发明的相应技术特征（或至少与其相等同）呢？

答：应当参照专利侵权中“等同原则”的判断原则,根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(2001)规定：“等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”,因此，我们要判断的是该特征在现有技术中的功能和效果是否与在本发明中基本相同（简称“功能效果法”）。

这样一来，就需要了解本发明的技术特征与对比文件中的技术特征各自的功能和效果。通常

这是没有问题的。但当在本发明或对比文件中只列举了该特征但并没有告知其功能和效果的情况下，要从整体上理解其功能和效果，以本领域的技术人员从对比文件中所记载的内容能够得知的技术效果为准（简称“能够得知法”）。这是因为，《审查指南》中明确规定，“发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可”，那么，相应地，对现有技术理解也理当对等，只要本领域的技术人员从对比文件中所记载的内容能够得知的技术效果，都可以作为现有技术中已公开的技术效果来看待，相反，如果是不能够得知的效果，则不能视为是现有技术中已公开的效果。

答通时我们应当注意，要想获得与审查员所划定的区别技术特征不同的技术特征，有两种方法，一种是修改权利要求，另外一种就是根据上述“功能效果法”和“能够得知法”，指出审查员认为已被对比文件公开的某个技术特其实并没有被对比文件公开，它其实是一个区别技术特征。

3、“技术问题搜索法”在确定“实际所解决的技术问题”时应注意什么？

答：由于“实际所解决的技术问题”是以区别技术特征和其技术效果作为重新确定技术问题的基础的，因此，先要正确确定区别技术特征和其技术效果。在此过程中，要注意防止几大迷惑：防止“技术效果的多样性”迷惑、防止“技术效果的多层次性”迷惑、防止“技术效果的概括度”迷惑。分别见问题8、9、12。

4、用“技术问题搜索法”时如何哪几种情况下可认为现有技术中有启示？

答：《审查指南2010》中给出了现有技术存在技术启示的三种情况，而在《审查操作规程》中又补充了两种情况:

第一种情况是：“需要本领域技术人员通过公知的变化或利用公知的原理对对比文件中已经披露的不同于发明区别技术特征的技术手段进行改型，然后应用于最接近的现有技术以获得该发明，且效果可以预期”。

“技术问题答案搜索法”认为，该种情况仅适用于技术效果或技术问题已披露或已公知的情形，或者至少本领域技术人员从该对比文件的记载中能够得知该技术效果的情形，否则，在既不能得知该技术效果、技术特征又不同的情况下就认定有启示的话，就会造成此项规程的

滥用，从而导致造成创造性判断无规则可循的后果。

第二种情况是：“现有技术中没有教导，但出于解决本领域中公认的问题或满足本领域普遍存在的需求的目的，使得本领域技术人员有动机及能够采用已知技术手段对最接近的现有技术进行改进而获得发明，并可以预期其效果”。

对于这一条的理解，我们认为，这里涉及到对“本领域技术人员”这一假设的“人”的能力的理解的问题，既然他具有该技术领域所有的普通技术知识，他应该知道该领域中客观存在的那些公认的问题或满足本领域普遍存在的需求，因为这些也是普通技术知识的范畴。根据《审查操作规程》，这类普通技术知识可以充当动机，因此，我们把此类知识称为“动机类知识”。“动机类知识”是公知常识的一种。

以上是官方说法，按“技术问题答案搜索法”，有以下几种情况可认为现有技术中有启示：1）、对比文件中同时出现了区别技术特征和技术效果（或技术问题），并且没有结合的技术困难，也没有限制结合的条件；

2）对比文件中提到了该区别技术特征，没有提及其技术效果或技术问题，但本领域的技术人员从该对比文件所记载的内容可以得知该技术效果；或者，

3）对比文件中提到了该技术效果或技术问题，没有提及区别技术特征，但提到了与该区别技术特征相似的技术特征，该相似技术特征与本发明的相应技术特征等同；

4）对比文件中既没有提到该区别技术特征，也没有提及其技术效果，但本领域技术人员既有“动机类知识”又有公知常识类知识，二者结合造成启示。

5、当“三步法”和“预料不到的技术效果法”之间出现矛盾时，以哪个为准呢？

答：利用“技术问题答案搜索法”分析并通过对一定数量的案例的验证后，我们发现，上述矛盾在多数情况下实际上是不存在的。这是因为，既然“三步法”已证明本发明是显而易见的，那么，根据“技术问题答案搜索法”，我们可以肯定本发明不但具有“意料不到的技术效果”（效果A），也具有“能预料到的技术效果”（效果B），那么，是什么科学现象造成实现效果A的技术方案S1和实现效果B的技术方案S2是相同的技术方案呢？答案时，这种疑似存在的“科学现象”多数情况下并不存在！实际存在的情况多数是以下两种：第一种是，实现效果A的技术方案S1和实现效果B的技术方案S2实际上并不是完全相同的技术方案,这是由于技术效果的多样性造成的，而审查员或/和申请人没有发现这一点；第二种是，申请人夸大了技术效果。

针对上述第一种情况，实现效果A的技术方案S1和实现B的技术方案S2是两个不同的技术

方案，二者之间有一个交集，在交集中的技术方案是既能实现效果A又能实现效果B的技术方案S3。如果本发明撰写成要求保护实现效果B的技术方案S2，那么根据“三步法”判断，可以肯定本发明没有创造性；如果如果本发明撰写成要求保护实现效果A的技术方案S1，那么根据“意料不到的技术效果法”判断，可以确定本发明有创造性；如果本发明撰写成要求保护交集中的技术方案S3，则本发明也有创造性，因为它是S1的子集。上述三种情况都未出现矛盾。如果审查员的结论是对的，那么大致可以肯定是申请人把要求保护的技术方案写成了S2，此时如果申请人不修改权利要求书，则该申请会被驳回。

针对上述第二种情况，如果审查员有理由怀疑，可以要求申请人举证证明。如果“意料不到的技术效果”必须依赖实验数据来证明而申请文件中又没有公开实验数据，则可以驳回该申请。

只有少数情况下会出现第三种情况，这是一种独特情况：当实现效果A的技术方案S1和实现B的技术方案S2是完全相同的两个方案时，即S1=S2时，是因为出现了欧专局所说的“单行道情形”。这种情形也是应该驳回的情形。

那么，该如何答辩呢？答辩的方法就是消除上述矛盾，消除的方法，就是修改权利要求书，把要求保护的技术方案限定为S1或S3，并告诉审查员此技术方案与S2的区别。即：当“三步法”和“预料不到的技术效果法”的判断结果出现矛盾时，我们有两种处理方式可选择：（1）修改我们的技术方案，使其全部保护范围内的技术方案均能产生预料不到的技术方案，并告诉审查员：他原先审查时所依据的权利要求中的技术方案中，既包含了能产生意料不到的技术效果的部分，也包含了只能产生意料到的技术效果的部分，而我们修改后的权利要求中的技术方案全部范围内都能产生意料不到的技术效果，两者是不同的技术方案。

权利要求修改的方式包括：增加技术特征限定、增加技术效果限定、增加功能限定、增加用途限定、增加技术领域限定，等等。

（2）如果我们强调预料不到的技术效果所针对的技术方案已经与审查员在采用三步法时所理解的技术方案不同时，直接告诉审查员这种不同，特别指出被审查员所忽略的区别技术特征，并且说明，用审查员所确定的技术问题，并不必然能导致本发明的技术方案，它还有可能导致一些只能产生意料到的技术效果的部分（这一部分是不包含被审查员所忽略的那些区别技术特征的，因此它们不属于本发明的保护范围），因此现有技术没有启示。

由于《审查操作规程》已规定：“仅以预料不到的技术效果作为发明具备创造性的依据时，请求保护的发明应当仅限于产生“预料不到的技术效果”的技术方案。如果请求保护的技术方案所产生的技术效果还包括“预料到的技术效果”，这样的权利要求仍然被认为不具备创

造性”，因此，出现这种情况时，我们再强调意料不到的技术效果是徒劳的。

6、用“技术问题搜索法”时如何处理技术效果的多层次性？

答：“技术效果的多层次性”是指，同一技术特征的技术效果，可以表述为由浅入深的一系列不同的技术效果。比如：采用特定的光纤包皮->阻止氢的析出->防止光纤被腐蚀，其中“阻止氢的析出”就是比“防止光纤被腐蚀”层次浅的技术效果。

这里所说的“最深层次”并不意味着是“最艰深难懂”。比如，在“阻析氢”案例中，采用特定的光纤外包皮是为了阻止氢的析出，阻止氢的析出又是为了防止光纤被腐蚀，那么，“防止光纤被腐蚀”是最深层次的技术效果，但中间效果“阻止氢的析出”却更艰深难懂。事实上，“最深层次的技术效果”是指离因果链上最初起因最远的那个效果。由于在因果链上每一个原因要产生下一个结果都会依赖一定的技术条件，因此，越是深层次的技术效果就越需要更多的技术环境的支持，因而也就越难得到启示。

要想正确处理技术效果的多层次性，就需要我们在专利撰写和答通时一定要刨根问底，找到最深层次的技术效果，这样才能有更大的胜算，因为浅表层次的技术效果往往意味着对发明本质没有真正掌握，而且浅表层次的技术效果往往比较容易在现有技术中找到启示。

注意：这里说的“技术效果的多层次性”不同于我们在其他练习题中所说的“技术问题的多样性”，需要仔细区分。

7、用“技术问题搜索法”时如何处理技术效果的概括度问题？

答：技术效果的概括度问题是指：同一个技术效果，可以用下位词、中位词、上述词来描述，用不同位次的词，就有不同的概括性。其对创造性评价会产生重要影响。一般而言，我们要尽量用下位词而不要用中位词和上位词。

审阅时，当发现申请文件中、审查意见中、意见陈述书中、复审请求书中、无效请求书中、以及复审或无效答辩书中，为本发明或者对比文件确定了一个很概括的技术效果/技术问题时，要高度警惕，此处可能存在着陷阱和失误的风险。遇到此种情况，我们要打破砂锅问到底，找出最下位的、具体的技术效果/技术问题。

比如：审查员为本申请确定的实际解决的技术问题是“为了得到化学性能更好的药品”，则我们要问：是什么性能更好了？这样一问，我们可能会发现，原来是“化学稳定性提高了”，那么，我们就可以更正审查员所确定的本发明实际所解决的技术问题为“为了得到化学稳定性更好的药品”，所解决的技术问题一更正，“三步法”中的第三步的结论很可能也就跟着

更正了。

8、用“技术问题搜索法”时如何判断创造性时有没有一个普适的准则？

答：有，就是模拟演练本领域的技术人员在申请日或优先权日前发现和解决本领域的技术问题的实际过程。

各国专利法设定“本领域的技术人员”这个假设的“人”的目的，都是为了保证创造性审查的客观性，因此，“模拟演练法”是有理论依据的，也是唯一准确的方法。此方法保证判断创造性既不是由发明人来判断，也不是由对比文件的作者来判断，更不是由审查员或专利代理人来判断，避免了因各自的主观性所引起的无谓的争论。

对发明的创造性问题虽然历来都争论不休，但大家都认为一定存在而且也必须要存在一个客观的答案，实践中谁能洞悉问题的根本，找到这一客观答案，谁就是赢家。

“技术问题答案搜索法”的实质就在于模拟演练本领域的技术人员发现和解决本领域技术问题的实际过程。这就是“技术问题答案搜索法”能够获得高度准确性的秘密所在。

9、用“技术问题搜索法”时如何看待仅以附图公开的对比文件？

答：做为一个总的原则，只要本领域的技术人员从对比文件中所记载的内容能够得知的技术效果，都可以作为现有技术中已公开的技术效果来看待，相反，如果是不能够得知的效果，则不能视为是现有技术中已公开的效果。不管是附图公开还是文字公开都是如此。

但要注意的是，根据“技术问题答案搜索法”我们可知，仅通过附图公开本发明的区别技术特征的现有技术应当来自于相同的技术领域，否则就会出现“事后诸葛亮”的情形。这是因为，附图中没有文字，是不能进行检索的。本领域的技术人员在本发明申请日前不可能跨领域去一篇一篇查图来寻找本发明的区别技术特征的，因为在当时这个区别技术特征还不为本领域的技术人员所知晓可用于解决本发明实际解决的技术问题。而如果没有跨领域，则由于本领域技术人员这个假设的“人”的头脑中存储有这张图片，因而他可以不用检索而直接得到这张图片。

10、用“技术问题搜索法”时如何什么情况下认为有间接启示？

答：当多篇文献结合或一篇文献与公知常识结合才能给出启示时，可以理解为间接启示。“技术问题答案搜索法”在创造性判断三步法的第（3）步中要判断的是“本领域的技术人员从该对比文件中记载的内容是否能够得知该技术效果”，而不仅仅是对该技术效果是否有

明确的书面记载。因此，应当承认间接启示的存在。否则，就陷入僵化应用“技术问题答案搜索法”的危险。

在判断现有技术是否有启示时，不一定要囿于一篇对比文件，审查员有可能将多篇对比文件相结合，或者将对比文件与公知常识相结合，从而产生间接启示或暗示。这也是《审查指南》上说“要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示”，其中加上“整体上”三个字的原因之一。

“技术问题答案搜索法”的实质在于模拟演练本领域的技术人员发现和解决本领域技术问题的实际过程。因此，要想正确运用此方法，必须要准确理解这个“本领域的技术人员”。见问题1解答：这个假定的“人”具有如下一些背景知识：（1）公知常识，主要指从教科书、工具书中得到的知识；（2）本领域所存在的公知的技术问题；（3）本领域解决公知技术问题的公知技术手段；（4）本领域公知的技术手段所具有的公知的技术效果；（5）本领域公知的用途；（6）本领域公知的功能。这些都是他的背景知识。

“技术问题答案搜索法”认为，间接启示必须依靠这些背景知识作为中介来实现。

11、用“技术问题搜索法”时如何处理技术效果的多样性？

答：技术效果的多样性是指，同一区别技术特征可能导致实现多种不同的技术效果。它所带来的问题主要是会导致“三步法”和“预料不到的技术效果法”之间出现矛盾。因此，对此问题可参看问题6的答案。

实践中，由于技术效果的多样性会造成一些混乱和陷阱，我们对此要提高警惕。事实上，由于技术效果的多样性普遍存在，因此，对于许多案件而言，都可以人为制造一个“三步法”和“预料不到的技术效果法”之间的矛盾，也可以人为制造“意料不到的技术效果”。对此我们不可不防：在答通时防止审查员利用次要技术效果来确定本发明实际所解决的技术问题，在无效中防止被请求方捏造或夸大意料不到的技术效果等。

由于技术效果的多样性普遍存在，正确处理本问题能解决大部分案件中的迷惑。

12、审查员以区别技术和特征是“公知常识”为由认为权利要求没有创造性时应该如何处理？

答：参见上述问题5，在对比文件中既没有提到该区别技术特征，也没有提及其技术效果，但本领域技术人员既有“动机类知识”又有公知常识类知识时，二者结合可以造成启示。因

此，审查员这样做理论上是允许的。如果我们要求审查员举证，审查员只需举两个证据，一个证据是本领域有某个教科书或工具书提到了该技术问题，另一个证据是某个教科书或工具书中提到了该技术特征。因此，要求他举证是徒劳的。

正确的做法是：想办法确定一个与审查员所确定的不同的技术问题，这样，审查员就又得重新评价。而要确定一个与审查员所确定的不同的技术问题，我们可以修改权利要求，可以重新确定区别技术特征，可以从技术效果的多样性、多层次性、概括度问题等方面寻找突破口。（新创友知识产权江耀纯，转载注明来源https://www.360docs.net/doc/96292082.html,/cn/bow-66.htm）