商标权的国际保护

中国放开进出口经营权后,商标,这块着陆市场的“软黄金”,是中国企业对外贸易的开路先锋,因此,及时对出口商品的商标进行国际注册,是增强出口企业内在的竞争力、拓展国际市场的重要组成部分。

本文结合我国新修改的《商标法》《商标法实施条例》和《马德里商标国际注册实施办法》(以下简称《实施办法》)的有关内容,针对我国许多经营者商标国际注册意识淡薄的现状,阐述商标权国际保护的原因,商标国际注册的法律价值、法律适用、法律效力以及具体办理程序等内容,以期提高中国商标权所有人进行商标国际注册的敏感度和实际操作水平。

一、对商标权进行国际保护的原因
商标权是商标所有人对其注册商标所享有的权利,是由商标管理机关依法授予商标所有人并受到国家保护的权利。

它是一个集合概念,其内容包括商标专用权、转让权、许可使用权、续展权等。

其中,商标专用权是核心,其他权利均由此派生。

通常意义的商标权就是商标专用权。

这一点,从我国新修改的《商标法》的相关内容中便可得知,《商标法》第三条规定:经商标局核准注册的商标为注册商标,商标注册人享有商标专用权。

商标权,即商标专用权的效力包括积极行使权和消极禁止权。

一方面,商标权人有权在核定的商品或服务上使用核准注册的商标;另一方面,有权禁止他人在相同或类似的商品或服务上使用与其注册商标相同或近似的商标。

换句话说,只有经注册的商标才享有商标权,不注册的商标只有行使权而无禁止权,他人如果注册反而要让渡商标使用权。

所谓商标抢注,是指将他人的商标在国内或国外的同类商品(服务)、不同类别的商品(服务)上抢先注册的行为。

抢注,虽然是不正当的竞争行为,却不是违法行为。

这是因为,尽管各国的商标法律制度各不相同,却有着相同的基本原则,即大多采取“注册在先”原则,即保护先注册商标的所有权,并没有直接限制商标抢注行为的法律规定,因为各国商标主管机关无法也不可能对某商标谁先使用谁后使用作出准确判断。

所以,商标所有人要享有排他性的商标专用权只有及时进行商标注册,无论是国内注册还是国际注册。

之所以需要国际注册,是因为与其他知识产权一样,商标权具有严格的地域性,即商标在某个国家注册,只在该国境内受到保护,一旦附有此商标的商品离开国境,要在其它国家取得法律上的保护,必须按该国法律的规定,在该国申请注册。

这一点,在《保护工业产权巴黎公约》(以下简称《巴黎公约》)第六条之一商标保护的独立性原则中得到了充分体现,“商标的申请和注册条件,在本联盟各国由其本国法律决定”。

“在本联盟一个国家正式注册的商标,与在本联盟其他国注册的商标,包括在原属国注册的商标在内,各不相关”[1]。

由此便产生商标权的国际保护问题。

中国企业在国内进行商标注册,只是在中国享有商标专有权,一旦产品出口到国外,首先应到进口国进行商标注册,否则商标不受该国法律的保
护。

然而,中国许多企业,甚至一些知名企业并未对进入国际市场的商品的商标进行国际注册,以获得商标专用权。

据统计,2002年公布的100多个出口美国、加拿大等国的中国名牌产品的商标有近50%没有在进口国注册;近80%没有在澳大利亚注册。

其中的原因,或是法律意识淡薄,或是不了解国际商标
注册程序,或是对自己的商标价值估量不够,等等,导致中国企业的商标在海外市场一再被抢注,部分企业只好缩小原有的市场,损失难以估量。

例如,“大白兔”奶糖商标在美国、英国、日本、菲律宾、印度尼西亚被抢注;“鹦鹉”手风琴商标和“英雄”金笔商标在日本被抢注;“大宝”化妆品商标在美国、英国、荷兰、比利时、卢森堡被抢注;“红星”二锅头商标在欧盟、瑞典、英国、爱尔兰、新西兰被抢注。

据不完全统计,目前我国产品在海外申请注册时近15 %遭遇抢注[2]。

可见,许多经营者的商标权国际保护意识严重滞后于我国对外贸易的发展态势,并且始终阻碍着中国企业进军国际市场的步伐。

名牌企业(始终是中国企业中的少数)的商标国际注册情况尚且如此,又何况国内一般企业?如前所述,从道德上讲,抢注固然遭
人谴责,从法律上说,抢注并不违法。

即使是针对驰名商标被抢注的问题,在《巴黎公约》第六条之二中有准予撤销的特别保护规定,但也是有条件的:一是从申请撤销的理由看,仅限于用于相同或类似商品上,对他人的驰名商标构成复制、仿制或翻译,易于产生混淆的商标。

非同类商品或服务上即使使用了完全相同的商标,也不遭禁止,除非该驰名商标已申请了“防御商标”保护。

二是从申请撤销的时间看,除恶意抢注外,一般应自注册之日起5年时间内提出。

可见,中国企业与其在自己的商标遭抢注后被动地花大成本进行抢救,不如主动出击,及时在他国申请注册。

这一点可从“他山之石”中得到启示。

一些国际知名企业相当重视商标国际注册,对商品正在或将要销售的国家、地区积极申请注册,取得商标权。

例如,世界驰名商标“可口可乐”“麦当劳”“柯达”“雀巢”“奔驰”“欧米茄”等均在150多个国家获准注册“松下”先后在180多个国家和地区相继注册了1.3万件商标;美国史克公司在120多个国家注册了2.5万件商标;英国“联合利华公司”在世界各国拥有注册商标达7万件,在中国注册的商标就超过了1 000件。

可见,中国经营者理性的态度是借鉴国际知名企业的经验,在开拓国际市场时,防患于未然,及时对商标进行国际注册,取得商标在贸易进口国的专用权。

只有这样,才能有效地防止他人抢注,取得产品合法销售权,避免无形资产在海外流失。

目前,进行商标国际注册的途径主要有两个:一是逐一进行商标国际注册,即由申请人跨越国境直接到希望取得商标保护的国家(或地区)逐一办理商标注册;二是按有关国际条约(协定)的规定,同时向一个或多个国家申请注册或者取得保护。

这种方式使得商标
国际注册和办理相关事宜像国内注册与办
理事宜一样方便、简单。

目前具有这些渠道的国家与地区有《国际注册马德里协定》及其《商标国际注册马德里协定有关议定书》的成员国、欧洲联盟的成员国、非洲经济共同体的国家以及比荷卢联盟等。

1.逐一进行商标国际注册
逐一进行商标国际注册申请是由申请人直接向需要取得商标权的国家的商标注册当局申请。

这种方式可以适用几乎所有的国家,而且不管国际注册的方式如何发展,这种直接申请的方式也不会改变。

由于各国在商标注册的程序、手续、要求上各有不同,所以,大多数国家都要求或者建议委托该国的商标代理人代为办理。

中国的当事人可以自己申请或委托国内商标代理组织办理,或者自己寻找国外代理人或委托所在国的合作伙伴代理寻找合适的国外商标代理人办理。

比较来看,中国申请人自己申请或者委托所在国的合作伙伴代理寻找国外的商标代理人办理,长处是可节省委托国内商标代理机构办理的代理费,但由于申请人自身受到语言、知识以及对商标申请手续和程序等了解不多的局限,可能会使本来简单的申请变得复杂,可能因此会产生申请费用的增加甚至申请不能顺利进行的情况。

再者,如果是委托国外的合作伙伴代为办理,则应明确注册商标的注册人或者所有权的归属,以防少数人违反商业道德,以自己的名义申请注册。

这样做可免去不必要的麻烦。

反之,中国申请人委托国内商标代理组织代为办理,虽然可能会增加国内的代理费用,但因其是专业代理人,有着商标注册专业知识的优势,比较容易顺利进行商标注册申请,以维护申请人的利益。

这样,可能总体的申请费用并不增加,甚至能减少费用。

可见,总的来说,申请人委托国内商标代理组织代为办理,可能更为有利。

逐一进行商标国际注册的优点在于普遍通行,缺点在于时间长、费用高、手续繁琐,各国法律规定差异大,申请非常不方便。

2.马德里体系国际注册
马德里商标注册体系是一个商标国际注册体系,包括《国际注册马德里协定》以下简称《协定》)及《马德里协定议定书》(以下简称《议定书》)。

中国申请人只要向国家工商局商标局申请就有可能获得马德里体系国家的商标注册,不再需要到国外聘请代理机构办理繁杂的申请手续,经济又便捷。

它是中国企业开辟市场、到马德里联盟成员国进行商标注册的最佳途径。

马德里商标注册体系的建立是为了调解商标权的地域性和国际贸易的开放性之间的矛盾,是经济与法律相互协调与相互融合的产物。

当许多国家建立商标注册制度,保护商标权且呈现强烈的地域性之时,无形中也阻碍着国与国之间的贸易往来。

为了谋求在他国受法律保护,商标所有人必须按不同国家的法律规定,寻找代理人,而一次次再申请,一次次再注册,必然增加贸易成本,不利于市场的扩大和国际贸易
的发展,更不利于资源的优化配置。

于是,1891年的《协定》、1989年的《议定书》在不断调和商标权地域性和国家间商品交换的开放性的矛盾过程中应运而生。

这样,一个商标国际注册程序体系与逐个国家进行的注册程序得以平行发展,使得商标所有人通过一份申请便有可能在马德里体系成员国内同时获得法律保护。

但是,这个体系具有封闭性,商标注册只能在马德里联盟的成员国内进行。

马德里商标注册体系建立的目的,是简化商标所有人进行商标国际注册的行政程序,使其在最短的时间内以最少的成本最快的速度在成员国内进行商标注册。

截至2004年10月,加入《协定》和《议定书》体系的成员国已达到75个。

商标权所有人仅通过一个主管部门向世界产权组织商标局递交用一种语言(英语或法语)书写的一份国际注册申请案,就可以在指定的一个或多个商品类别,在指定的一个或多个成员国进行的商标注册。

也就是说,只需通过一个申请书就有可能同时在指定的75个马德里体系成员国申请商标注册。

从费用支出上看,借助马德里国际注册体系,就一个商品或服务类别在所有成员国申请注册商标所需费用总共6 000多美元。

若是分别申请商标注册,每个国家至少需1 000美元,如果要申请完马德里体系所有国家至少要75 000美元。

从时间上看,从提出国际注册申请到发给国际注册证,只需三至四个月的时间[3]。

可见,相对于传统的逐一申请程序,通过马德里体系进行商标国际注册,为商标所有人缩短了时间,降低了成本,提高了效率。

仅1999年,世界知识产权组织国际局就登记了20072条国际注册,平均每个国际注册指定12个国家。

然而,中国企业利用马德里注册体系进行国际注册的实际情况并不乐观。

尽管中国早已加入《协定》及《议定书》体系,但许多企业并不懂得利用马德里体系这个便利又经济的方式申请商标国际注册。

据统计,截至2002年,中国企业利用马德里系统提出的国际注册申请仅2 450件,平均每年不到200件。

世界知识产权组织2002年的国际商标注册报告表明,2002年,德国提交商标国际注册申请5 158件、法国3 406件、瑞士2 500件。

这些国家2002年的申请量比中国企业13年的申请总和还要多,可见,中国企业利用马德里体系进行商标国际注册的意识亟待增强。

三、中国申请人借助马德里商标国际注册的流程
我国分别于1989年10月和1995年12月成为《协定》和《议定书》的成员国。

为了实施《协定》和《议定书》及其实施细则,国家工商总局曾于1996年发布实施了《马德里商标国际注册实施办法》(以下简称《实施办法》)。

为了使工业产权保护立法上更好地与国际接轨,依据新颁布的《中华人民共和国商标法实施条例》的有关规定,国家工商总局2003年4月17日修改颁布了《实施办法》,并于6月1日起开始施行。

据之,可综观马德里国际注册的流程,深入地理解它,把握其优势,避免可能出现的问题,
以高效地取得并稳定地保持国际注册商标权。

因此,中国申请人必须了解以下问题:其一,谁有资格申请马德里商标国际注册。

并非任何人都可以提出马德里商标国际注册,申请人必须具有下述条件之一:在中国具有真实、有效的工商业营业场所,在中国具有住所,具有中华人民共和国国籍。

三者以顺序而定,凡符合其中条件之一的自然人和法人均可提出申请,向马德里联盟75个成员国请求法律保护。

另外,《议定书》将申请人的范围扩展到实行区域性商标注册体系的政府组织成员,但必须符合两个条件:一是该政府间组织至少有一个成员是《巴黎公约》成员国;二是该组织也必须有一个统一的商标注册机构。

其二,如何申请马德里国际商标注册。

根据相关规定,马德里商标国际注册申请必须通过原属局提出,且在原属局已提出了有效的商标注册或国家申请。

在马德里里体系下,国际注册申请必须通过原属局向设在瑞士日内瓦的知识产权组织的国际局(以下简称国际局)提交申请,而不能直接向国际局提出。

但前提是,申请必须已向原属局提交了相同商标的国家注册,或马德里议定书项下的国家申请。

换个角度看,如果以国家申请为基础提出的申请,可以指定属于议定书的国家;如果以国家注册(或者初步审查公告)为基础提出申请,既可以指定属于马德里协定的国家,又可以指定属于议定书的国家。

而此处的原属局是申请人为其本国国民(或非本国国民但在其境内有住所或真实有效的工商营业所的马德里协定及其议定书成员国)的商标主管局。

如果是中国申请人进行国际注册,原属局就是中国工商总局商标局(以下简称中国商标局),根据《实施办法》的规定,只有首先在我国取得商标注册,或初步审定或申请已被受理,方可向国际局提出马德里商标国际注册,前者简称为“商标基础注册”,后者简称为“基础申请”。

申请人没有取得商标的基础注册,或者没有提出基础注册申请的,不得申请马德里商标国际注册[4]。

值得注意的是,在马德里体系下提交国际注册申请,一开始就要建立高质量的、稳固的“商标基础注册”或“基础申请”。

这不仅关系到取得国际注册过程是否顺利,而且影响到取得国际注册最初五年的有效性。

也就是说,从国际注册日开始的五年内,如果商标在中国的注册被撤销导致无效,马德里体系下其他各指定国的注册也将随之无效。

可见,只有在中国具有牢固的“基础注册”或“基础申请”,才能降低国际注册中的误差率,提高注册工作的效率,并且在获得国际注册之后,保持稳定的独立的商标权[5]。

办理国际注册申请手续,申请人应按规定认真填写国际注册申请书并缴纳费用。

递交申请书的方式有两个:一是申请人直接到中国商标局或邮寄办理;二是由代理人到商标局或邮寄办理。

中国商标局接到申请书后,先进行审查,目的是向国际局证明该商标申请与在国内注册簿或国内申请文件上的商标相一致。

当确认了这一点后,注明申请日并签章,转呈国际局。

其三,国际局如何处理国际注册申请。

国际局
接到国际注册商标申请后,便确定国际申请日,进行形式审查,由此会产生两种结果:一是国际注册申请不符合《马德里协定》及《马德里协定与议定书共同规则》,国际局暂缓注册并通知中国商标局,提请申请人补齐手续;如在三个月内未补齐手续,则视为放弃申请并退还已缴纳的注册费或规费。

国际局如果认为在国际注册申请中,某些商品或服务所用的词语表述不准确,必要时提出修改意见,如申请人在三个月内未修改,国际局将予以驳回。

二是国际局审查无异后,立即对该商标予以国际注册。

将标有国际注册号码和国际注册日期的商标在《国际注册簿》上予以登记,在《国际商标公告》上公告,并将国际注册的决定通知指定国,然后,直接发给注册人商标国际注册证(为了避免邮政投递失误,申请人一定要写清申请地址、通讯地址,如在国内有迁移或更换地址时,一定要及时通知国际局办理变更手续,以免注册证误投)并通知中国国家商标局,此时,申请人就获得了国际注册。

但是,申请人在取得国际注册证时尚未取得实际权利,只享有潜在的权利,两者能否转化的关键取决于被指定国的态度。

各指定国根据自己国家的法律规定审查,如果没有在规定的期限内做出拒绝声
明,此时国际注册时公布的商标实质上已取得了专有权利;反之,则没有获得在指定国的商标权。

可见,马德里体系是个程序体系,商标保护的实质性要求由马德里体系成员国的国内法律决定[6]。

其四,指定国能否给予注册。

被指定国商标主管局接到国际局的商标注册通知后,在一年内(或议定书成员国一年半内),可根据本国法律,依照在国内直接申请相同的程序进行审查。

如有关申请未被拒绝,则该商标的国际注册将自动被视为有关指定国的国内注册,获得该国保护。

如申请被拒绝,中国申请人可根据驳回国家的法律,委托代理人申诉或起诉。

不过,根据《巴黎公约》第六条之五对商标权独立原则适用的限制规定,在一个成员国已获得合法注册的本国商标,其他成员国一般不能拒绝其注册申请。

《协定》同样不违反这条基本原则。

因此,协定的成员国在一年内如果表示拒绝已取得的国际注册(自然也肯定取得了国内注册),除非以下特殊理由,指定国一般不能拒绝:一是该商标的注册将与本国已经确立的其他人的专有权相冲突;二是该商标在本国市场上缺乏“识别性”;三是该商标违反本国公秩序(主要指可能产生欺骗性后果及不良后果)。

其五,获准国际注册的商标的法律效力。

一是关于保护期。

虽然,马德里协定规定国际注册有效期为20年,但新的《马德里协定与议定书共同规则》已将协定和议定书产生的国际注册有效期统一为10年,且禁止进行实质审查,只需交纳续展费便可不限次数办理续展。

且应在期满前一年内申请,如超过这个期限,应在缴纳续展注册和手续附加费后,在期满后的半年宽展期内申请。

二是关于独立效力。

根据《协定》第六条的规定,从商标国际注册之日起的5
年内,如果商标在中国的注册被撤销,则它在其他各指定国的注册也将撤销(当然,即使发生这种情况,也不能自动导致其在国际局的国际注册被撤销,只有中国商标局要求国际局撤销其国际注册,国际局才会撤销)。

只有5年后,商标权未被中国商标局撤销,才具有独立性,这时,无论在中国发生怎样的变故,也不影响该商标国际注册,商标在指定国的注册才是真正独立。

另外,商标注册人根据需要,可以通过国际局在指定国进行国际注册的变更、注销、删减以及放弃保护等登记。