声音商标注册保护的域外考察及启示_何炼红

作者简介:何炼红(1970-),女,汉族,湖南韶山人,中南大学法学院教授。

何文桃(1978-),女,汉族,湖南韶山人,湖南省湘潭市岳塘区人民法院法官。

本文系2008年司法部法治建设与法学理论研究部级科研项目 非传统商标法律保护研究 (08SFB3026)的阶段研究成果。

W IPO S ecret ari at ,New Types O fM ark ,SCT 16t h Sess .,W I PO Doc ,SCT /16/2,para .39(nov .13to 17,2006).

Keystone C onsoli dated Indus tri a,l Inc .v .M i dstates D i stri bu ti ng C o .,235F .Supp .2d 901,905-06,65U .S .P .Q .2d 1492(C .D .Il.l 2002).

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R i de t h e Ducks ,L .L.C.v .Du ck Boat Tou rs ,

Inc .,75U.S .P .Q.2d 1269,2005W L 670302(E.D.Pa .2005).

声音商标注册保护的域外考察及启示

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Registered And Its En li ghten ment

何炼红 何文桃

(中南大学法学院 湖南长沙 410083;湖南省湘潭市岳塘区人民法院 湖南湘潭 411102)

内容提要:本文通过考察域外商标立法和司法实践关于声音商标的显著性要件、不予注册的声音标识、注册申请文件的提交等方面的规定,建议我国声音商标在注册保护时,应规定独特的声音可以注册,普通的声音或描述性的声音具有第二含义才可以注册,通用的声音或功能性声音则不能予以注册;对于注册申请文件的提交,应规定音乐声音商标提交乐谱和描述性文字说明,非音乐声音商标则应提交描述性文字说明和载有该声音的电子文档。

关键词:声音商标 显著性 通用性声音 功能性声音 申请文件

声音商标,又叫音响商标、听觉商标,是生产经营者使用在商品或服务上以音乐或以某种特殊声音构成的能够识别商品或服务来源的标记。声音商标在2006年世界知识产权组织缔结的 商标法新加坡条约 中得到了明确的认可,目前,全球有38个国家的商标主管机关表示接受音乐声音作为商标注册,28个国家的商标主管机关接受

非音乐声音作为商标注册。

声音标识的普及和发展给我国传统的商标法律制度带来了挑战。时值我国 商标法 正进行第三次修改,我国商标局也在考虑适时受理声音商标的注册申请,因此,考察有关国家和地区声音商标注册保护的经验,为我国声音商标的注册保护提供可行的参考意见,具有十分重要的现实意义。

一、声音商标的显著性

商标的显著性是商标的灵魂,一切标记都必须具有显著性的特征才能成为商标,声音商标概莫能外。由于声音商标是以听觉的而非视觉的方式区别商品或服务的来源,因此,在不同的国家和地区,对声音商标显著性的判断也有不同的标准。

(一)美国

美国将声音商标分为两类,一是 独一无二、与众不同或者特征显著 的声音,此类标记具有先天识别性可成为注册商标;二是常见的声音,此类标记缺乏先天识别性,必须证明其已经取得第二含义,即经过长时间使用或大量广告,消费者是否 认可并将该声音与提供的商品或服务相联系, 排他地具有单一的来源。

例如,米高梅电影公司在片头中使用的狮子吼叫的声音便具有显著性。在美国通用电子案中,美国商标复审委员会认为,具有固有显著性的声音不要求提供证明便能够注册为商标,而轮船上的钟声作为一种普通的声音,如果能够证明

具有第二含义也可获得显著性,从而获准注册。

在R i de

The Duc ks of Ph il a .LLC v .Duc k Boat Tours 案

中,原告和它的竞争对手都在费城提供旅游观光服务,使用一种装有鸭子叫声装置的两栖交通工具。原告主张,被告的鸭子叫声侵犯了原告的商标专用权。法院认为,原告的服务商标 鸭子叫声不具有固有显著性。因为 呷呷叫 是一种普通的声音,原告不能提供该声音具有第二含义

的足够证据来证明对方构成侵权,因此驳回了原告的诉讼请求。

(二)澳大利亚

澳大利亚将声音商标分为识别性声音和不具先天识别性声音两类。其商标审查及程序手册第二十一章第6条第2项第2款规定:当声音在相关商品或服务上不具功能性,且非交易中常见的声音,则该声音商标具有识别性。例如,把狼的咆哮声用于啤酒、葡萄酒和烈性酒;小孩咯咯笑声或大笑声用于童装、书籍或装饰品;链锯声用于书籍、服装、食品零售。第6条第2项第4款规定不具先天识别性的声音商标是功能性声音或普通的声音,其他竞争者可能想要或者需要在相同的领域中使用。例如,链锯声用于链锯修缮服务、树木修剪服务、链锯零售;鸭子呱呱叫声、母鸡咯咯叫声、公鸡啼叫声用于活家禽、经过加工或冷冻的家禽;收银机铃声用于零售服务等。

(三)我国台湾地区

依据我国台湾 立体、颜色及声音商标审查基准 第4条第3项规定,声音商标是以听觉的而非视觉的方法,作为识别商品或服务的交易来源,惟其商标识别性的判断标准与其它商标态样并无二致,须系争声音具有足以使消费者认识其为表彰商品或服务来源并藉以与他人之商品或服务相区别的标识,是以例如整首歌曲或冗长的乐谱,如管弦乐或钢琴曲的完整乐谱,因一般消费者不易将其视为区别来源的声音,故不具有识别性。当系争声音不具识别性,应该驳其注册之申请。惟申请人若能提供相当之证据证明该声音已经申请人使用并且在交易上已成为表彰申请人商品或服务之标识,并藉以与他人之商品或服务相区别,其注册之申请,应予核准。

从以上国家和地区对声音商标的规定来看,一般都将声音商标分为具有固有显著性商标和获得显著性商标两类。对于具有固有显著性的声音不需要提供证据证明,而缺乏固有显著性的、普通的、常见的声音,则需要证明具有第二含义才可以获得注册。对于声音商标的显著性,通常要从整体上进行判断,以该声音是否足以使一般消费者识别某企业商品或服务来源并与其他企业商品或服务来源相区别为标准。此外,对于整首歌曲或较长的乐谱一般不允许注册,因为商标的设计宗旨应当是尽可能简单明了、容易记忆,整首歌曲一般不会使消费者作为识别来源的声音,而误认为是欣赏音乐,因而不具有显著性。

二、不予注册的声音标识

(一)通用性声音

当声音被相关市场经营者普遍使用且广为人知时,往往成为一种通用性声音。通用性的声音若由某个特定人所独占,将产生不公平竞争,严重影响公共利益,所以通常规定通用的声音不予以注册商标。

澳大利亚 商标审查及程序手册 第二十一章第6条第2项第3款规定,不具识别性的声音是包含或由普通常见的声音组成,亦即其他竞争者想要在类似的领域中使用。例如小孩咯咯笑声用于小孩照顾服务、儿科医疗服务;裁判吹哨三声用于运动用品和运动用袋等。

我国台湾地区 立体、颜色及声音商标审查基准 第4条第4项规定了通用的声音标章不准其注册。例如, 费玉清先生所唱之晚安歌 为百货公司晚上提醒顾客即将结束当日营业之通用声音,于百货服务等,不能有独占权; 的声音为救护车表达紧急的声音,因此于医疗服务方面,不能有独占权; 少女的祈祷 为垃圾车收垃圾的声音,于清洁等服务,不能有独占权;结婚进行曲为举行结婚典礼通用之声音,不能于婚纱服务或喜饼等商品享有独占权等。

(二)功能性声音

商标法不保护商品或服务的功能性要素,因为赋予发明人在有限时间内对于新产品的设计或功能享有专有权,是专利法的范畴,而不是商标法的范畴,否则将导致生产商垄断产品的功能性特征而阻碍公平竞争。因此,功能性声音亦不得注册为商标。

澳大利亚商标审查及程序手册第6条第2项第1款规定,功能性的声音例如机械设备一部份的正常操作所产生的声音,摩托车引擎声即是关于摩托车马达功能的例子,因此其他经营者可能想要使用在他们自己的商品上,将因具有功能性而不许注册为商标。

我国台湾地区 立体、颜色及声音商标审查基准 第4条第3项规定:若申请注册的声音,系表示申请注册商标所使用商品之品质、功用或其他说明,例如机械设备一部分的正常操作所产生的声音,如摩托车引擎声、照相机照相咔喳的声音,如以之作为声音商标而指定使用于车辆、照相机等商品或车辆、照相机销售、维修等服务,该等声音为所指定商品正常操作所产生声音的说明,且不具区别商品或服务来源的识别性,基于公益及识别性的考量,不得注册,以避免其他相关业者无法以通常的产制过程来生产商品,而被迫改用更昂贵的生产方法。

三、声音商标注册申请文件的提交

关于声音商标注册申请文件的提交,目前主要有图样表示方式、描述性表示方式和混合表示方式三种体例。

(一)图样表示方式

欧盟采用图样表示方式。 欧共体商标法 规定,任何能以图文表示的标志,包括人名、图案、字母、数字、商品形状或外包装,只要其能将商品的某一生产者或服务的提供者与相同商品的其他生产者或相同服务的其他提

王德博等译: 澳洲商标审查及程序手册 ,载 智慧财产权月刊 第65期,第174、175页。王德博等译: 澳洲商标审查及程序手册 ,载 智慧财产权月刊 第65期,第174页。

同前注 。