知识产权合同管理——专利、商标

苹果唯冠ipad之争
2000年，台湾唯冠电子公司在多个国家和地区分别注册了ipad商标。
深圳唯冠是唯冠国际在中国大陆具有独立法人主体资格的子公司。早在２００１
年，深圳唯冠在中国工商行政管理总局商标局获得 iPad文字商标和文字图形结合 商标的商标专用权。
苹果公司在筹备ipad上市之前，苹果公司对全球各地的ipad商标注册问题做了仔 细地研究调查，决定全面收购“ ipad ”商标。２００９年底，台湾唯冠集团 ３．５万英镑的对价向苹果旗下英国ＩＰ公司转让 “ＩＰＡＤ”全球商标（含大 陆）。２０１０年２月，英国ＩＰ公司以１０英镑为对价，将从台湾唯冠获得的 所有商标转让给苹果公司。
体是否具有相应的缔约能力、意思表示是否真实以及是否违反法律或社会公 共利益三方面予以考察。如果合同符合前述三要件的要求，则属于合法有效 的合同，对双方当事人均有约束力。
商标权合同相关问题延伸
• 商标抢注问题的防范
鉴于知识产权保护的地域性，不少企业在海外市场发展过程中遇到商 标抢注的问题，如苹果与海信。除在商标许可协议中对上述问题予以 明确外，因境外抢注行为的实施者较多为企业的分销合作商，同时也 需在分销协议中提前防范相关风险，避免未来进行海外市场拓展时因 商标问题陷入困境。
法》有关新颖性的规定。
• 专利复审委员会审查认为：某县电动牙刷厂的宣告“多功能电动牙刷”专利无效的请
求理由成立，遂作出宣告该专利无效的决定。
• 专利被许可方某市电动玩具厂获知该专利无效后，即向当地专利管理机关提出退回5万
元专利使用费，许可人则认为根据《专利法》的规定，宣告专利无效的决定对在宣告 前已履行的专利实施许可合同不具有追溯力，专利使用费不能退回5万元专利使用费。
商标权转让合同
• 商标权转让合同是指注册商标所有人在法律允许的范围内，根据自己的意
志，按一定的条件，并通过必要的形式将其拥有的商标专用权转移给他人 所有并由他人专用的合同。
• 注册商标的转让，是指商标权依照法律规定的条件和程序从一个主体转移
给另一个主体的法律行为。
• 商标权转让的标的，既不是商标，也不是具体的商标标识，而是商标权本
知识产权合同管理
• 知识产权合同包括著作权合同、专利权合同，商标权合同等，其系
指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止知识 产权权利义务关系的协议，性质上属于民事合同。
• 知识产权风险是指专利、商标、商业机密等在研发、生产经营、使
用过程中产生的被非法占有、流失、遭受侵权纠纷等，从企业的角 度来看，即是在企业生产经营的过程中有意或无意对他人知识产权 构成侵权或者由于多种原因给自身造成的知识产权侵权风险。
《专利法》规定：转让专利申请权或者专利权的，当事人必须订立书面合同，经专利局 登记和公告后生效。
• 专利权转让的特点
专利权转让专利权转让只能整体转让，不可分割须履行法律手续 专利权转让后，专利权主体发生改变
• 专利申请权转让的特点
专利申请权转让是转让民法中的一种财产权 专利申请权转让应指出专利申请后转让专利申请权 专利申请权转让实质是转让获得专利权的资格
商标使用许可合同，是指商标权人可以将其注册商标许可给他人使用，被许可使用人应该根据合同约定权限而签订合 同，一般被许可使用人需要向商标权人支付使用费。 根据商标法第43条，许可人的义务包括：
1、商标权的维护，即保持注册商标的有效性。
2、维护被许可人合法的使用权。 3、商品质量控制。 被许可人的义务包括： 1、商品质量保证；
• 对于专利宣告无效，专利许可费用能否退还的问题，不同国家有不同的规
定，但WIPO对发展中国家有要求，无溯及力的好处是鼓励发明创造。
专利转让合同
• 专利权利转让类合同又包括专利申请权转让合同和专利权转让合同。
专利申请权转让合同是指专利申请人在提出专利申请、被授予专利权之前根据自 己的意愿和受让方的需要，与受让方达成的关于转让专利申请权的协议，合同的中心 内容就是明确当事人之间的权利义务。专利申请权转让合同包括单位向职工和其他个 人转让、职工和其他个人向单位转让、单位向单位转让以及个人向个人转让、共有人 向其他共有人转让等合同。 专利权转让合同是指专利权人与受让方就专利权的转让达成的明确双方权利和义 务的协议。我国专利的种类分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利，专利权转 让合同也相应地分为发明专利转让合同、实用新型专利转让合同和外观设计专利转让 合同，三种不同种类的专利权转让合同对权利义务的约定也会有所不同。
授权
说明：专利技术的名称、专利号码、批准的国家或地区、批准的日期、有效期届满的时间以及上 述专利技术生产何种产品、规格、型号等。
•
第一包括许可的权利范围。实施权包括使用、生产制造、许诺销售、销售、进口。 第二为许可的性质。 第三为对权利使用的限制。具体包括使用技术的领域、使用技术的地点以及许可销售的地域。
• 支付条件
-单独商标使用许可，商标使用费应具体规定，通常采用提成支付方式，以产品净销售价作 为提成基础，按销售额提成
• 许可他人使用其注册商标的，许可人应当在商标使用许可合同签定之日起
3个月内将合同副本报送商标局备案。
•百度文库
商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但不得对抗 善意第三人，当事人另有约定的除外。双方将许可合同副本送交双方所在 地工商行政管理机关备查。商标许可合同签订后，应尽快办理备案备查的 手续，使合同内容及合同执行处于公众的监督之下。特别是被许可人属于 独占或排他许可的被许可人的情况下，公众的监督有利于防止权利人随意 将商标在许可第三人使用，侵犯被许可人的利益。
• 某县电动牙刷厂得知后则向专利复审委员会提出宣告“太阳能多功能电动牙刷”专利无效的
请求，理由是尽管其产品与专利产品相似，但该产品是根据从国外带来的样品，自己改进设 计的，且在1990年就研制出了第一批样品，1992年开始在市内试销，并提供县主管局的证明 材料。
• 因此认为，某市手电筒厂的专利产品“太阳能多功能电动牙刷”，不符合我国《专利
司应与相关人员另行签订单项保密合同，约定具体的保密事项。
一、专利权合同
• 专利合同是指当事人就专利申请权及专利权的转让以及就专利实施
许可而明确当事人双方之间的权利义务而订立的合同的统称。
• 专利合同可以分为专利权利转让类的合同和专利实施许可合同。
专利实施许可合同
• 专利实施许可合同是指专利权人作为许可方与被许可方(实施方)就专利权的
写明转让方拥有某专利权，转让方必须与所转让的专利的法律文件一致， 专利应写明专利号、公开号、公告号、申请日、授权日、公开日、专利权的 有效期，且需与专利的法律文件一致
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转让方向受让方交付资料，应明确详尽的列明所需交付的材料 交付资料的时间、地点及方式 专利实施和实施许可的情况及处置办法 转让费及支付方式 专利权被撤销的处理，应明确是否需要返还转让费、专利材料及赔偿损失
• 专利分为发明、实用新型、外观设计。在实际操作中，专利初审不
对创造性进行审查，因而实用新型和外观设计对创造性要求不高。 证专利的可实施性。
• 授予专利并不等同于具有可实施性，因而需要许可加技术信息以保
专利打包出售，包含不少低质量专利。
二、商标权合同
商标使用许可合同
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利，该产品既可作牙刷又可作微型手电筒，设计独特，使用效果不错。 用许可合同，收取使用费5万元。
专利实施许可相关问题延伸
• 1996年11月该实用新型被授予专利权。同月，专利权人与本市一家电动玩具厂签订了专利使
• 1997年6月，专利权人某市手电筒厂发现某县电动牙刷厂正在生产的电动牙刷与其专利产品
在产品结构和功能上相同，于是向专利管理机关提出要求保护其专利权，制止某县电动牙刷 厂的侵权行为并赔偿损失。
• 劳动合同及就某些特定事项签订的劳务合同，如企业内部技术开发、人员
外派、人员培训等合同，应当明确员工的知识产权保护责任、权利、义务； 对涉及或可能知悉公司商业秘密等知识产权信息的员工，应当与员工另行 签订专门的保密合同，明确其必须承担的保密义务以及相关违约责任。
• 对重大科研项目或对企业经济利益有重大影响的项目，在下达任务前，公
提供注册证明或批准的复印件，表明许可方是该注册商标的合法所有者， 有权授予该注册商标的使用许可。
• 授权的性质及许可使用的地区和期限 • 商标使用权许可也分为独占许可、排他和普通使用许可
• 对商品质量控制或质量监督条款
-由许可方派员前往被许可方生产现场抽查，或由被许可方按约定的方法自行抽取一定 数量 样品，寄送到许可方实验室进行鉴定。 -派员前往被许可方现场，对生产设备和技术状况进行检查。 -检查被许可方生产产品所使用的原材料、元器件，如用替代的或当地原材料，应不影响产 品的质量。 -严格控制被许可方产品质量与许可方商标商品的质量相符。如发生质量问题，许可方有权 要求采取措施限期改进，如在限期内仍不能达到要求的质量标准，有权要求暂停使用许可方的 商标。
专利实施许可相关问题延伸
受理 初步审查
存在明显 实质性缺陷
公布、实质审查仅适用于发明 专利申请，实用新型和外观设 计专利申请不经过该流程。 对国家知识产权局作出的具体 行政行为不服的，除驳回决定 外，可以申请行政复议。
公布
不合格 驳回
实质审查
授权颁证
无效宣告
复审
行政诉讼
发明专利申请的审查流程
专利可实施性
口许可。
3、侵权
专利实施许可合同主要条款
侵权条款中，如何规定许可方和被许可方的责任？ 许可方单方与第三者交涉或向法院起诉，如在被许可方国家内，被许可方应提供协助。
• 在独占许可情况下，被许可方也可以利害关系人的身份，单方与第三者交涉或向法院起诉； • 在排他许可的情况下，许可方应与被许可方联合与第三者交涉或向法院起诉，只有许可方不
身。
• 商标权转让有两个不同的法律阶段: 商标权转让合同与商标权的转移，商标
权转让合同的生效是商标权利实际发生转移的前提，商标转移是商标转让合 同履行的结果。
• 商标权转让合同的生效尚不足以直接导致商标权利的转移，商标权利自商标
局公告之日起转移。
• 同时，对商标权转让合同效力的审查应根据合同效力审查的一般原则，从主
•
分许可权 分许可合同是在普通使用权合同下产生的，其授权的范围不得超过原合同的授权范围； 被许可方所获得的使用费需与原许可方分享。
2、保证
专利实施许可合同主要条款
许可方应保证以下几个方面：
• 保证并维持专利的有效性，如：按期缴纳年费以维持专利权有效性。 • 保证专利技术的可实施性。 • 保证许可方是专利技术和专利资料的合法持有者，有权进行许可并能获得出
愿意与第三者交涉或向法院起诉时，被许可方才可以单独与第三者交涉或向法院起诉；
• 在普通使用权的情况下，由许可方单独与第三者交涉或向法院起诉。被许可方不能在没有许
可方的授权下单独与第三者交涉或向法院起诉。
若专利被宣告无效，是否具有溯及力？是否需要返还已支付的许可费用？ • 1995年12月，某市手电筒厂向国家专利局申请名为“太阳能多功能电动牙刷”的实用新型专
许可实施而达成的明确双方权利和义务的协议。专利实施许可分为普通许 可、独家许可(又称排他许可)和独占许可几种，各种合同约定的权利义务各 有特点。 • 专利实施许可合同的条件： 以已批准的有效专利权为基础 许可方必须是专利权人 受专利法制约 许可方的专利权在双方国家均有效
1、许可的内容和范围
•
专利实施许可合同主要条款 基本技术的说明
• 知识产权保护的地域性问题 • 海外知识产权布局问题，如平行进口与出口时，对于产品销售地本
国知识产权是否构成侵权。此时，需要在相关买卖合同中对因知识 产权引起的侵权纠纷进行事先防范。
2、未经许可人的书面授权，不得将商标使用权转移给第三人；
3、按照合同的约定交纳商标许可费用； 4、在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。
• 商标许可合同要说明商标的名称，附随商标图样、使用该图标的商品类别、
一般采用鉴于条款给予说明。
• 商标权的合法性和有效性 • 合同中必须说明，商标注册的国别、时间、有效期和使用的范围，必须要