美国专利诉讼和ITC337调查中的证据开示

美国专利诉讼和ITC 337调查中的 证据开示（Discovery）
Gary Hnath
Partner
202-263-3040
ghnath@mayerbrown.com
November 16, 2017
专利诉讼中的证据开示为何重要
• 成本高昂 • 绝大多数专利诉讼在证据开示阶段已决创见胜负 （地区法院5%左右
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法律依据（地区法院规则）
• 联邦民事诉讼规则
• Rule 26. Disclose; General Provisions Governing Discovery • Rule 27. Depositions to Perpetuate Testimony • Rule 28. Persons Before Whom Depositions May Be Taken • Rule 29. Stipulations About Discovery Procedure • Rule 30. Depositions by Oral Examination • Rule 31. Depositions by Written Questions • Rule 32. Using Depositions in Court Proceedings • Rule 33. Interrogatories to Parties • Rule 34. Producing Documents, Electronically Stored Information, and Tangible Things, or Entering
• Specific Rules for individual judges
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美国专利诉讼中证据开示涉及的信息种类
a) 文件：信件、电子邮件、产品说明书、销售记录、制造图纸 b) 实物：产品样本、模型 c) 推特、Facebook、微信 d) 工厂、设施 e) 以上全部
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证据开示的范围和限制(Rule 26)
• 可能涉及证据开示的每个人的姓名、地址、电话号码，他们涉及的证据内容（可能用 于支持诉讼请求或是抗辩）
• 一方拥有或控制的可用作证据的所有文件、电子信息、实物的复印件或关于这些证据 的分类或所处位置的描述
• 赔偿计算及支持性文件或证据 • 可能与判决结果相关的保险合同
• 初期披露的时间：Rule 26(f)会议14天内 • 基于可以合理得到的信息，己方尚未进行调查或是对方披露有问题不是己方不
• 经常就ESI的开示限制达成一致：limits on custodians, 检索主题及ESI来源； • ESI定义广泛：可以包括个人电脑 、社交媒体、短信、微信
• 如果披露不完全，有责任补充。 • 对于“善意的”开示要求不予配合，或是提出不合理的要求，可能受到处罚。
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披露义务Rule 26
• Rule 26(a)(1): 初期披露要求（没有提出证据开示请求之前）
• (B) 电子 证据的特别限制：当事人可以“不合适的负担或成本”来主张不必提供难以合理取得的ESI。
• (C)当一方提出强制申请时，法官可基于以下原因作出限制: 一方不合理地提出重复或累积性的要求，或者可以从其他来源更容易得到的信息； 在前面的过程中有充分机会得到该信息； 调查的成本与效果比较起来不相称
onto Land, for Inspection and Other Purposes • Rule 35. Physical and Mental Examinations • Rule 36. Requests for Admission • Rule 37. Failure to Make Disclosures or to Cooperate in Discovery; Sanctions
到开庭审理） • ITC约50%，但仍很重要 • 即决判决的申请得到批准 • 交叉盘问的重要依据 • 证据开过程中的失误会导致转胜为败
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主要形式
• 质询 • 文件要求 • 请求确认 • 实地考察 • 采录证言（事实、专家） • 传票
• 文件Duces Tecum • 作证Ad Testificandum
息仍不足以确认或否认，方可说“不知道”； • 如果法庭认为回答问题违反了规则，可视为承认或要求修改回复； • 一理确认了，事实即成立。但通过向法庭提交动议经批准可以撤回或修改确认； • 一方否认，但事后发现真实，除非有合理解释，应承担发现该事实的律师费用。
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
当你的证人在deposition时作了一个不好的回答
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当法庭要求你的客户提交计算机硬盘时：
a) 立即删掉硬盘上的所有数据； b) 用锤子砸碎硬盘 c) 将计算机带至高速公路服务区的卫生间，然后遗失 d) 调整计算机系统 的时钟，以掩盖文件复制的事实 e) 服从法庭指令，并寻找合理的解释，缓解不利的邮件后果的严重性
其有恶意，使得证人不合理地遭受施压、难堪、激怒）
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在证据开示中不配合的处罚 (Rule 37)
• 一方“善意地”直接联系另一方要求披露或证据开示，在对方不予配合的情况下，可动议要求法院 发出强制指令
• 如果动议获批，对方和/或其律师应支付动议的费用； • 逃避性的回答或不完整的回答——视为未回应； • 不遵守法庭指令的后果：
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特权（保密）信息
• 有保密特权的信件信息不必提供 • 特权种类:
• 律师-客户特权 • 工作产品豁免 • 联合应诉特权
• 将文件在特权清单上列出 • 当事人通常同意在某截止期之后的特权文件不予列出 • 无意的披露情况下，当事人可以通知对方，对方：
• 必须立即退回、隔离、销毁所述 • 不得使用或披露，（如已披露）并采取合理手段收回 • 立即将信息提交法庭保存
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证据开示的时间点和顺序
在Rule 26(f) 会议之后 • 当事人在得知诉讼或可能会有诉讼时有责任保存证据。强烈建议发布一个 a
“litigation hold memorandum” • 双方在案件早期达成关于证据开示的方案，就调查事项、是否分期进行、披
露、电子证据的保存与开示、特权文件问题等达成一致意见。
• 宣誓证人只作证一次，地点应在其生活或工作的地方
• 非当事人：传票
• 可以电话方式或电视会议方式；
• 公司可以为证人，指定人员作证
• 一次限于1天（7小时）需要翻译时可以延时；
• 反对应当以准确的非争辩、非建议方式作出；
• 只有当保护特权的信息时，实施法庭指令的限制，要向法庭提交终止或限制该取证（因
(1)：一般范围，除非法庭另有指令，双方可以就任与双方指控或抗辩有关的何不受特权保护的信息要求对 方提供，但应与案件 本身需要相称，主考虑涉案事由的重要性、涉案金额、当事人接触到该信息的难度、 双方的资源、该项开示对解决争议的重要性、证据开示的作用与投入成本的权重对比。
(2) 对频次和范围的限制:
• (A) 法庭可通过指令，对30规则项下证言采集的次数、质询项数进行限制。也可对36号规则项下的要求的 数据 进行限制。
• 专家报告应当是专家自己写的，不能是律师或其他人写的 • 如果不需要书面报告，应披露作证对象/内容，以及关于证人要作证的事实和意见的简
介 • 庭审前90天进行披露 • 双方及法庭会设立初次及反驳专家报告的日期 • 专家在庭审作证时的内容限于在报告中提出的意见
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质询 (Rule 33)
• 对一方当事人的质询内容不得多于25项（包括独立的问题），经法庭许可可 以多提问；
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提供文件、实物/进入场地 (Rule 34)
• 提供文件、ESI、实物或进入场地检查
• 文件数量没有限制
• 30天内答复（反对及关于是否提供文件的答案）
• 真正提供文件时间不得晚于要求的时间或是答复文件中给出的时间；
• 应说明是否因反对意见而不提交文件；
• 应按照正常业务流程中文件的保存方式提交文件；
该事实被视为成立 不接受该当事人对起诉或答辩的证据支持 驳回起诉 作出不履行判决
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• ESI因没有得到合理保护而丢失，法庭可以推定该丢失的数据对保有方不利
337 调查中Discovery的依据
• ITC 程序规则
• 210.27: General provisions governing discovery • 210.28: Depositions • 210.29: Interrogatories • 210.30: Requests for production of documents and entry upon land • 210.31: Requests for admission • 210.32: Subpoenas • 210.33: Failure to make or cooperate in discovery; sanctions • 210.34: Protective orders
• ESI应该注意，勿因不当行为而受处罚；
• 工厂调查很普遍，尤其当涉及方法专利时。但调查条件双方可以商谈 （比如多长时间、
可否拍照及摄像、可否取样）
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请求确认事实 (Rule 36)
• 请求对方承认事实、事实的法律适用、对方的观点、文件的真实性； • 30天作出答复，under oath; • 没有数量 限制 • 如果否认：（1）应恰当地回答问题的实质；（2）具体是谁确认或否认；（3）合理的探询之后，信
a) 当场告诉他回答有问题，并提示应该如果更好地回答 b) 假装没听到 c) 与对方律师争辩，试图对不好的回答进行解释； d) 要求立即停止deposition； e) 通过己方的提问，展现这 个回复的上下文，最大程度减小损失
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Depositions ：采录证言 (Rule 30)
• 10次为限
要
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地区法院与ITC证据开示对比
• 大部分相同，不同之处如下： • 没有起初披露的要求，但ITC有关于Complaint与回应的详细要求 • 对于ESI的来源无法合理企及的情况，可以不必提供ESI；如果对方提出动议，ALJ可以指令披露， 但会限定条件。 • 对于已经放弃法律立场或已确认系争事实，当事人可以反对对方的开示要求； • 在初次回应之后10天之内提供特权清单； • 证言采纳20次（所有原告或所有被告）； • 质询175条 • 10天内书面回复 • 一旦开始调查，即可以发证据开示要求； • 有些ALJ要求成立“证据开示委员会”，每两周开一次会解决问题
• 行政法官自己的规则
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ITC证据开示的一般性限制
• 与地区法院一般相同 • 当一方提出强制申请时，法官可基于以下原因作出限制： ➢一方不合理地提出重复或累积性的要求，或者可以从其他来源更容易得到的
信息； ➢在前面的过程中有充分机会得到该信息； ➢调查的成本与效果比较起来不相称 ➢回应一方已放弃相关法律立场，或是已承认相关事实，因而Discovery不再必
• 可以包括涉及控辩思路的问题, 但法庭可以要求推迟至证据开示完成后进行； • 30日内作出答复（但通常当事人会同意延期） • 答复应该是宣誓作出（under oath） • 反对的理由应该具体 • 可以回答参见某文件，但条件是（1）文件的细节足够具体，易于找到；（2）
从文件中得到答案的难度对于双方来说差不多
• Local Rules for each District Court • Local Patent Rules for some District Courts
• E.g., disclosures for claim construction, conception/reduction to practice, infringement and invalidity evidence
提供的理由 • 不利后果包括证据不被采纳
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专家证人：披露义务
• Rule 26(a)(2) 要求列明所有可作专家语言的证人 • 如果是聘请的专家证人，应提交书面报告：
i. 该证人将作证的所有意见，以及意见的基础和原因; ii. 证人开成意见所参考的事实与数据; iii. 支持的证据或物品; iv. 证人的资格证明，包括之前10年内发表的作品; v. 证人在4年内以专家证人身份当庭作证或采纳证言的清单;以及 vi. 为研究及证言所支持的报酬方面的声明。