多余指定原则

多余指定原则在专利侵权诉讼的司法实践中得以适用，其典型案例莫过于周林频谱仪一案中的音乐伴奏被确定为多余的技术特征，最早被北京的法院采用。

作为一项有中国特色的专利侵权判定体系的原则，该原则一经问世，对其评价毁誉参半，质疑声音不断。

而我国目前有关专利的法律、行政法规，却从来没有对多余指定原则进行过规定，专家学者们对此众说纷纭，莫衷一是。

继2001年9月北京市高级人民法院在其《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》中明确提出适用多余指定原则后，似乎赞成多余指定原则的声音得到了加强，尤其是北京法院得天独厚的区位优势，该意见必然给其他有管辖权的法院带来深刻影响，这也无形中给专利侵权判定原则体系在全国的统一适用带来了进一步混乱。

2003年7月9日，最高人民法院公布了《关于处理专利侵权纠纷案件有关问题解决方案草稿》（征求意见稿），其中第32条也规定了多余指定原则，但在随后的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》的“会议讨论稿”中，又将关于多余指定原则的第71条放在该稿的最后部分，并注明“本条文仅供讨论参考”。

从这些变化中，可以看出最高司法当局对是否适用多余指定原则仍“举棋不定”，使得关于多余指定原则是否最终能“名正言顺”成为我国专利侵权判定的法定原则的前景无法预料。

面对如此局面，最高人民法院终于不再沉默，在2005年提审的一个专利侵权纠纷案中指出“本院不赞成轻率地适用所谓‘多余指定原则’”[1]。

虽然这样的表态出现在个案中，但也在一定程度中说明多余指定原则在我国专利侵权判定原则体系的历史使命正面临终结。

树欲静而风不止，可以预料的是，有关多余指定原则的争论还将会继续下去，并不因为最高法院的表态而平息。

本文旨在分析多余指定原则的法理依据。

一、问题的提出如上所述，在我国的有关专利的法律法规当中，从来没有对多余指定原则进行规定，尽量这个原则已在我国部分法院的专利侵权判定中所采用，但被北京市高级人民法院以规范性文件的形式明确规定多余指定原则并下发所辖法院，应算是新中国法制史上的重要事件。

因此，认真研究多余指定原则的法理依据，很有必要。

北京市高级人民法院二ＯＯ一年九月二十九日向北京市第一、第二中级人民法院下发了《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》，该意见在侵犯发明、实用新型专利权的判定一节中，将多余指定原则与全面覆盖原则、等同原则、禁止反悔原则相提并论，从第47条到第55条，用了9个条款，做出了详尽的规定；由此可见，北京市法院系统对多余指定原则是十分重视和推崇的。

笔者认为，该意见的出台，必然给带来全国其他有专利管辖权的法院的司法实践带来相当大的影响，导致在这一方面将出现愈来愈多的判例，其结果是否具有正面的积极意义，值得商榷。

二、对多余指定原则的宽恕学说多余指定原则，按照北京市高院给出的定义，是指在专利侵权判定中,在解释专利独立权利要求和确定专利权保护范围时，将记载在专利独立权利要求中的明显附加技术特征(即多余特征)略去, 仅以专利独立权利要求中的必要技术特征来确定专利权保护范围, 判定被控侵权物（产品或方法）是否覆盖专利权保护范围的原则。

在专利侵权判定中，比较的基准是独立权利要求，我国现行的专利法实施细则第二十一条指出：独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

一般认为，独立权利要求是必要技术特征的集合，凡是必要技术特征，必须写进独立权利要求中，否则就不能称其为“必要”技术特征。

而多余指定原则却是说，写进独立权利要求中的技术特征不见得一定是必要的，允许法官自由裁量，将记载在专利独立权利要求中的明显附加技术特征(即多余特征)略去，从而以略去所谓“非必要技术特征”后的权利要求为依据，进行专利侵权判定。

程永顺先生在其《专利诉讼》一书中论述专利侵权成立的几种情形一节里，将缺少独立权利要求的非必要技术特征，列为侵权成立的情形之一[2]。

长期以来，我国法官以保护专利权为己任，视“专利侵权”为大敌，对专利权人的专利文件上的瑕疵却极有宽容力，程永顺先生指出：如果机械地拿侵权物的技术特征与专利独立权利要求中的技术特征相比，缺少一项技术特征就认定不侵权，对专利权的保护是不利的[3]。

有学者指出，多余指定原则或者非必要技术特征理论实际上都是一种对专利权人的宽恕政策，鉴于专利权人很难撰写出恰到好处的权利要求，难免有时会将个别不应当写入独立权利要求的技术特征写入其中，从而造成对其保护范围的过分限制，如果不采取宽恕政策，在一些情况下会使专利权人处于“哑巴吃黄连”的境地。

尽管多数学者也认为多余指定原则应当慎用，但认为在现阶段仍有坚持的必要。

三、多余指定原则的弊端分析众所周知，20世纪80年代，我国的知识产权制度特别是专利制度进入了大发展时期，各种知识产权的法律法规相继出台，对我国的改革开放起到了重要的促进和推动作用。

专利法就是在这个大背景之下力排众议诞生的。

由于当时我国实行的是有计划的商品经济体制，无需讳言，专利法必然带有浓厚的计划经济色彩。

当时的民事主体单一，大多数是国有企业，所以法院的审判方式充满了职权主义的意味，一般不单纯认为专利侵权纠纷仅仅是普通民事主体之间的民事纠纷，法院似乎还肩负着保护国有资产不受侵犯的神圣职责。

因此，不惜削足适履，也要坚持多余指定原则，这就不足奇怪了。

进入了21世纪以后，我国的改革开放随着WTO的加入，也已进入了一个崭新的阶段。

在社会主义市场经济条件下，各种民事主体不断出现，所有制形式也日趋多元化，存在着这种各样的权利主体，各种适合市场经济的法律法规也从各个方面确立市场主体的合法地位和保护其合法权益。

此时，仔细审慎地分析“多余指定原则”，会发现坚持该原则弊大于利。

1、省略多余特征以后，法院进行专利性判定挑战了专利权有效性北京市高级人民法院的“意见”第50条规定：“适用多余指定原则认定附加技术特征，应当考虑以下因素：该技术特征是否属于区别专利技术方案与专利申请日前的已有技术方案所必须的, 是否属于体现专利新颖性、创造性的技术特征, 即专利权利要求中略去该技术特征, 该专利是否还具有新颖性、创造性。

”这显然是在说省略所谓多余特征之后，该专利相对于申请日以前的现有技术是否具有专利性需要法院审查。

笔者认为，尽管这是一个必须解决的前提问题，但法院是否有权进行这样的审查，却是找不到法律依据的。

我国的专利制度奉行职权分离主义，由专利局负责专利性审查，法院负责专利侵权的司法审查，两者泾渭分明，不得交叉。

虽然专利性是否具备最终要接受司法的审查，但那是以行政诉讼的形式出现的，与专利侵权的民事案件性质有着本质区别。

因此，我国法院在民事诉讼程序中，根本无权审查专利性问题。

而“意见”第50条可以说是超越职权分工的，涉嫌程序违法。

专利权是对世权，即专利申请一旦被授权，就要求社会不特定的广大公众负有不侵犯该专利的义务。

在专利侵权的民事诉讼中，法院是在推定专利权有效的前提下，以专利权利要求书所确定的范围为依据来适用法律，如果法院可以运用多余指定原则随意扩大公众原本清楚的专利保护范围，造成保护范围的不确定，这对社会公众是极其不公平的，使得公众无所适从，其实质是在挑战专利权的有效性。

2、多余指定原则有违司法公正现代法制社会追求司法公正是不言而喻的。

在民事诉讼程序中，司法公正的要义是程序公正。

要求法官居中裁判，不参与其中的任意一方当事人之中。

法院要依法保护当事人的权利，使得当事人的诉讼地位平等、诉讼权利平等落实到实处。

当事人对自己提出的主张，有责任运用证据加以证明，同时也要承担举证不利的后果。

北京市高级人民法院的“意见”虽然也认为“法院不应当主动适用多余指定原则, 而应以原告提出请求和相应证据为条件”，但这样做仍是加入到专利权人的一方，削足适履制造证据。

人们不尽要问，这是否是专利权人所独享的特权？这样做是否能从程序上保证当事人有平等的诉讼权利？如果仍然承认当事人在专利侵权诉讼中享有平等的权利，那么，被控侵权的一方当事人可否也可以要求法院在专利权人的权利要求书中，增加一些必要技术特征，从而缩小权利要求的保护范围，以逃脱出专利保护范围呢？司法实践中，遇到这种情况，法院通常会要求当事人向专利复审委员会提出无效请求，而不会应当事人的举证来缩小解释权利要求。

为什么同样一个问题的两个侧面，法院的态度如此迥异呢？3、多余指定原则使法院走进了追求事实真实的误区正如大多数学者指出的那样，有不少专利权人由于专利文件的撰写缺陷，导致权利要求的保护范围小于说明书公开的范围，起不到专利保护的目的，因此，为了追求公正，必须适用多余指定原则。

但是，专利侵权之诉是在专利授权以后提起的，要完全搞清楚专利撰写时的事实，有时是很难做到的。

适用多余指定原则无疑是以追求事实真实、个案真实为名，牺牲了程序公正，牺牲了效率。

这实际上也是专利权人的权利滥用。

专利授权文本具有法律效力，是一种法定证据，非经法律程序不得质疑。

法院只要坚持这一点，就能做到法律真实。

至于个案的问题，不能都由专利侵权诉讼程序来解决。

不应因为追求个案的事实真实带来新的不公平。

另外，从专利审查的原则看多余指定原则，也能给我们带来一些有益的启发。

专利审查强调申请人要求保护的范围不能大于说明书所公开的范围。

如果大于说明书所公开的范围，就认为是侵犯了社会公众的利益。

专利审查的原则实际上是从兼顾申请人与社会公众的利益平衡来授予专利权的。

实践中，有些申请人或者代理人，出于各种目的，如利用授权专利申请银行贷款或享受政府的各种优惠政策，有意将权利要求的范围写得很小，以求尽快通过审查而获得授权；这种动机在专利申请的各种文件中是看不出来的。

因此也不存在专利权人反悔的情形。

从体现了申请人的意思自治上，这种做法是申请人的权利自由处分的结果，本无可厚非，但却是十分常见的现象。

从上述分析中，可以看出，多余指定原则的适用使得申请人可以从日后的侵权诉讼程序中得到专利审查程序中得不到的实惠，实际是诋毁专利审查原则的做法，导致专利审批原则与专利保护原则不统一，坚持上述专利审查的原则就变得无意义了。

4、多余指定原则不利于促进专利代理人的业务水平提高和专利代理行业的健康发展专利代理行业本身是一个需要具有多种技能的复合性人才的行业，正因为专利申请人不可能全面掌握专利申请知识，专利代理作为申请人与专利局之间的桥梁才应运而生。

如果专利申请人在自己没有条件的情况下，自己动手撰写，导致了权利要求的范围过小，申请人就应自己承担相应的不利后果；如果是代理人撰写的过错，使得专利申请人的申请目的落空，基于代理合同或者法律规定，代理人也要负相应的法律责任。

从个案来看，专利权人由于撰写不当而在专利侵权诉讼中输了官司，似乎冤枉；但这是因为专利申请人对专利代理的性质认识不清，或者为了节约费用而造成的，专利申请人在主观上是有过错的。