专利代理实务(基础知识篇)

一、保护客体：专利法2条：本法所指的发明创造是指发明、实用新型和外观设计发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

专利法5条，对违反法律、社会公德和妨害公共利益的发明创造，不授予专利权；（仅仅针对发明创造本身，不包括其滥用导致的发明创造）对违反法律、行政法规的规定，获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。

专利法25条对于下列各项，不授予专利权（一）科学发现（二）智力活动规则和方法（三）疾病的诊断方法和治疗方法（四）动物和植物新品种（五）用原子核变换方法获得的物质（六）略对于前款第（四）项的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。

二、撰写规定：针对权利要求的驳回条款：A22.2-4；A26.4；R20.2。

针对说明书的驳回条款：A26.3充分公开：判断说明书是否对发明作出充分公开，主要要看本领域技术人员按照说明书记载的内容，能否实现该发明的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

独立权利要求R20.2：独立权利要求应当从整体上反应发明或实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

从属权利要求：附加技术特征：进一步限定的技术特征或增加的技术特征。

不应当写入及其公知的技术特征或者和技术问题无关的技术特征从属首先应当对区别特征进行限定。

清楚、简要清楚：1.用于清楚，限定出清楚的保护范围；2.技术特征清楚；3.整体引用关系清楚。

简要：1.每项权利要求要简要，不要写入不必要的描述；2.整体简要，不限定出相同内容的权项。

支持：概括：上位概括和并列概括，上位概括包括功能化上位；判断标准：如果本领域技术人员可以合理预测说明书或技术资料中给出的实施方式或明显变型方式具备相同的性能或用途，则可以概括至覆盖其所有等同替代或明显变型方式。

反之，如果权利要求的概括包含了推测的、其效果难以预先确定和评价的内容，则概括范围过宽，范围，未以说明书为依据，得不到说明书支持。

合案申请和分案申请单一性：A31.1一件发明或实用新型应当限于一项发明或实用新型，属于一个总的发明构思的两项以上发明或实用新型，可以作为一件专利申请提出。

R34 进一步解释：应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同的或相应的特定技术特征。

三、修改规定：主动修改：时机：对于发明：实质审查请求提出时；或收到进入实质审查请求通知书三个月内。

实用新型：自申请日起两个月内可以提出主动修改。

A33：对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书或权利要求书的记载范围。

被动修改：A33和R51.3，R51.3：以下不予接受：（1）主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。

（2）主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围。

（3）主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。

（4）主动加增新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

（5）主动加增新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

四、授权实质条件：实用性：1.无再现性2.违背自然规律3.利用独一无二的自然条件的产品4.人体或者动物体的非治疗目的外科手术方法。

5.测量人体或者动物体在极限情况下生理参数的方法。

6.无积极效果。

新颖性：①优先权：享有优先权的专利申请应当满足以下条件（1）申请人就相同主题的发明创造在外国或中国第一次提出专利申请（以下简称“在先申请”或“首次申请”）后又在中国提出申请（以下简称“在后申请”）。

（2）在后申请之日不得迟于首次申请之日起十二个月；外观设计而言，为六月。

（3）对于外国优先权，申请人提出首次申请的国家或政府间组织应当是共同参见国际条约，或者相互承认优先权原则的国家或政府间组织。

（4）作为优先权基础的在先申请人是第一次提出的专利申请。

（5）在后申请的人应当与在先申请人一致。

（6）优先权副本，外国：要写明申请日、申请号和原受理机构，三个月内提交副本；本国：请求书中写明申请日和申请号。

（7）提出申请之日2个月内或通知书收到15日内，缴纳优先权要求费。

（8）主题相同，即在先申请中作了记载。

不得作为本国要求优先权的基础：1.已经被要求过优先权的（因主题不一致未享有除外）。

2.已经被授予专利权的。

3.分案申请。

②抵触申请比较例外的情况：申请日前由任何单位和个人提出且尚未作出国际公布、并在申请日之后（含申请日）由专利局作出公布或公告的且为同样的发明或者实用新型的国际专利申请。

③新颖性判断标准：四个相同：相同的技术领域、相同的技术方案，解决相同的技术问题，产生相同的预期效果。

单独对比，整篇与在后的权利要求所请求的技术方案对比。

（A9条，同样的发明创造是相同的技术方案之间的对比，对比单位是技术方案，因此并不一定是权利要求，因为一条权利要求可能包含多个技术方案。

当然，更加不是新颖性的对比标准）④不丧失新颖性的公开：A24宽展期和优先权效力的区别：宽展期是把申请人的某些公开，或者第三人从申请人或发明人那里以合法或者非法手段得来的发明创造的某些公开，认为是不损害该专利申请的新颖性和创造性的公开。

实际上，该发明公开后已经成为现有技术，只是这些公开在一定期限内对申请人的专利申请来说不失为影响其新颖性和创造性的现有技术，并不是把发明创造的公开日看作是专利申请日。

申请人在国外或国内首次申请后，就相同的主题的发明创造在优先权期限内再向中国提出的专利申请，不会因为在优先权期间内，即首次申请的申请日（优先权日）与在后申请的申请日之间他人提出了相同主题的申请或者公布、利用这种发明创造而失去效力。

此外，在优先权期间内，他人可能会就相同主题的发明创造提出专利申请。

由于优先权的效力，他人提出的相同主题发明创造的专利申请不能被授予专利权。

（原因在于没有新颖性）创造性：①本领域技术人员他是一种假设的人他知晓申请日或优先权日以前该领域的所有普通技术知识；能够知晓申请日或优先权日之前的现有技术；并且具有应用该日之前常规实验手段的能力但他不具备创造力；如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他领域寻找技术手段，他也应该具有从该其他技术领域中获得该申请日或优先权日之前的相关现有技术，普通技术知识和常规实验手段的能力。

②突出的实质性特点（三步法）：（1）确定最接近的现有技术最接近的现有技术是与本发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果和/或用途最接近的，或公开本发明技术特征最多的现有技术。

或虽然与本发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。

（2）确定发明的区别特征和确定发明实际解决的技术问题分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比，有哪些区别特征，然后根据区别特征所能达到的技术效果，确定本发明实际解决的技术问题。

（3）判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见确定现有技术整体上是否存在某种启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到最接近的现有技术以解决上述实际解决的技术问题的启示。

（i）所述区别特征是公知常识；（ii）所述区别特征是与最接近现有技术中相关的技术手段；（iii）所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

显著的进步：通常以下情况:（1）发明与现有技术相比具有更好的效果；（2）采用不用构思，技术效果基本上达到现有技术水平；（3）代表一种新技术的趋势；（4）虽然有负面效果，但在其他方面具有明显积极的有益效果。

五、分案申请：（1）分案提出的期限：原申请案未结案之前（2）分案类别一致，不得改变；（3）写明申请日、号。

原申请是国际申请的，还应当在所填写的原申请的申请号后的括号内注明国际申请号。

（4）提交原申请文件以及有关副本，证明材料，以及国际公布的外文副本。

（5）法定期限和费用，均自原申请日起算。

对于超期的，自分案递交日2个月或通知书收到之日起15天补办。

申请人收到国家知识产权局专利局发出的向外国申请专利的保密审查决定，认为“技术方案不需要保密的，可以就该技术方案向外国申请专利”，就可以向外国申请专利或者向外国有关机构提交PCT国际申请。

鉴于国家知识产权局专利局在进行初步保密审查时，认为需要进一步作保密审查的，就会发出暂缓向外国申请专利的审查意见通知书，如果请求人在其请求提交日其4个月内未收到暂缓向外国申请专利的审查意见通知书的，就可以向外国申请专利或者向外国有关机构提交PCT国际申请。

对于国家知识产权局发出了暂缓向外国申请专利的审查意见通知书的情况，请求人在提交日起6个月内未收到向外国申请专利保密审查决定的，可以向外国申请专利或者向外国有关机构提交PCT国际申请。

按照《专利法》9条1款和《细则》第41条2款的规定，一件同样的发明创造，既想在近期通过实用新型专利得到保护，又想通过发明取得较长时间的保护，则应当在同日提出发明专利申请和实用新型专利申请，且在两件专利申请的请求书中分别声明对同样的发明创造已申请了另一件专利。

两件专利不是同日申请的，在先申请构成在后申请的抵触申请不能授予专利权或在授权后被宣告无效。

同日申请但未予以指明的，只要实用新型授权了，发明专利申请就不可能再授权，即使授权了，也会被宣告无效。

在发明专利申请的实质审查阶段，实用新型专利通常已经授权，对于同日提出申请以及分别在请求书中说明已申请另一件专利的，当发明专利申请有可能授权时，国家知识产权局将会针对重复授权问题发出审查意见通知书，要求申请人进行选择或者修改。

申请人可以通过方式已经授予专利权的实用新型专利来取得发明专利权，此时应当在答复审查一件通知书时，附交放弃实用新型专利权的书面声明，国家知识产权局公告发明专利申请被授权的同事，将在公告上注明该实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。

当然申请人还可以通过修改发明专利申请文件的权利要求书，而使其与已授权的实用新型专利的权利要求书不构成重复授权，以取得发明专利权。

八、无效宣告程序：举证期限请求人举证（1）请求人在提出无效宣告请求日起一个月内补充证据的，应当在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由，否则，复审委不予考虑。

（2）请求人在提出无效宣告请求日起一个月后，补充的证据，复审委一般不予考虑，一些例外：（i）针对专利权人以合并方式修改权利要求的证据，反证，请求人在指定期限内补充证据，并在该期限内结合证据说明相关无效宣告理由。