美国专利-警告函的最佳方法

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发布和答复美国专利警告函的最佳方法

_美国飞翰律师事务所

目前，中国公司在美国知识产权领域十分活跃。很多公司都寻求美国专利保护，以应对美国和国内市场的激烈竞争。但同时他们发现，自己依然很容易成为美国专利诉讼的目标。随着中国企业国际市场的扩大，中国公司的决策者必须了解并学会运用发布和答复专利侵权警告函的最佳方法。

事实上，在处理美国专利业务时，最让企业决策者（无论是中国公司还是美国公司）感到头痛的莫过于美国专利警告函。现在越来越多的中国公司在美国拥有专利，但很少知道应该在什么时间以及用什么方式向其他公司通报自己的专利权，因此，很多专利权人举棋不定。

一方面，他们担心措辞不当可能会导致通知接收人向美国法院提起确认判决，并由此造成重大经济损失。另一方面，当收到美国专利权人发出的措辞严谨的警告函时，他们对于不答复该警告函可能产生的经济后果也认识不足，认为只要对美国专利所有人的警告函置之不理，就可以有效地控制其公司的风险，从而避免严重的法律后果，因此，迟迟不愿采取行动。

警告函：发还是不发

美国专利权人可以向公众发布专利警告函。是否发布警告函由专利权人自主决定：无论在法律上还是道德上，美国专利权人都没有发布警告的义务。但是，如果专利权人（或其被授权人）生产、销售或进口专利产品，而拒绝向公众通报其权利，则根据《美国法典》第35卷第287节(a)条，专利权人向侵权人索取既往损害赔偿金的权利可能会受到限制。因此，是否主动发布警告函是个很重要的问题，企业在这方面的决策会对其专利等无形资产价值、侵权风险以及可能的商业优势产生重大影响。

虽然如何做专利警告决策没有绝对的规则，但我们首先要了解这样一个原则：美国专利所有人的专利权项如果只与工艺或方法直接相关，则不必提供任何“警告”即可充分保护其专利权。这个规则的依据是《美国法典》第287节(a)条，只直接涉及“专利产品”的生产、销售或进口。换言之，第287节(a)条不影响专利权人就方法专利侵权索取既往损害赔偿金的权利。

（不过请注意，如果专利权人在一项专利中同时取得方法权项和产品权项，其方法权项可能必须遵守警告要求）。

第287节(a)条规定了两种不同的警告方法，美国专利权人（及其被授权人）可根据这两种方法有效地通知他们对于“专利商品”的权利。

首先，他们可以采用“推定警告”，即在专利商品上注明专利号（例如，在显眼位置清晰印刷或蚀刻所通知专利的专利号和序列号）。

其次，他们可以向特定的接收人提供“实际警告”，例如寄送信函，向接收人说明侵权问题。对美国专利所有人而言，这两种方法各有利弊，下文将详细解释。

推定警告：策略上的灵活性

推定警告即在产品上注明专利，提醒他人不要侵犯专利。这是防止侵权的最安全的方法，采取这种方法的美国专利所有人可以适度推迟执行专利，因为对方侵权的时间越长，将来可索取的损害赔偿金越高。

既然有这种策略上的灵活性，那么为什么有些专利权人不愿意在产品上注明专利呢？

原因在于专利标识难于管理，有些还会给专利权人造成额外成本。

例如，美国很多消费电子产品的寿命相对较短，虽然这些产品受多项专利保护，但生产商都不愿意在产品上标明“专利商品”。与之相反，如果一项专利商品能在美国市场上长期销售，则通过产品标识提供推定警告的管理成本会相对较低。

第287节(a)条在产品标识的选择方面有较大灵活性，而且在某些情况下，如果“无法”在产品上注明标识，还允许在产品包装上注明标识（不过，哪些产品属于无法标识越来越难界定。如果专利所有人决定提供推定警告，则在注明专利标识时必须保持完整性和连续性，其被授权人也是如此。标识如有中断，则可能需要提供有关合理性和补救措施的证据；如果标识中断属于“不合理”，则专利所有人可能无法根据推定警告提起索赔。

尽管有潜在成本和相关负担，但推定性标识的优点却非常明显。如果持续在专利商品上标明专利，专利权人可以就所有专利侵权行为索取损害赔偿金，并可追溯到第一次发生侵权行为的时间。如果侵权行为在被发现之前已经存在了很长时间，专利权人这种追索既往损害赔偿金的权利会给侵权人造成极大风险，因此只要提起诉讼，一般就能迅速达成和解。

实际警告：选择性执行专利的优点与风险

如果美国专利权人出于商业原因，不愿意在专利商品上注明专利标识，则可以对专利商品的

市场进行监督，一旦发现潜在侵权行为，可以有选择性地提供实际警告，既可以向对侵权负责的当事人发出通知，也可以直接提起诉讼。

在这种情况下，任何专利侵权的损害赔偿金均从美国专利所有人提供实际侵权警告的日期计算。

推定警告涉及的问题一般简单明了，但发布和答复实际侵权警告与推定警告不同，会产生大量不确定因素。就本质而言，实际警告的特点可以概括为3个基本规则。首先，实际警告要求“双方就特定侵权产品或设备的明确侵权指控进行明确沟通。”Amsted Indus. Inc.诉Buckeye Steel Castings Co.案，24 F.3d 178, 187（联邦巡回法院，1994年）。

其次，实际警告必须由“专利所有人”提供。

再次，“警告函接收人对争议专利的认识或理解”与实际警告无关。

下面我们分别介绍这些基本规则。

明确的侵权指控：在大多数情况下，请求“某个行业”发放专利组合授权的邀请函不构成“明确的侵权指控”，这一点似无疑问，问题是：就特定专利提出明确的授权要求是否构成“明确的侵权指控”？答案很明确：“是的，很有可能”，这也许有些出乎意料。在美国法院看来，就特定专利提出合理明确的授权要求可被视为一种阻止侵权的方法。那么，这种“明确的侵权指控”是否可以支持被警告方在美国法院要求确认判决？从目前情况看，答案是：“否，如果专利权人并未威胁立即提起诉讼，则很可能不能支持确认判决的要求。”从专利权人的角度来看，正确权衡利弊是一项基本的知识产权策略。

判例法上的实例能够更清楚地说明这个问题。在Gart诉Logitech, Inc.案中，（254 F.3d 1334，联邦巡回法院，2001年），专利权人所请的律师向Logitech发了一份警告函，声明：(1)Gart是“编号4,862,165的美国专利的持有人”；(2)Logitech“正在用TRACKMAN VISTA 商标销售一种轨迹球产品”；(3)Logitech“应当请专利律师审查附件中的[165]号专利（特别是权项7和8），然后决定是否需要取得该专利的非独家授权”。（原文经修改）。法院裁定，这种形式的授权要求等于向Logitech发出了实际的侵权警告。但同时，法院认为这种形式的警告函并非威胁诉讼，因而不能支持被警告方发起确认判决诉讼。

专利权人在“提出侵权指控”时固然有较大自由，但与此不同的是，美国法院对于“明确指认”侵权设备有较严格的要求。例如，虽然法院在Gart案中裁定专利权人就TRACKMAN VISTA 设备发出了实际通知，但同时也裁定专利权人未能就若干密切相关的产品提供通知，虽然这些产品后来也纳入侵权诉讼的范围，但该警告函并未提及这些产品。专利权人Gart极力主张被指侵权产品与未列入的产品在技术上有相似性，这种相似性可以成为侵权的“推定性实际警告”，但在地区法院或上诉法院的分析中显然不会重视这种相似性的主张。

通过Gart案，警告函接收人在战术手段方面可以获得一些启示。收到美国专利权人的实际警告函后，如果接收人对它置之不理，可能会给自己造成重大风险。随着时间推移，接收人的潜在责任也与日俱增。同时，在评估直接责任风险时，接收人可以只注重通知函上明确列出的产品，案件进入审理程序后，真正侵权的也许只是相关产品的一部分。该案对美国专利权人在战术手段方面的启示也很明显：积极列出所有可能侵权的产品，并利用时间给警告函接收人造成压力。