唐广良：知识产权海外维权可能涉及的管辖问题——以美国法院近期的两个案件为例

唐广良：知识产权海外维权可能涉及的管辖问题——以美国法院近期的两个案件为例内容提要: 我国企业及其产品逐步走向国际市场，会面临来自海外的侵犯知识产权指控，需要熟悉国外法律关于管辖的规定，做好应诉的细节工作，同时要审慎决定是否有必要在国外设立商业机构和开展商业活动。

关键词: 海外/管辖/知识产权随着我国企业及其产品逐步走向国际市场，涉及知识产权的“海外维权”问题已经被提上议事日程。

但与美日欧等发达国家和地区的企业相比，我国企业面临的“维权”问题不仅涉及如何保护自己的知识产权，而且更多的是要考虑如何应对来自海外的侵犯知识产权指控。

本文将以近期美国法院审理的两起涉及我国企业的知识产权案件为引线，集中讨论中国企业在海外遭遇知识侵权指控时的应对策略。

一、两个参照案例[1]第一起案件发生在传统产业领域——轮胎产业。

案件起因是我国山东招远的玲珑轮胎股份有限公司与阿联酋迪拜的Al Dobowi，Ltd.公司合作生产一种矿山机械用橡胶轮胎并销往美国，被美国佛罗里达州的TIRE ENGINEERINGAND DISTRIBUTION，LLC，d/b/a Alpha TyreSystems，d/b/a Alpha Mining Systems以侵犯版权、侵犯商标权、商业共谋等为由诉至美国弗吉尼亚州东区联邦地区法院。

在陪审团裁定各项指控均成立的前提下，一审法院判决支持了原告的诉讼主张，判令两被告共同向原告承担2600万美元的赔偿及高达63万美元的律师费。

两被告不服一审判决，上诉至美国联邦第四巡回法院。

上诉法院经过审理，部分撤销了一审法院的判决，包括一审法院关于被告侵犯原告商标权及构成商业共谋的指控，但仍然支持了一审法院判决的2600万美元的损害赔偿判决。

第二起案件发生在服务业领域。

原告是美国的LABTEST INTERNATIONAL，INC.，d/b/a Intertek Consumer Goods North America，简称Intertek，是一家在美国特拉华州注册的，向消费品产业提供产品检验、测试及认证服务的公司。

被告是我国深圳的CENTRE TESTING INTERNATIONAL CORP.（深圳华测鹏程国际认证有限公司，简称“华测认证”或“CTI Certification”，原为CQC深圳评审中心），简称CTI，与原告同属于产品检测与论证服务提供商。

原告在我国举办的博览会上发现，被告散发的一些资料实际上是未经许可复制原告享有版权的培训资料。

与此同时，被告网站上还声称提供一些培训课程，其中使用的教材也是未经许可复制的原告的资料。

于是，原告便向美国康涅狄格地区的联邦地区法院提起诉讼，指控被告侵犯了其受美国版权法保护的资料。

被告以其行为发生于中国，因而美国联邦地区法院没有管辖权为由提出异议。

法院经审理支持了被告的管辖异议。

原告不满康涅狄格州联邦地区法院的一审判决，又以相同诉因向位于美国伊利诺斯州的联邦地区法院提起诉讼。

被告在提出管辖权异议的同时提出反诉，以原告的行为构成“滥诉（vexatious litigation）”为由，请求法院判决原告赔偿其为在康涅狄格州应诉而支出的律师费。

伊利诺斯州联邦地区法院判决支持了被告的管辖异议，但以没有证据证明原告的行为构成滥诉为由，驳回了被告要求原告承担其前诉律师费的主张。

以上两个案件的被告均涉及我国企业，而且被指控的侵权行为都发生在我国。

虽然被告均提出了管辖异议，但第一个案件的管辖异议未获法院支持，第二个案件两次立案后，法院均以美国法院没有管辖权为由驳回了原告的诉讼。

针对两个案件的不同结果，本文将作出以下梳理。

二、美国关于对人管辖的法律与判例法院的管辖可分为对人的管辖（或称“属人管辖”）和对物的管辖（或称“属地管辖”）两类。

本文只涉及对人的管辖问题。

美国法上关于对人的管辖的基本原则来源于美国宪法。

根据美国《宪法》1791年第5修正案及1886年第14修正案的规定，非经“正当的法律程序”，不得剥夺任何人的生命、自由和财产。

这一原则规定要求美国法院审理的任何案件都必须建立在“正当程序”基础之上。

至于何为“正当程序”，必须将联邦立法、行政条例及相关的判例结合在一起方能确定。

根据美国《联邦民事诉讼条例》第12条（b）的规定，作为被告，除了与原告辩论以争取胜诉外，还可以对案件本身提出异议，理由包括：（1）对标的物没有管辖权；（2）对人没有管辖权；（3）审理地点不合适；（4）程序不充分；（5）文书送达有缺陷；（6）缺少明确的诉讼请求；（7）有独立请求权的当事人未加入诉讼。

就本文涉及的两个案件而言，被告均以受案法院没有“对人管辖权”为由提出抗辩。

因此，下面将集中讨论美国法院如何确定“对人管辖权”。

美国最高法院在一些判例中[2]将对人的管辖的确立区分为一般管辖与具体管辖两种情况。

按照该院的解释，只要被告与法院地之间有“连续且系统的联系”，一般管辖即可成立。

但究竟什么样的联系属于“连续且系统的联系”，则还要考查多种因素。

在一般管辖得以成立的情况下，法院能否对具体的案件主张“具体管辖”，则除了要求被告与法院地有此种联系之外，相关的诉由还必须是源自这种联系，或者与这种联系有直接的关联性。

通常情况下，对人的管辖的确立首先要考查的是被告的国籍与住所。

一旦案件涉及的被告不是法院地的国民（包括公民及居民），从主体上说，该案就属于“涉外”案件；法院要主张对人的管辖，就构成了美国法上的“域外管辖”或“长臂管辖”。

虽然美国各州关于长臂管辖的立法并不完全相同，但都必须与美国宪法确立的“正当程序”原则相一致。

某些案件的法官甚至解释说，判断长臂管辖能否成立，最终实际上就是要看法院行使管辖权是否符合美国《宪法》第14修正案确立的“正当程序”原则。

[3]由于域外管辖或长臂管辖的初始目的是方便本国国民的诉讼，并且通过本国法院的管辖，最大限度地保护本国国民的利益，所以在传统上，美国法院在接到原告起诉后，都会尽可能找到其得以行使管辖权的理由。

为此，“最低联系”原则逐渐被确立。

所谓“最低联系”，就是要求法院在行使对案件的管辖权时，至少应当有一个起码的门槛。

前面所述的美国最高法院在相关案件中确立的标准通常会被美国法院援引来认定最低联系，即“一般管辖”+“具体管辖”的双重审查。

只有当两个标准都符合时，法院才可以行使管辖权。

当然，具体到每一个案件时，法院判断最低联系时考虑的因素并不完全一样。

在前述第一个案件中，法院并没有找到被告在当地拥有或租赁房产，亦或者拥有生产设施的证据，也没有证据表明被告在当地雇用了直接从事生产或销售的雇员，仅仅发现被告曾在当地与原告的前雇员进行接触，并从其手中获得了原告的设计图，并发现该雇员从原告公司离职后自己在当地开办了事务所，且与被告之间存在实质性的联系。

除此之外，被告与法院地的联系就是将侵权产品销售给当地的用户。

这意味着被告与法院地之间的联系实际上并没有达到“连续且系统”的程度。

在第二个案件中，伊利诺斯州联邦地区法院考虑的因素包括：被告是否在该州拥有或者租赁有房产？被告在该州是否拥有固定的设施？以及被告在该州是否雇用了雇员？经审理，法院认定，这三个问题的答案都是否定的。

当然，为了倾向于行使管辖权，美国法院还发展起一种被称为“影响主义”或称“后果主义“的标准，即只要发生在外国的行为实际上影响了美国的商业，即可认定行为人与美国法院所在地之间具备了最低联系。

正是基于这样的理论与相应的司法实践，美国法院审理了许多以外国公司为被告，且以被告在美国之外实施的活动为审理对象的案件，并做出了对外国被告公司非常不利的判决。

[4]随着国际市场一体进程的加快，以及社会成员跨国活动的日益频繁，美国法院的一些法官们发现，如果按照前述原则行使管辖权，许多发生在外国的案件都有可能会被提交美国法院审理。

这样的结果对美国国民可能是最有利的，但却因为有可能对外国人非常不利而遭到其他国家的反对。

为此，自20世纪80年代开始，在不涉及国家和政府利益时，美国法院在涉及包括知识产权在内的“侵权”案件时，引入了另外一个考量标准，即“意欲受益（purposefully availment）”标准。

在前述第一个案件中，美国上诉法院首先认定，两被告的行为均属于有意利用在弗吉尼亚开展活动的优势。

而在第二个案件中，法院认定，被告没有通过借助互联网向伊利诺斯州提供侵权复制件的方式在该州实施故意的侵权行为。

结果，法院不仅对第一个案件行使了管辖权，而且作出了不利于被告的判决；第二个案件则以不应行使管辖为由而被美国两个法院驳回。

更重要的是，从两个案件的资料上看，是否有意利用法院地的优势或好处实际上是法院最终决定是否行使管辖权考虑的首要因素。

在第一个案件中，由于法院已经认定被告有意利用在弗吉尼亚州开展活动的优势，所以在涉及对人管辖问题时，法院特别强调，被告系外国公司这一事实本身并不能说明对其实施管辖构成对被告的负担。

在这一论断的前提下，法院又刻意指出，被告是在弗州会见的原告前雇员；该雇员从弗州窃取了原告的轮胎设计；被告还雇用该雇员在弗州开设了设计事务所，并与该雇员之间有着实质性的往来。

这一切都是为了最终认定被告具备了与该州的最低联系，从而允许该允州的联邦地区法院对其实施“属人管辖”。

而在第二个案件中，法院认为，只有以下三个条件都具备时，法院才能对被告行使“属人管辖”权：（1）被告实施了愿意的侵权行为；（2）该行为的目标明确指向了法院地；（3）被告知道其行为将会导致原告受伤害。

由此可见，法院在该案中对被告的主观状态给予了非常高度的关注。

审理过程中，原告也曾提供若干证据，试图证明被告与法院地存在各种各样的联系，但法院最终却以没有管辖权为由驳回了原告的起诉。

另外，两个案件的法院还考虑了另外一个问题，即对被告行使“属人管辖”是否符合“合理原则”或“传统的公平正义”原则。

如前所述，第一个案件的法院认为，被告系外国公司这一事实并不能说明其对实施管辖会给被告造成负担，对被告实施管辖并不违反美国宪法确立的“正当程序”原则，且与合理原则的本意并不相悖。

法院认为，虽然被告是外国公司，但其完全可以启用当地律师参加诉讼，从而维护其自身的正当利益。

在第二个案件中，法院认为，即使已经认定该案件符合具体的属人管辖要求，且当事人与法院地之间具有最低程度的联系，法院也不能必然主张行使管辖权，还要考查这样做是否符合“公平与实质性正义”的精神。

法院进一步认为，在被告与法院地几乎没有联系的情况下，仅仅因为原告声称自己的利益受到了损害就强迫被告来此参加诉讼是不行的。

“意欲获益”原则作为最低联系的标准，可以保证被告不至于因为其与法院地之间的或然性联系（random contacts）而基于原告的单方面起诉就不得不接受管辖。

三、知识产权海外维权应注意的几个细节问题从对两个案件的评介中可知，虽然两个案件的案情确有些不同，但从旁观者的角度来看，两个案件之间的区别也并非很大，但美国法院的判决结果却大相径庭。