中日专利单一性规定比较

中日专利关于单一性相关问题的简析
施峰路
作为邻邦，中国与日本的专利法之间有许多相似相同之处，但随着近年来各国专利法的发展与修改，对于两国专利申请人来说，需要注意的不同之处也越来越多。

本文仅针对单一性相关问题，尤其是实务中处理问题进行简要分析。

一：中日专利法中关于单一性的相关规定和审查方式
2007年4月1日，日本专利法中设计了关于变更发明的特别技术特征（STF, special technical feature）的规定（第17条2第4项），适用对象为2007年4月1日之后的专利申请（含当日），相应的，审查基准中也新设了关于shift 修改的规定。

根据日本专利审查指南第I部第2章2.2，发明的单一性判断是指2组以上的发明是否具有相同的或者相对应的特别技术特征。

这里所指的“特别技术特征”是指相对现有技术明示有贡献的技术特征。

（参见日本专利法第37条以及实施细则第25条8第2项）
根据该规定，日本审查员只对符合单一性规定的权利要求进行实质审查。

例如，在下述例1的权利要求中，审查员认为A特征被公开，而认定A+B为“特别技术特征”的情况下，则审查员只对权利要求1-4进行实质审查；因为A+D和A+E的方案与A+B的方案不具有单一性，所以日本审查员并不审查权利要求5与6。

“特别技术特征”，其中A特征
在现有文献中被公开
６．Ａ＋Ｅ
（例1）
在权利要求1记载的发明不具有特别技术特征的情况下，对于串行式从属于权利要求1的发明的同一类的一系列权利要求来说，原则上也进行实质审查。

即例2中，日本审查员仍将继续实质审查权利要求2，4和7。

（例2）
在串行式从属于权利要求1的一系列权利要求所涉及的发明中，如果某一从属权利要求具有特别技术特征的情况下，则审查员对所有从属于该某一从属权利要求的所有权利要求项都将进行实质审查。

即，在权利要求2具有特别技术特征的情况下，仍对权利要求2的所有权利要求进行实质审查。

（例3）
相比日本专利法，按照中国专利审查指南的规定，属于一个总的发明构思的两项以上的发明在技术上必须相互关联，这种相互关联是以相同或者相应的特定技术特征表示在它们的权利要求中的。

日本专利法所定义的“特别技术特征”与中国专利法中的“特定技术特征”表面上来看具有相同的定义，其所指均为相对现有技术而言做出贡献的技术特征。

然而，根据现行日本专利审查指南以及实践中所遇到的实例※来看，日本专利法所定义的“特别技术特征”更趋向于按照新颖性的标准来衡量的特征，而中国专利法中的“特定技术特征”虽然没有明
确说明，但往往与新颖性和创造性同时论述，其趋向于高于新颖性的标准，换句话说笔者认
为是接近于创造性标准来衡量的特征。

※（根据文献[1]，该文中被调查的日本专利申请共49件，发现其中41件申请被认为不具备新颖性。

其中，虽然不具备新颖性但是具有STF的申请有15件，这15件中均为权利要求2或之后的权利要求被认为具有STF（也就是说这15件的权利要求1均不具有STF）。

另外，未通知不具有新颖性的8件申请均认为具有STF。

在调查的申请中，被认为具有新颖性而不具有STF的申请件数为0。

从这样的角度来看，在日本的审查实务中，实际上可以认为“STF=新颖性”，大家的观点普遍认为STF的审查标准与新颖性的审查标准相同。

）
中国审查指南第二部分第6章中对于单一性审查作出了明确规定，但是并未对审查员的审查方式作出明确规定。

一般来说，在上述例1的情况下，如果权利要求1，5和6均为独立权利要求，则中国审查员同样只审查权利要求1－4。

在上述例2和例3的情况下，中国审查员的审查方式与日本有所差异，审查员在判断权利要求1没有新颖性或创造性后，原则上审查员可以暂时不考虑并列从属于权利要求1的权利要求2和3之间的单一性问题，这是考虑到申请人可能会进一步修改权利要求的情况，因此中国审查员有可能会邀请申请人作出进一步修改后再重新进行新颖性和创造性审查；而另一方面如果审查员可以确认某个具有授权前景的从属权利要求（例如权2）的情况下，也可以进一步进行检索并且指出并列从属权利要求之间的单一性问题。

二：中日专利法中关于单一性问题的修改方式
（1）日本
根据日本专利法第17条2第4项，申请人在收到拒绝理由通知书之后，禁止将审查对象变更为技术特征不同的其他的发明（shift修改规定）。

其判断方式为：通过判断<修改前的权利要求范围中进行了新颖性、创造性等要件审查的所有发明>和<修改后的权利要求范围中的所有发明>是否满足单一性要件（即，是否具有相同或相应的特别技术特征），来判断修改方式是否为变更发明的特别技术特征的修改。

（例4）
在例4中，如果A+B被认定为特别技术特征的情况下，则修改后的权利要求1（A+B+E）则符合shift修改的规定，而权利要求2（A+E）则违反shift修改的规定，而不被审查。

如果修改前的权利要求1不具有特别技术特征，且串行式从属于权利要求1的同一类的一系列权利要求中，发现有具有特别技术特征的发明的情况下（在例5中为权利要求3），在修改后的权利要求范围中，审查员只对于包括有该修改前具有特别技术特征的发明的权利要求3的同一类发明，进行全面审查。

例5
在修改前的审查中，如果串行式直接从属于权利要求1的同一类的一系列权利要求中不存在具有特别技术特征的发明时，原则上只将包括该修改前的一系列权利要求中最后一个权利要求（例6中为权3）的所有发明特定事项的一系列的修改后的权利要求，作为审查对象进行全面审查；否则因为违反第17条2第4项的规定而不进行审查。

例6
在例6的情况下，修改前的权利要求3不具有特别技术特征，修改后的权利要求中只有权利要求1和3包括修改前权3的所有发明特定事项，所以审查员审查修改后的权利要求1和权利要求3。

同时，在例6的情况下，如果审查员认为修改后的权利要求1也不具有特别技术特征，那么审查员只审查修改后的权利要求1和权利要求3。

在修改前的审查中，如果串行式直接从属于权利要求1的同一类的一系列权利要求中，不存
在具有特别技术特征的发明的情况下，如果包括修改前的权利要求3的所有发明特定事项的修改后的权利要求1中存在具有特别技术特征的发明时，则将包括该发明的所有发明特定事项的一类权利要求作为审查对象进行全面审查；否则因为违反第17条2第4项的规定而不进行审查。

例7
另外，根据日本审查指南的规定，在修改前的权利要求1不具有特别技术特征的情况下，审查员在拒绝理由通知书中会暗示必须作为修改基础的发明。

（2）中国
相比日本审查指南中关于单一性的修改方式的严格规定，从笔者角度看来中国审查指南的规定相对来说比较简单。

在中国审查指南关于“答复审查意见通知书时的修改方式”中，明确指出禁止主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。

例如，一件有关自行车新式把手的发明专利申请，申请人在说明书中不仅描述了新式把手，而且还描述了其他部件，例如，自行车的车座等。

经实质审查，权利要求限定的新式把手不具备创造性。

在这种情况下，申请人作出主动修改，将权利要求限定为自行车车座。

由于修改后的主题与原来要求保护的主题之间缺乏单一性，这种修改不予接受。

该规定与日本的规定相同。

另外，中国审查指南中也指出，在删除一项或多项权利要求，以克服原第一独立权利要求和并列的独立权利要求之间缺乏单一性，或者两项权利要求具有相同的保护范围而使权利要求书不简要，或者权利要求未以说明书为依据等缺陷，这样的修改不会超出原权利要求书和说明书记载的范围，因此是允许的。

在中国审查指南中没有明确列举出上述例4－7的具体实例，但可以理解的是，在例4－7的情况下，符合中国专利法规定的修改方式要较为宽松，申请人可以在原权利要求1的基础上根据说明书的记载而进行适当修改以克服新颖性或创造性问题，而不是必须按照权利要求3（例如，例7）的基础来修改权利要求。

三：实务中的问题
（1）日本
根据文献1，在新的日本审查标准下，出现了如下与审查标准不是严格相符的事例。

事例1：
《修改前》括号内为审查意见
权利要求1：A （不具有STF）
权利要求2：A+B（具有STF）
权利要求3：A+C （不作为审查对象）
权利要求4：A+D （不作为审查对象）
《修改后》
权利要求1：A +X（不作为审查对象）
权利要求2：A+X +B（不作为审查对象）
权利要求3：A+X +C （不作为审查对象）
权利要求4：A+X +D （不作为审查对象）
在事例1中，在第二次审查意见（驳回意见）中，修改后的所有权利要求被认为违反了偏移修改要件，不进行单一性之外的其他要件的审查。

然而根据审查基准，修改前的权利要求范围中最初记载的发明不具有特别技术特征的情况下，修改前的权利要求中某一项权利要求N 被认为具有特别技术特征的情况下，修改后的同类权利要求如果包括该项权利要求N的所有发明特定事项的话，则作为审查对象进行全面检查。

在事例1中，虽然修改前权利要求1被认为不具有STF，但是修改前的权利要求2被认为具有STF，而且修改后的权利要求2包括修改前的权利要求2中的所有发明特定事项，因而，在事例1的情况下似乎日本审查员对shift 修改的规定的把握也不是非常全面。

在文献1所调查的49件申请中，如同事例1中的审查意见共有3件。

这样的情况的发生，一方面日本专利代理人认为这是因为改正后的审查基准的运用还在初期过程中，所以还存在以上事例1中的混乱的审查标准的情况，另一方面从申请人的角度，也应该进一步关注审查标准的细小变化和改动。

另外，根据日本审查指南，虽然违犯单一性，但在审查串行式的从属权利要求的情况下，在最初的审查意见中需暗示作为修改基础的发明。

然而在调查的49件申请的最初的审查意见中，有28件申请的审查意见并未提供修改的暗示。

此外，由于审查员在最初的审查意见通知书中没有指出具体STF，这时申请人所考虑的具有STF的修改与审查员认定的具有STF的修改不相同，可能导致申请人的权利要求修改违反了shift修改规定。

例如，因为审查官在最初的审查意见通知书中未给出STF的意见，申请人认为从属权利要求2的发明特定事项A+B是具有STF，因此按照A+B为基础修改了权利要求。

然而，实际上审查员认为从属权利要求3所涉及的发明特定事项A+B+C具有STF的情况下，因此仅以A+B为基础的权利要求修改会因为违反shift修改规定，而导致被审查员驳回。

另外，应注意的是，修改前的权利要求1如果被认为具有STF，则修改后的权利要求应具有与
修改前的权利要求1相同或对应的STF。

注意，也不是说修改后的权利要求必须包括修改前的权利要求1中的所有发明特定事项。

举例来说，如果权利要求1被认为具有STF，且权利要求1具有发明特定事项A+B+C+D，但实际上A+B+C就具有STF的话，那么修改后的权利要求只需要包括发明特定事项A+B+C即可。

从申请人的角度来说，如果审查员没有明确指出STF 的话，申请人对STF的判断会比较困难。

（中国）
因为中国并没有类似于日本的shift修改的规定，因此，在实务中关于单一性的问题相对也比较简单。

但是，在原权利要求中具有缺乏单一性的2套独立权利要求的情况下，审查员有可能会明确指出第一套独立权利要求将作为审查基础，也有可能会暗示申请人可以在2套独立权利要求中任意选择一套。

由于审查员倾向于只审查第一套独立权利要求，因此，在答复审查意见时，如果想选择第二套独立权利要求，则事先与审查员进行沟通为好。

四：总结
由于中日之间对于单一性的修改方式不太相同，因此在实务中，尤其对于申请人来说，因应从以下几个方面进行合适应对。

1：在权利要求的撰写方式上，针对进入日本的专利申请，可以在技术方案的基础上，可以考虑采用串行式的从属权利要求的撰写方式，同时，应考虑权利要求的前后的顺序的重要性，避免将含有非重要的技术特征的权利要求置于含有重要技术特征的权利要求之前。

同时，由于日本允许多项从属权利要求引用另一多项从属权利要求，因此在构筑进入日本的专利申请的权利要求时，也可考虑多项引用多项的撰写方式，从而导致日本审查员将对具有串联式引用关系的所有权利要求进行审查。

2：在权利要求1不具有STF的情况下，由于单一性的要求造成对审查范围的限定和修改后可以保留的权利要求的限制，根据申请人的实际产品保护需要，可能必须对其他的权利要求进行分案申请，这样造成申请人的负担的增大。

权利要求1是否具有STF（新颖性），对于申请人之后的对应和修改有着非常重大的影响，因此在申请阶段，推荐申请人进行相应的现有技术的调查，不要对权利要求1进行不必要的范围的扩大。

3：在答复日本审查意见通知书时，一方面要正确理解审查员的意见，明确审查员的审查意见中所指的特别技术特征的对象。

另一方面，申请人在答复意见中最好明确主张修改后的权利要求1的哪一部分技术特征具有STF。

4：申请人有必要加强对日本新的审查基准的理解和分析，同时了解日本审查员的审查标准的变化。

5：进入中国的专利申请的权利要求，因为不允许多项从属权利要求引用另一项从属权利要求的方式，因此，要区别于进入日本的权利要求的撰写方式；同时，申请人也应继续关注中国审查员的日趋严格的审查方式的变化。

文献[1]：日本特許第１委員会第４小委員会， Vol.60 No.8 2010-10-28 ““シフト補正”の運用状況及び実務上の留意点にていて”，知財管理
文献[2]：日本特許庁、２００７．特許・実用新案審査基準HTML版、日本発明協会
文献[3]：富澤孝、Vol. 60 No. 9 いわゆる「シフト補正の禁止」の審査基準について、パテント
文献[4]：中华人民共和国知识产权局，2010. 中国专利审查指南，知识产权出版社
文献[5]：中国专利复审委员会，2008. 审查操作规程，知识产权出版社。