浅谈等同原则的限制

浅谈等同原则的限制

[摘要]等同原则是全世界国家的专利系统的都具有的一条法律原则，是为了弥补文字叙述的不足，避免不道德的仿冒而确立的，从而保护了权利人的利益。禁止反悔原则、捐献原则等是对等同原则的限制。本文通过对案例的分析，对其进行了详细的阐述，并介绍了国内外的司法适用情况。

[关键词]等同原则；禁止反悔原则；捐献原则

绪论

等同原则的目的是为了解决申请人在申请专利时无法用文字对设备或方法发明进行完整而准确的概括，从而使得行为人在侵权行为发生时对权力要求中定义的技术方法进行某些非实质性的改动以避开侵权的问题。但对等同原则的过分扩张会妨碍社会公共利益，造成技术改进的障碍，也会造成权力要求范围的不确定，因此，对等同原则的限制是必须的，等同原则的限制理由可以是禁止反悔、在先技术、捐献原则、全面限制原则（即逐项对比原则），本文将从禁止反悔原则和捐献原则进行探讨。

一、禁止反悔原则

禁止反悔原则是指禁止专利权人通过诉讼的形式将其放弃或从专利局得不到的权利要求“捡回来”，即专利权人对其在申请、审查、无效过程中与中国知识产权局、专利复审委员会之间的往来文件里所作的承诺、放弃或认可，专利权人在侵权纠纷中不得反悔，其目的是减少权利要求的不确定性。

（一）Festo案

Festo案是禁止反悔原则对等同原则限制的应用中不得不提的经典案例。

Festo公司拥有两项工业设备专利（4,354,125；3,779,401），其中一个专利在审查过程中被美国专利商标局审查员基于美国《专利法》第112条驳回。申请人对其权利要求进行了进一步限定，即限定该设备含有两个单向密封环，其外套筒用可磁化材料制造。另一个专利在复审程序中也进行了修改，加入了上述密封环限定。

被告Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki（SMC）公司的产品中使用一个双向密封环和非磁化材料制造的外套筒。

Festo主张基于等同原则，被告SMC的产品对其专利构成侵权，而被告SMC 辩称应适用禁止反悔原则，原告关于被告的设备为原告设备等同物的主张不成

立。

联邦地区法院认为，禁止反悔原则的适用限于为避免先有技术而对权利要求的修改。本案中，专利权人在申请过程中的修改不是为克服先有技术而做出的，因此不适用禁止反悔原则。联邦地区法院支持了原告Festo公司的主张。

联邦巡回上诉法院(CAFC)推翻了联邦地区法院的判决，联邦巡回上诉法院认为，禁止反悔原则的适用不限于为避免先有技术而做出的修改，而是适用于为满足专利性要求(例如美国《专利法》第112条的要求)而做出的任何变窄修改。禁止反悔原则的适用剥夺了专利权人对修改所涉及的要素主张适用等同原则的权利。

联邦最高法院认为，禁止反悔原则可适用于任何为满足《专利法》的要求而对权利要求做出的修改，而不仅仅限于为避免先有技术而做出的修改。但禁止反悔原则的适用部分剥夺但不是全部剥夺专利权人主张适用等同原则的权利，取决于修改的目的和修改的内容。最高法院撤销了联邦巡回上诉法院的决定，将此案发回复审。[1]

（二）弹性排除还是完全排除

从Festo案中可以看出，禁止反悔原则对等同原则的排除究竟是适用弹性排除还是完全排除是存在争议的。联邦巡回上诉法院认为，禁止反悔原则的适用剥夺了专利权人对修改所涉及的要素主张适用等同原则的权利，即主张完全排除。而联邦最高法院认为禁止反悔原则的适用部分剥夺但不是全部剥夺专利权人主张适用等同原则的权利，取决于修改的目的和修改的内容，即支持弹性排除说。

在Hughes Aircraft案中，联邦巡回上诉法院指出向专利局提出的两类修改导致适用禁止反悔原则：为克服现有技术而对权利要求的修改以及为获得专利而进行的陈述，从而初步确立了弹性排除说。1997年最高法院在Warner Jenkinson Co.Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.一案[2]中确立了一个新的规则：专利权人负有举证义务，以说明修改权利要求的原因，如果专利权人不能说明修改的原因，法院就默认修改的目的是为了避开现有技术，法院就可以适用禁正反悔原则。Warner Jekinson案继续了Hughes Aircraft案的弹性排除，但扩大了禁止反悔原则的适用范围。[3]

完全排除和弹性排除体现了不同的价值理念。完全排除旨在简化等同理论，追求审判效率，明确专利的范围界限，体现了法院对公众利益的保护。而弹性排除追求一种实质公平和利益平衡，体现了法院对权利人的保护。[4]

理论界多赞成弹性排除，根据Festo案最终所确立的规则，美国适用禁止反悔原则的具体步骤如下：

首先，判断修改是否缩小了某项权利要求的字面范围。如果修改没有缩小字面范围，则禁止反悔原则不适用；如果被告侵权人证明修改缩小了范围，就看修

改原因是否涉及专利性的实质原因，譬如为避免与现有技术相冲突，当申请记录无法显示修改原因时，推定专利权人的修改与获得专利权有关。值得注意的是，CAFC认为这种修改不考虑是出于自愿还是响应专利机关的要求。[5]

（三）相关性

根据弹性排除说，权利人对专利修改的原因是能否适用禁止反悔原则的重要考虑因素，即如果修改是有相关性的则可以适用禁止反悔原则。那如果定义相关呢？

在Warner Jekinson案中相关性仅定义为限于为避免先有技术而对权利要求的修改，而在之后的Festo案中，相关性定义为任何与可专利性的法定要求相关的修改，包括对可专利性主题（patentable subject matter）、实用性(utility)、最佳实施例(best mode)、可实现性(enablement)和书面描述(written description)的要求，均落入“出于与可专利性直接相关的原因而做出的修改”的范围。[6]

（四）我国立法司法情况

2010年1月1日生效的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

这是对禁止反悔原则的明文规定，条文里未出现对禁止反悔原则适用的例外规定，似乎表明这里适用的是完全排除。但在司法实践中，我国法院也采取了弹性排除。

奥诺（中国）制药有限公司（奥诺公司）状告湖北午时药业公司（午时公司）侵犯其专利权一案中，原告奥诺公司在专利审查过程中被审查员要求修改，因而对其专利要求进行了进一步限定，即将原权利要求书中的可溶性钙剂更改为活性钙。[7]

涉案专利与被控侵权产品技术方案中的必要技术特征主要存在两点差别：（1）原告专利为活性钙vs涉嫌侵权产品为葡萄糖酸钙；（2）原告专利为谷氨酸或谷氨酰胺vs涉嫌侵权产品为盐酸赖氨酸。

显然，字面侵权不成立，原告主张运用等同原则，判定被告侵权。被告主张二者产品的技术特征不同且对于原告专利要求书中的修改应适用禁止反悔原则。

法院审理认为：活性钙与葡萄糖酸钙同样是可使用的能被人体吸收的钙剂，作为补钙药剂的原料两者是等同的且可任意选择的，而2种氨基酸在防治钙质缺损的药物中两者是与钙剂配伍使用，且均实现促进钙吸收的功能和效果，因此，双方产品的技术特征虽然字面不同但实质是等同的，适用等同原则。而对于是否适用禁止反悔原则，法院认为，“只有为了使专利授权机关认定其申请专利具有