商标代理人培训讲义五

商标代理人培训班培训讲义之五
商标许可使用及合同备案
商标局监督管理处魏崴
第一节《商标法》中有关商标使用许可的规定
一、我国《商标法》对使用许可行为的规定
商标使用许可，是指商标注册人作为许可人通过签订商标使用许可合同，许可他人即被许可人使用其注册商标。

《商标法》对商标使用许可行为的规范可以分为三个方面：
（一）规定许可双方保证质量的权利、义务。

《商标法》第四十条一款规定，许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。

被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。

（二）规定在商品上标明被许可人名称及产品产地的义务。

《商标法》第四十条第二款规定，经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。

（三）规定强制备案管理。

《商标法》第四十条第三款规定，商标使用许可合同应当报商标局备案。

二、新旧《商标法》中关于许可合同备案的异同
2001年修改实施的新《商标法》于1993年《商标法》相比，注重的是纠正和制止违法行为，取消了对部分违法行为进行罚款的规定。

（一）《商标法实施条例》第四十三条规定，许可他人使用其注册商标的，许可人应当自商标使用许可合同签订之日起3个月内将合同副本报送商标局备案。

对未报商标局备案的，取消了旧《细则》中关于合同双方未在3个月内备案、存查予以罚款1万元的规定，没有规定具体罚责。

（二）《实施条例》对经许可使用他人注册商标，而未在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地的，取消了旧《细则》处以五万元以下的罚款和撤销注册商标规定，《实施条例》第四十条只规定对逾期不改正的，收缴其商标标识；商标标识与商品难以分离的，一并收缴、销毁。

三、商标使用许可的意义
（一）保证注册商标的使用。

商标的法律意义是识别商标或服务的不同提供者，只有使用才能实现其功能，所以，商标法规定了三年不使用撤销制度。

因各种原因，有的注册商标所有人可能不使用其商标，为了达到维持商标所有权，注册商标所有人通过签订合同许可他人使用其商标，这种使用方式也视为注册人使用，以次避免因三年不使用而被撤销。

（二）有利于商标所有人充分实现其所有权权能。

即通过将商标使用权范围扩大，获取更大的经济效益。

四、商标使用许可合同的基本内容
商标使用许可合同是指商标注册人许可他人使用其注册商标达成的书面协议。

商标使用许可合同在《合同法》中并未对其做出单独规定。

在实践中，一般由许可人和被许可人根据自愿、公平、诚实信用的原则，约定相互间的权利义务。

一般应包括以下内容：
（一）许可人和被许可人的名称、地址；
（二）授权范围：包括商标使用许可的性质（独占、排他或者普通使用许
可）；被许可商标的图样，被许可使用的商品或服务范围；许可使用的地域范围和许可期间等。

（三）为保证商品质量而约定的有关措施，如技术、设备、服务等。

（四）许可人保证被许可商标持续有效的有关条款，如按期续展，不得在合同存续期间注销被许可商标等。

（五）合同终止或解除条件。

（六）商标使用费（许可费）数额及支付方法。

（七）违约责任。

（八）法律适用及争议的解决方式。

（九）合同生效日期。

（十）合同签约日期、地点。

（十一）许可人、被许可人签字盖章。

（十二）合同应约定的其他条款。

五|、商标使用许可合同备案的作用
商标使用许可合同在商标局备案，是为了便利工商行政管理部门对注册商标使用许可的管理，以保护商标注册人以及被许可人的合法权利。

同时，商标使用许可合同一经备案，即具有公示信力，取得了法律上认可的对抗力。

2002年10月12日，最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》对商标使用许可备案做了明确规定，“商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外”。

“商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人”。

我局在《商标使用许可合同备案指南》及网上和接触屏上的商标使用指南上均有适用许可合同示范文本，大家可以参照。

第二节商标使用许可合同备案申请
一、如何申请商标使用许可合同备案申请
商标使用许可合同备案手续由许可人办理。

商标使用许可合同备案，许可人为国内企业的，可以通过代理机构代理，也可以直接向商标局递交申请，自行办理；许可人为外国人或外国企业的，必须通过我国商标代理机构代理。

共有商标许可，需由代表人提出申请，并视为已经得到其他共有人的授权（但在合同上要有全部共有人的签字）。

二、备案申请需提交哪些材料
（一）填写《商标使用许可合同备案申请书》一份。

无代理的，必须由许可人在申请书上加盖公章或签字；有代理的，许可人须在委托书上签字盖章。

（二）许可合同副本或是经过公正过的商标使用许可合同复印件一份。

（三）通过代理机构代理的，须附送一份《商标代理委托书》.申请人直接申请，未经代理的，需另外提交许可人证件复印件（包括营业执照或身份证）、经办人身份证复印件。

（四）许可使用烟草商标的，须附送被许可人《烟草生产许可证》、《烟草经营许可证》复印件。

（五）缴纳备案费300元。

委托商标代理机构办理的，申请人应当向代理机构缴纳备案规费和代理费，商标局收取的备案规费从该代理组织机构的预付款中扣除。

（六）合同文字为外文的应同时附送中文译本。

（七）许可使用商标的注册证复印件（这项不是必须的）。

同时办理通过一份合同许可一个被许可人使用多个商标的，许可人应当按照商标的数量报送《商标使用许可合同备案申请书》，但可以只报一份商标使用许可合同副本，在其他备案申请中可提交合同复印件，并标注许可合同副本原件所在的卷宗号。

同时办理通过一份合同许可多个被许可人使用一个商标的，许可人应当按照被许可人的数量报送《商标使用许可合同备案申请书》，但可以只报一份商标使用许可合同副本，在其他备案申请中可提交合同复印件，并标注许可合同副本原件所在的卷宗号。

三、如何填写《商标使用许可合同备案申请书》
备案申请书上的许可人名称、注册号、商标名称、商标图样与《商标注册证》上要完全相同；申请人名称和章戳要一致；备案申请书填写的内容应与合同内容一致。

许可使用的商品不得超出注册商标核定使用的商品范围；如许可商品与注册证上完全相同，在申请书上可只写“与注册证商品一致”但不能填写“商品见合同”。

在合同及备案申请书上不能只写“------等”商品。

许可使用的商品或服务类别应与商标注册证一致。

如：服务商标第43类—45类是2002年后新增设的，填写类别时要特别注意，应填写与原注册证相同的类别，不要按新增设后的现行实际类别填写。

申请书上的许可日期要按合同中的许可期限明确填写，不能填写“与合同一致”。

备案申请书上许可使用的期限不得超出注册商标的有效期。

如果合同许可期限超出商标注册证有效期限，在备案申请书上只能填商标注册有效期限，待商标续展后对合同中超出商标注册证有效期限的部分再进行新的许可备案。

进行新的备案时，合同生效日期应从续展日起开始。

许可人或者被许可认为自然人的，应在申请书中申请人姓名之后填写身份证号码。

是否再许可，再许可是指商标注册人通过被许可人许可第三方使用注册商标。

第三节商标使用许可合同备案审核
一、形式审查
形式审查主要是看申请书件提交材料是否齐全，章戳是否备齐，不合格的，发《不予受理通知书》，原申请材料不退，不从代理预付款中扣除备案规费。

申请书件合格的转入监督管理处进入备案审核。

二、实质审核内容：
1、许可人是否是被许可人商标的注册人或被授权的再许可人；
2、许可使用的商标与注册商标是否一致（包括商标实际图样和注册号）；
3、许可使用的商标的类别与注册商标的类别是否一致；
4、许可使用的商品是否超出注册商标核定使用的商品范围，许可商品可以小于注册证商品范围，如：测时仪器可以许可计时器，化妆品可以许可口红等，但不得反过来；
5、许可使用其期限是否超过该注册商标的有效范围；
6、备案申请书的内容与合同的内容是否一致；
7、备案申请中的外文书件是否附中文译本；
8、其他情形。

对书件齐备，符合《商标法》及其《实施条例》有关规定的，商标局予以备案，向备案申请人发出《商标使用许可合同备案通知书》，并刊登公告，商标使用许可合同备案公告集中刊登在每月出版的第二期《商标公告》上。

《商标使用许可合同备案通知书》是商标局出具的表明商标许可合同已在商标局备案的法律证明。

在日常监督管理、印制商标、使用许可费境内外汇款等情况下，许可人出示备案通知书，作为该合同已经备案的证明。

经审核，对不符合规定的，审查员将出具《商标使用许可合同备案补正通知书》或《商标使用许可合同不予备案通知书》。

三、《补正通知书》与《不予备案通知书》由哪些区别
经审核对许可合同备案申请不符合规定，但通过修正可以继续备案的发补正通知书，大多数情况属于此类。

但也有些情况不属于补正范畴，如许可商标为非注册商标，主要包括1、注册商标有效保护期已过，而没有续展的，原注册人丧失对该注册商标的专用权；2、注册商标已转让，原注册人丧失对该注册商标的专用权；3、商标未注册，或虽已提出注册申请但尚未取得注册商标专用权；4、注册商标已被撤销。

对于这类情况我们不予备案。

另外，对未按期补正或多次补正后仍不符合要求的，不予备案，发《不予备案通知书》，并且不予退款。

四、收到《商标补正通知书》后如何提交补正材料
许可人收到备案补正通知书，应当自收到补正通知书之日起一个月内，按照商标局指定的内容进行补正，并将补正后的内容直接在补正通知书下面写明，补正内容较多也可以同时补交一份新的备案申请书，加盖公章后，一并报送商标局。

补证涉及合同需要改正的，应补交修正后的许可合同副本。

对补正后的申请书商标局重新审核，符合条件的发《备案通知书》。

如果在一个月之内未补正，或补正后仍不符合要求的，商标局出具《商标使用许可合同不予备案通知书》。

五、合同备案后，合同内容等发生变更的，应如何处理？
（一）发生下列情形后，应重新报送许可合同备案，不能直接办理变更。

1、许可使用的商品范围变更的；
2、许可使用的期限变更的；
3、许可使用的商标所有权发生转移的。

（二）合同备案后，许可人或被许可人名义发生变更的；应当办理变更备案。

办理变更备案的，不需缴纳规费，需提交如下材料：
1、填写《商标使用许可合同备案变更/提前终止申请书》。

2、许可人名义变更的可出具商标注册证变更证明复印件或企业登记机关出具的变更证明原件；
许可合同备案申请可以与商标注册人名义变更申请同时提交，以变更后的注册人名义办理备案申请，并附送变更申请书复印件及企业机关出具的变更证明。

3、代理人委托书
经审定合格的，商标局出具《商标使用许可合同备案变更通知书》,发布公告。

不合格的，发《补正通知书》或《不予备案通知书》。

（三）不涉及商标注册内容的合同条款内容发生变更的，公告内容无变化的，可以不重新备案，如果办理重新备案应先办理原合同终止，再重新报送新的许可合同备案。

六、商标注册人提出转让申请后，可否办理许可合同备案
注册商标已提出转让，但商标转让申请未经商标局核准时，即转让未生效前，许可人不能以受让人名义办理合同备案，应以转让前名义申请备案。

如果以受让人名义申请的，我局将发补证通知书，建议许可生效日期由转让生效日为合同备案
起始日期。

同意补证的，补交新的修正后的合同副本及补正通知书。

不同意补证的及一些特殊情况将发《不予备案通知书》。

七、商标再许可问题
再许可是指商标注册人通过被许可人许可第三方使用其注册商标。

再许可的条件是：许可人与被许可人签订的商标使用许可合同中应含有允许被许可人再许可第三人使用的内容，或者是许可人单独出具一份授权，授权被许可人可以再许可第三人使用许可人的注册商标。

被许可人再许可第三人使用许可人的商标，同样需要签订商标使用许可合同，填写《商标使用许可合同备案申请书》，在申请书“是否再许可”一栏中填写“是”，同时报送含有许可人再许可第三人使用许可商标的原合同书副本或授权书。

再许可合同备案后，商标局予以公告。

公告中许可认为再许可人。

八、商标使用许可合同终止
（一）根据《合同法》的规定，合同终止的主要情形有：
1、到期终止；
2、合同当事人协商一致，提前终止合同；
3、其他需提前终止合同的情况。

合同到期终止的，合同备案自动失效。

合同提前终止时，双方应当签订终止协议。

合同双方就合同终止发生争议的，应请求仲裁机构或人民法院裁定，当事人依据裁定向商标局办理提前终止备案，商标局予以公告。

（二）提前终止备案不需要缴纳规费，需提交的材料有：
1、商标使用许可合同提前终止申请书；
2、许可人与被许可人签订的终止协议或法院及仲裁机关做出的终止决定，终止协议或终止决定应在三个月之内报到商标局；
3、原备案通知书；
4、代理人委托书。

商标局审核合格后出具《商标使用许可合同备案提前终止通知书》，发布公告。

不符合条件的，进行补证。

商标使用许可合同终止后，原被许可人仍继续使用许可人商标，许可人可以依法追究其商标侵权责任。

九、什么情况下，商标局对已备案的合同予以注销？
商标局对以欺骗手段或其他不正当手段取得备案的商标使用许可合同予以注销并予以公告。

十、如何查询商标使用许可合同备案情况？
任何单位和个人均可以对已备案的商标使用许可合同提出书面查询申请，在商标局注册大厅查询窗口办理有关手续并按照有关规定缴纳查询费。

目前查询费用与新申请查询费一样，一般查询费用为60元，加急查询费为120元；外文商标一般为100元，加急为200元。

十一、国际注册的商标如何办理商标使用许可合同？
被许可商标为经国际注册并领土延伸至中国的注册商标可以办理许可合同备案申请。

对于一标多类的国际注册商标需按照许可的类别分别填写备案申请书，缴纳相应的备案规费。

国际注册商标因申请时均是以外文填写申请人名称，故填写许可备案申请书时，许可人名义在填写中文名称同时，还要填写外文名称。