企业并购中的专利尽职调查要点

企业并购中的专利尽职调查要点

涉及专利的并购和交易越来越多，与有形的财产权相比，专利权具有自己的特点，他们看不见、摸不着，非物质性的特点使得其无法占有、无法度量，权利效力、容、围、价值等都具有不确定性，如果没有进行有效的尽职调查，所进行的并购和交易将会面临非常高的风险

高质量的尽职调查是进行并购和交易决策的重要基础之一，而尽调的质量是建立在科学的方法、完整的容和资料以及合适的人员基础之上的。目前大多数专利尽调以形式审查为主，涉及的容有限，广度深度不足，因此，难以发现实质性问题和风险。有鉴于此，我们将结合自身实践和学习研究的体会，就如何有效开展专利尽职调查，为客户提供高质量、高价值的深度分析，和大家交流分享一些经验和做法。

主要容分两个大的部分：第一部分“专利权的特点：关于企业并购中专利特有的法律风险”，第二部分，“关于企业并购中的尽调要点”

第一部分：专利权的特点（特有风险）专利权具有自己的一些特点，由于专利法律制度及专利权本身存在的特殊性，必然导致在并购过程中有一些特有的法律风险[1]：因此有必要讨论一下专利权的特点

1、已授权的专利的推定有效性与权利的不确定性

“没有确定性就没有财产权”。然而，作为财产权利的专利权在现实中给人们的感受却是非常不确定的。专利权人的专利权是否有

效、能否真正得到有效保护具有不确定性。

就实质审查的发明专利而言：

（1）审查的客观依据——现有技术难免遗漏，审查质量堪忧

新颖性和创造性的审查以现有技术为参照，充分和毫无遗漏的检索到所有现有技术实际是很难做到的，遗漏是难免的。

（案例：苹果的“滑屏解锁开机”被授予专利，三星与苹果之间专利大战，其中“滑屏解锁开机”检索到了现有技术，从而三星获胜。）（2）审查标准中的主观性和审查中的自由裁量，增加了授权专利的不确定性

创造性的判断是以本领域普通技术人员这样一个法律上拟制的标准人（假想的），来判断申请中的技术方案是否的非显而易见的，缺乏客观判断的标准和方法，其结论往往会存在很大的争议。

（3）专利权的推定有效和无效宣告程序：权利的可推翻性

没有一个国家的专利局敢保证授权的专利的正确性，专利法提供了质疑授权专利的效力的程序——无效宣告程序，以纠正专利局的错误授权，从数据看，所提起的这种程序最终得到认可，无效的比例还是蛮高的30%--50%。

2、形式审查的实用新型和外观设计专利：权利极不稳定

前面我们讨论了实质审查的发明专利，其效力都不太确定，更不用说只进行形式审查的实用新型和外观设计专利了，由于这两种专利的申请专利局只就表面形式（所提交的申请文件的格种类、格式）和明显实质性缺陷进行审查，其稳定性比发明专利要差很多。

3、权利边界的不清晰：专利权的保护围难以准确确定

对于一般的有形物来说，每个物都有其特定的物理形态和物质特征，其稳定而客观外在的个性的存在，使得产权的明晰比较易于进行。为了创设一个对物权，只需要把财产（资源）特定化，并确定某人为财产的管理者就行了。[2]法律只要确认财产在占有、使用、收益和处分过程中的私有权，权利人不需要任何手续而自动取得财产的私有权。

而定义发明是非常困难的，这是专利制度面临的一个难题，该困难来源于发明的无形属性。发明是思想、信息、概念。虽然发明有其物质表现形式，但这仅仅是发明的模型而已。发明缺乏在的固有的物质属性、缺乏客观实在性，使得观察者只能通过心来感受和理解发明。专利制度的有效运行要求必须定义发明的边界，并使此定义能在所有介入该发明的人中传递。法律必须为界定发明提供制度，专利法因此设计了具体的表达和界定发明的制度：以书面文件为表达形式（彰显自己的存在）、授权条件为标准、政府审查为程序的审批授权制度（确权制度）。

（1）申请阶段——撰写（发明人自己定义），表达和界定制度十分复杂，首先需要将存在于发明人大脑中的发明（意识形态、信息传递困难）转化为书面形式的专利文件（物质形态、固化信息、便于传递），

（2）审查（官方依据法律标准进行判断，确权）

（3）授权后的交易和维权（不同主体进行解释，划定保护围）

虽然人们试图通过统一权利要求解释的规则来寻求专利权的确定性，但是，权利要求解释规则从周边限定向中心限定而后又向折中解释的发展过程本身就是专利的权利边界飘忽不定的一个真实写照。

欧洲专利条约第69条的释义议定书甚至直接要求在解释权利要求时应当将对专利权人的合理保护，和对第三方的适当程度的确定性结合起来，也可以说是权利要求解释存在不确定性的又一旁证。

而等同原则以及禁止翻悔原则从“弹性排除”到“完全排除”，再回到“两者之间”的曲折和反复，更让人对专利权的边界拿捏不准。司法实践中政策考量的存在，又给专利权利解释的不确定性添加了一些动荡因素。专利法和法院一直在尝试做一件事————在公众与专利权人之间合理划定权利边界，但是困难重重。努力还在继续之中。

4、一件专利就如同一彩票（Each Patent is like a lottery ticket[5]）：专利是否具有技术和市场价值，无法准确预见先申请原则-----专利申请的竞赛，一旦有一个新想法，新技术，尽快申请专利（先占），没有时间充分论证评估技术和市场价值，有无必要，是否满足专利条件等，先花点小钱，拿个申请，就如同买个彩票，日后没准有人就用了你的专利，可以上门收专利费，不给就告你到法院，奖了。

5、专利诱饵（Patent Trolls）的威胁:专利技术实施面临被敲诈的危险

在美国，甚至成为一种新的商业模式。NPE(PAE)购买储存大量专利，自己不实施，埋伏起来，等到别人使用新技术后，跳出来，主专

利权。最近几年美国超过半数以上的专利侵权诉讼都是这类公司发起的。即使你拥有了专利，可能还难以避免这类非实施主体的骚扰（敲竹杠）。

6、专利灌丛（Patent Thicket）：目标专利的搜索和设别困难

专利的重要性得到认可，成为经营和竞争的战略手段。专利竞赛，储备大量专利。在一些技术领域，专利富集。比如智能手机——10万多件专利。如此众多的专利，想要不侵权都不可能，因为很难检索找到最需要的目标专利（更有甚者，申请时利用一些措施，比如技术领域的故意错配、描述时在表达上故意用非标准术语等手段故意隐藏起来，让你找不到）。

7、法律上的“排他”与事实上的难以“独占”：权利实现依赖市场主体的自觉准守（脆弱的权利！侵权易，维权难）

由于发明创造具有无形性和外部性的特点，使得权利人无法以对有形物的实际占有的方式行使和保护自己的权利，无法照搬传统的民事法律制度来安排这种特殊的财产权利，专利法在规定专利权人的权利时，并不直接规定专利权人的权利，而是转而规定他人对专利权人应履行的义务，通过授予专利权人控制他人利用其成果的权利来界定和保护专利权人的权利的。《专利法》第11条第1款规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”