从一个专利申请案件看专利“创造性”的判断方法及其运用

从一个专利申请案件
看专利“创造性”的判断方法及其运用
作者：周世骏
单位：浙江泽大律师事务所
从一个专利申请案件看专利“创造性”的判断方法及其运用
新的技术发明通常是在先有技术上增加一些东西，但并非一切新颖、实用的东西都有取得专利保护的价值，构成申请专利的新技术解决方案必须是一种创造。

为了鼓励真正的发明，获得专利权还需要具备特定的条件。

制定有关发明的创造性标准，正是为了在一般性技术进步中识别真正的发明，将单纯的技艺与创造性分开来。

因此，我国专利法第二十二条第三款规定：“创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

”
一、专利申请案件实例中对创造性判断的论述
本文介绍的专利申请案件是申请人于2004年7月提交的一件发明专利申请，共有6项权利要求，主要公开了一种可以连续交叉编织软质纬丝和硬质纬丝的编织机械。

其技术方案的要点是，设有剑杆织机的机架和传动机构，在机架上固定有框架，框架一端安装有龙头，框架上面设有提花龙头，龙头通过拉绳与提花龙头相联,提花龙头下方设有提花中框，机架一侧设有连杆,其下端部与传动机构相配合,其上端部与提花龙头相联,机架上安装有跑道，跑道两端安装有梭子，梭子后部连接有履带带动梭子沿跑道运动，跑道上安装有若干个进料器，进料器下部开设有进料槽，进料器后方设有分线板，机架一侧设有送丝轮，机架一端上安装有接纬机构，接纬机构通过拉绳与龙头相联，机架后方设有一个放线架，机架一侧设有一个纬丝架。

根据原始的申请文件，中国国家知识产权局的专利审查员按照规定的步骤和范围进行了审慎的检索，找到一篇申请人于2001年12月提交的一件已公开的专利申请文件作为对比文件，并将其作为该申请案专利是否具有创造性的主要判断依据。

审查员提出审查意见并认为：对比文件公开了一种提花编织机，并具体公开了以下技术特征：机架、传动机构、机架上固定有框架，框架上一端装有提花龙头，提花龙头下方设置有提花框、机架一侧设有连杆, 其下部与所述传动机构相配合,连杆上端与提花龙头相连, 机架上安装有跑道，跑道上安装有进料器，进料器后方设有分线板，机架旁设置送丝轮。

申请文件的权利要求1与对比文件所公开的技术内容相比，其区别仅在于：跑道两端安装有能沿跑道运动的梭子、龙头、接纬机构及其安装方式。

然而，这种区别对所述技术领域的人员来说是显而易见的，因为，正如发明人在说明书中所述的那
样，龙头和接纬机构为已有织机的常见构件，该常见构件在织机中的作用和在该发明中也就是竹麻编织机中的作用是相同的，都是用于接纬，将该区别特征用于该发明对于本领域技术人员来说并不需要付出创造性的劳动，因此，权利要求1所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特定和显著的进步，因而不具备创造性。

基于上述意见，审查员在通知书中给出倾向性意见认为，专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果陈述理由不充分，申请将被驳回。

收到通知书后，代理人对申请案件内容、有关法规和专利审查规则进行了深入的理解，认为该案申请的全部权利要求均具备创造性，并提出了充分翔实的答辩理由：（一）该案申请权利要求1中技术方案与相对于对比文件的区别特征分属不同的技术领域。

（审查指南第一部分第四章）
1、正如该案申请说明书对发明的技术领域的描述，该案申请涉及一种编织机械，特别涉及一种可交叉编织棉、毛、丝、麻、草绳等软质纬丝和竹条、竹丝等硬质纬丝的竹麻编织机。

据此，专利局将该案申请的IPC分类号定为B27J1/02（见该案申请公开说明书），其所属大类为木材或类似材料的加工或保存；其所属小类为藤茎、软木或类似材料的机械加工，这一分类是准确的。

根据IPC分类，权利要求1区别特征中有关龙头、接纬机构等构件应属D03D大类下织机的构件。

因此，从IPC分类的角度看，该案申请权利要求1中技术方案与区别特征分属不同的技术领域。

2、权利要求1中技术方案涉及一种混合编织软、硬质纬丝的竹编织机械，该机械加工得到的一般是竹席、竹垫、竹窗帘等具有独特应用领域的产品。

而有关区别特征中龙头、接纬机构等构件在该案申请之前仅仅应用于普通纺织工业，其相应产品一般是布匹，该构件的应用领域与前者存在着重大差异。

因此，相应的加工机械属于不同的两个技术领域。

（二）掌握有关区别特征的技术人员和掌握竹制品编织工艺的技术人员不是同一领域的技术人员。

（审查指南第二部分第四章第2.4节）
将丝、线等软性材质编织成布匹，以及将竹条、竹丝等硬质材料编织成席子、地垫等产品已有相当悠久的历史，甚至在史前考古记录中也有记载。

但是这两类产品由于应用的材质存在物理性质上的重大区别，导致其加工方法和改进程度始终存在着重大的差异，因而相应从业人员所掌握的技能也是具有相当大的差异的。

在远古时代人类就已经发明了织布的织机，到了近代工业时期，织机的技术更是日新月异，如今电脑控制技术更是得到普遍应用。

但是，纺织工业织机技术的迅速发展
并未对竹编织技术的提高起到相应的同步提升作用。

这不仅是因为两类产品有着截然不同的应用领域，更因为竹编织工艺所应用的主要原材料竹片或竹丝长度有限、质地坚硬，决无可能在一般纺织机械上应用。

一般纺织工业从业人员决无可能去考虑如何在布匹中添加竹片或者竹丝以生产带有竹片或竹丝的布匹，也不可能想方设法利用织布机械去编织竹席。

因此，这一行业的从业人员所掌握的技能对于提升竹编织工艺没有任何帮助。

由于原料材质特性的限制，竹编织产品在相当长时间里均是采用手工编制，本领域的技术人员也只是文化层次相对较低的竹编织手工业者。

直至近些年，经过竹编织行业技术人员的艰辛努力才发明了较为原始的竹编织机械，实现了竹制品编织过程的部分自动化，此时，本领域的技术人员演变成为掌握初级机械加工技能的从业人员。

2001年，在该案申请人提出了一种提花编织机的发明创造（即对比文件所示技术方案）之后，本领域的技术人员所掌握的技能又扩充至可以利用软质经线在硬质纬丝间的上下位置变化加工多种图案的竹编织产品。

但此时，龙头、接纬机构等纺织行业织机的构件仍不是竹编织行业的普通技术知识或现有技术，掌握这些技术的仍只是纺织行业的技术人员。

由于掌握区别技术特征的技术人员与本领域技术人员所掌握的技能之间存在重大差异，因此两个行业的技术人员不是同一领域的技术人员。

在评判该案申请创造性的时候不能仅因为权利要求1与对比文件中技术方案同属编织机械，就草率将两者的技术领域和领域内的技术人员等同看待，而是应当基于各自所掌握的知识和技能进行综合评价。

（三）权利要求1中有关区别特征对于该案申请所属技术领域的技术人员来说并非显而易见，理解和应用它们需要做出创造性的劳动。

（审查指南第二部分第四章第2.2节）
权利要求1中的区别技术特征的设计均有其特殊意义，是实现发明目的必要技术特征，详见权利要求1与对比文件的技术特征比对表。

由于竹制品编织与普通纺织两个行业之间存在着重大区别，行业之间的技术沟通也非常少，本领域技术人员与纺织行业的技术人员所掌握的技能之间也存在着极大差距。

同时，由于加工原材料和最终产品之间存在重大特性差异，这导致在竹编织机械技术提升过程中，即便是对纺织行业织机所使用的构件进行借鉴和参考，也需要本领域有关技术人员付出相当的努力去理解，同时还需要在发明创造过程中针对发明对象的技术特点做出相当大的调整，而由此带来的任何一点提升都需要他们付出艰辛的劳动。

这一
点，从该案申请与对比文件所示技术方案提出时间相隔3年之久即可看出。

因此，有关区别特征对于该案申请所属技术领域的技术人员来说并非显而易见，理解和应用它们需要做出创造性的劳动，进行大量的研究和试验，因此权利要求1中技术方案具备突出的实质性特点。

例如，在将织机的龙头和接纬机构引入编织机的时候，必须要考虑到在软性纬丝编入编织物后，如何适时地加入竹条、竹丝等硬质纬丝。

该申请案创造性地将安装有梭子的跑道与进料器进行结合，这样当跑道运动到极点位置后，可以自送丝轮送入硬质纬丝并穿过进料器的进料槽，使硬质纬丝被交编于经线之间。

而进料器则设计为可以随跑道的运动做周期性摆动，以实现软硬质纬丝相见的织品。

这一创造性的技术特征是任何现有技术都不具备的，也不是本领域技术人员结合现有技术和对比文件可以显而易见得到的。

（四）权利要求1的技术方案克服了现有技术存在的不足，为解决技术问题提供了完全不同的构思，因而相对于现有技术而言具有显著的进步。

（审查指南第二部分第四章第2.2节、第3.22节）
现有技术中的竹席、竹帘、竹垫编织机械只能单独编织竹丝、竹条等硬质纬丝材料。

当需要交叉编织棉、毛、丝、麻、草绳等软质纬丝和竹丝、竹条等硬质纬丝时，现有的竹席、竹帘、竹垫编织机械需要在织入一根硬质纬丝后，暂时停止编织机械的运转，然后依靠人手送入一根软质纬丝后开动编织机械才能完成一次软、硬质纬丝的交叉编织。

其不足之处在于：耗时、工作效率低、产量低、成本高而且产品质量不高，缺乏市场竞争力。

权利要求1的技术方案与现有技术相比具有更好的技术效果。

由于设有剑杆织机的机架、传动机构、龙头和接纬机构，配合设有提花龙头、提花中框和进料器，故本发明可以实现由机械自动传送软质纬丝，不需要停止编织机械的运转，连续的交叉编织棉、毛、丝、麻、草绳等软质纬丝和竹条、竹丝等硬质纬丝，编织出具有各种图案的产品，极大的提高了工作效率，提高了产量，节约了产品成本，而且编织出来的产品质量高，增强了市场竞争力。

同时，它也代表着竹制品编织新技术的一种发展趋势。

（五）对权利要求1中技术方案进行判断时，应先明确所属技术领域的技术人员所掌握的技能和进行学习、研究、开发的能力，不应在了解了发明内容之后才对发明的创造性做出估计偏低的判断。

（审查指南第二部分第四章第6.2节）
（六）根据上述理由，该案申请的独立权利要求1与申请日以前已有的技术相比，
具有突出的实质性特点和显著的进步，符合专利法第22条第3款关于创造性的规定。

同时，由于权利要求2～6是对独立权利要求1的进一步限制，因而也是符合专利法第22条第3款有关创造性规定的。

最终，审查员以通知书的形式告知全部接受代理人的答辩意见。

一个看似被判了死刑的发明专利申请案件通过代理人的努力又重新获得了生机。

二、专利创造性的判断方法
从上面对专利申请案件审查过程的介绍内容可以看出，在对专利的创造性进行判断时可主要从以下几个方面着手：
（一）确认发明是否具有突出的实质性特点或实用新型是否具有实质性特点。

判断方法是将要求保护的发明内容与现有技术相比，其技术方案是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行：
1、确定最接近的现有技术。

最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明或实用新型最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点或实用新型是否具有实质性特点的基础。

2、确定发明或实用新型的区别特征和发明实际解决的技术问题。

在审查中应当客观分析并确定发明或实用新型实际解决的技术问题。

为此，首先应当分析要求保护的发明或实用新型与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明或实用新型实际解决的技术问题。

3、判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明或实用新型。

（二）确认发明是否具有显著的进步或实用新型是否具有进步。

发明有显著的进步或实用新型具有进步，是指发明或实用新型与现有技术相比能够产生有益的技术效果。

例如，克服了现有技术中存在的缺点和不足，或者为解决某一技术问题提供了一种不同构思的技术方案，或者代表某种新的技术发展趋势。

（三）正确认定所属技术领域和所属技术领域的技术人员。

对于发明而言，不仅要考虑该发明专利所属的技术领域，还要考虑其相近或者相关的技术领域。

对于实用新型而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。

发明或实用新型是否具备创造性，应当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行评价。

要注意的是，判断创造性时，所述技术领域的技术人员是从技术问题的解决者而不是技术问题解决答案的应用者的角度出发审视发明或实用新型，是要判断从所属领域和相关领域的现有技术出发完成发明或实用新型是否是显而易见的，获得发明或实用新型是不是需要付出创造性的劳动。

（四）合理运用辅助性审查基准。

发明或实用新型是否解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题、是否克服了技术偏见、是否取得了预料不到的技术效果或是否在商业上获得成功时，也可作为判断发明或实用新型创造性问题的一个重要参考依据。

三、专利创造性的判断在诉讼实践中的运用
根据行政权与司法权分工原则，专利权是国家专门行政部门依据既定的规则授予申请人的权利。

因此，试图对专利是否具有创造性进行判断从而影响专利权的有效性，也只能是在行政法律法规的体系中实现。

授予专利权是专利局的职责，判断专利是否具有创造性并决定专利权是否应宣告无效是专利复审委员会的职责。

相应地，对专利创造性进行判断主要也是运用于专利申请程序和宣告专利无效程序中。

但是，这并不意味着专利是否具有创造性的判断与专利诉讼的司法程序是完全割裂的。

专利侵权诉讼的司法程序和相关联的无效宣告程序既有相互独立的审查审判原则，又存在密切的关联性。

专利侵权诉讼的当事人或其代理人可以通过以下途径实现专利创造性判断的合理利用。

（一）在提起侵犯实用新型专利权诉讼中，原告在起诉时出具的实用新型专利的检索报告将对实用新型专利是否丧失新颍性或者创造性进行检索，如果未发现导致实用新型专利丧失新颍性、创造性的技术文献，人民法院可以不中止诉讼。

（二）侵犯实用新型纠纷案件的被告可根据搜集到的证据材料的情况，对原告起诉所依据的专利权的创造性作出合理判断，决定是否在答辩期内向专利复审委员会提出宣告无效的请求，并向法院请求中止诉讼。

人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经专利复审委员会审查维持专利权的侵犯实用新型案件，被告在答辩期间内请求宣告专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。

（三）在专利复审委员会对被提起无效宣告的实用新型专利是否具有创造性作出判断并对专利有效性加以认定后，专利无效宣告双方当事人均可针对专利复审委员会作出的决定书提起行政诉讼。

此时，如果在提起无效宣告的理由中涉及专利是否具有创造性的判断，相关审查内容也将在行政诉讼程序中再次进行。

（四）在专利侵权诉讼的法院审理过程中，原告可就专利权具有的创造性加以说明，以此明确专利技术方案的区别技术特征，强化被控侵权产品与专利技术的比对效果。

（五）在专利侵权诉讼案件中运用专利创造性判断时，还需要注意以下两点：
1、常有被控侵权的被告或代理人提出原告起诉所依据的专利权不具有创造性，以此作为侵权抗辩理由。

由于对专利是否有效的结论并不是由负责审理专利侵权案件的法院直接审查作出，在强调依法办案的情况下，法院不能超越职权。

如果被告不及时行使提起宣告专利无效的权利，法院只能在承认专利有效性的情况下进行侵权与否的认定。

2、运用自有公知技术进行侵权抗辩，该技术必须是非组合而成的公知技术。

因为基于特定发明目的对已有公知技术的组合，往往本身就是一项新的发明创造，而非公知技术。

作为抗辩他人专利的公知技术，应当根据用一项已有公知技术去比对一项专利技术的原则，不能将分散的公知技术加以综合或组合后去作为抗辩的公知技术。

这与判断专利创造性的组合式方法是不同的。

四、结语
随着专利侵权诉讼以及相关宣告专利无效等纠纷的不断增多，将专利创造性评判作为辩护理由的案件也将越来越多。

作为法律服务专业人士，如能熟练运用相关法律知识和具有实践经验的律师或专利代理人，其服务市场前景必将日益广阔。