庄晓苑：异议人对经异议裁定未复审而注册的商标还可以提无效宣告吗——以“芒果圈”商标案为例的多角度分析

异议人对经异议裁定未复审而注册的商标还可以提无效宣告吗

——以“芒果圈”商标案为例的多角度分析

文/庄晓苑

前言

2013年《商标法》的修订将商标争议程序改为无效宣告程序，原第四十一条第二、三款调整为现第四十五条第一款，同时删除了原第四十二条“对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标，不得再以相同的事实和理由申请裁定”之规定。许多人因此而认为，对于以前异议不成功的商标，新法实施后还可以提无效宣告，不再受“一事不再理”原则的限制。1而实践中，的确有许多被提起无效宣告的商标曾被同一主体异议过，其相同主张因“一事不再理”原则被商评委不予评述。尤其是，众多在新法实施前经过异议但不成立，异议人未提起异议复审而得以注册的商标，在新法实施后是否还可以提无效宣告，成为业内一个备受关注的问题。以下笔者将结合自己经办的案件谈谈自己的看法。

一、案情简介及核心问题

2014年12月29日，芒果网有限公司（以下简称“芒果网”）针对湖南广播电视台（以下简称“湖南台”）于2012年10月28日注册的两枚“芒果圈”商标（以下简称“争议商标”）提起无效宣告，认为两商标与其在类似服务上注册的第5422808号“芒果网”商标（以下简称“引证商标1”）、第9743873号“芒果会”商标（以下简称“引证商标2”）构成近似，同时侵犯其在先商号权。

商评委在裁定时指出，芒果网于2011年3月28日就两商标提起过异议申请，异议理由是争议商标与其第4996206号“芒果网”商标、第5422808号“芒果网”商标、第4996207号“芒果网”商标构成类似服务上的近似商标，并侵犯其驰名商标专用权及在先商号权。商标局裁定认为争议商标与芒果网三引证商标并不构成类似服务上的近似商标，其驰名商标权和在先商号权的主张证据不足，争议商标被予以核准注册。芒果网在法定期限内未提起异议复审，该异议裁定已经生效。由于无效申请中的引证商标2申请日在争议商标申请日之后，不构成争议商标的在先权利障碍，而争议商标与引证商标1构成类似服务上的近似商标，及侵犯芒果网在先商

1也许正是因为这个原由，导致2015年后涉及“一事不再理”原则的商标授权确权案较往年有了明显增加。笔者通过知产宝检索“一事不再理”关键词，其结果显示2015年立案的商标行政案件涉及“一事不再理”的有27件，而2014年以前每年不超过12件，可见其增幅之大。

号权的主张，芒果网在异议阶段就已经提起过，商标局对此也做出裁定并生效，根据“一事不再理”原则，商评委对该部分主张不予评述，并最终对争议商标予以维持。

芒果网不服，向北京知识产权法院提起诉讼，主张本案审理应适用修改后《商标法》，而依据2013年《商标法》第四十五条第一款规定，芒果网有权提起无效宣告申请，因此商评委依据“一事不再理”原则对其全部评审请求不予审理存在程序违法问题。

芒果网的上述主张，提出了新商标法环境下“一事不再理”原则在商标授权确权案件中适用的一个特殊问题，即：对于新法实施前异议不成功异议人又未提复审而得以注册的商标，在新法实施后是否还可以提无效宣告，而不受“一事不再理”原则的限制？

二、芒果网的思路：“一事不再理”是程序问题，依据新法可以提无效宣告

“一事不再理”是学理概念，而非实定法上的概念。2在原商标法体系下，“一事不再理”体现为2001年《商标法》第四十二条、2002年《商标法实施条例》第三十五条和2005年《商标评审规则》第十八条规定的内容。3在新商标法体系下，则体现为2014年《商标法实施条例》第六十二条和2014年《商标评审规则》第十九条规定的内容。

2001年《商标法》第四十二条规定：“对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标，不得再以相同的事实和理由申请裁定。”其中“核准注册前已经提出异议并经裁定的商标”涉及三种类型的商标，即：（1）提出异议，商标局裁定异议成立，被异议人又提起异议复审，商评委裁定准予注册的商标；（2）提出异议，商标局裁定异议不成立，异议人未提起异议复审，商标局裁定生效而准予注册的商标；（3）提出异议，商标局裁定异议不成立，异议人又提起异议复审但仍不成功，商评委裁定准予注册的商标。

2013年《商标法》虽然删除了原第四十二条规定，但2014年《商标法实施条例》第六十二条第一、二句保留了2002年《商标法实施条例》第三十五条的内容，并增加了但书条款。原《商标法》第四十二条涉及的三种商标中，第（1）、（3）种都经过商评委的审理并作出裁定，2014年《商标法实施条例》第六十二条与2002年《商标法实施条例》第三十五条均规定“商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请”，因此无论适用新法还是旧法，对这两种商标在新法实施后提起无效宣告都要受“一事不再理”原则的限制。但第（2）种商标在新法体系下却没有相应的规定可以适用，因此对

2参见臧宝清：《商标评审程序中的“一事不再理”》，《中国知识产权报》，2015年7月31日第006版。

3参见北京市第一中级人民法院知识产权挺编著：《商标确权行政审判疑难问题研究》，第265页。

这类商标在新法实施后提起无效宣告的，是否还受“一事不再理”原则的限制，将出现应适用新法还是旧法的问题。

芒果网在诉讼中主张本案审理应适用新商标法，而依据2013年《商标法》第四十五条第一款规定其有权提起无效宣告申请。该主张实际上预设了一个前提，即对于“一事不再理”的审理属于程序问题，因为本案争议商标在新商标法实施前获准注册，在实施后被提起无效宣告，根据“实体从旧，程序从新”原则，对于本案的审理实体上的问题应适用2001年《商标法》，程序上的问题应适用2013年《商标法》。而2013年《商标法》删去了原第四十二条规定，那么根据新法第四十五条第一款规定，只要在争议商标核准注册之日起的五年内提起无效，该无效申请就应该被受理。因此，芒果网的思路就在于认定“一事不再理”是程序问题，这样，本案就可以不受该原则的限制。

这个思路在第5175995号“萬金JW”商标行政诉讼案中，也曾被商评委主张过，商评委在该案一审过程中认为，“是否违反一事不再理原则属于程序问题，不属于实体问题，对于程序问题不应适用2001年《商标法》，而应适用2013年《商标法》，2013年《商标法》中已经删除了2001年《商标法》第四十二条的相应内容。万金公司称万全公司认为被诉裁定违反一事不再理原则没有法律依据。”4

因此，厘清“一事不再理”原则是实体问题还是程序问题，是解决异议不成功异议人又未提复审而得以注册的商标，在新法实施后是否可以提无效宣告这一问题的关键。

三、评审规则与实践：“一事不再理”需进行实体审理，因此属于实体问题

2005年《商标评审规则》第十八条将违反“一事不再理”原则的情形主要分为三种：第一种是2001年《商标法》第四十二条规定的被异议并经裁定而获准注册的商标，第二、三种则是2002年《商标法实施条例》第三十五条规定的撤回评审申请，以及针对商评委已作出裁定或决定两种情形再次提出评审申请的。针对这三种情形，2005年《商标评审规则》规定属于“不符合受理条件”的情况，其处理方式是“驳回评审申请”。从该规定的表述可以看出，在立法本意上“一事不再理”的“理”是指“受理”，即“同一事”只有一次进入评审程序的权利，其本质上应该是一种程序性权利，解决的是应否受理的问题，因此说“一事不再理”原则是程序问题似乎无可厚非。

然而，“一事不再理”原则适用的前提是“一事”，即需首先确定是否依据的是“相同的事实和理由”，从目前的评审实践来看，要对“一事”进行判断在商标评审

4见北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第3169号行政判决书。