论抵触申请在专利制度中的作用——以相关概念的辨析为视角

第16卷　第6期2019年 6月

中国发明与专利

China Invention & Patent

V ol.16 No.6

Jun. 2019

论抵触申请在专利制度中的作用

——以相关概念的辨析为视角

杨敏锋

(北京君策知识产权发展中心，北京100873)

摘　要：抵触申请在专利制度中的作用并非仅为防止重复授权，而是用于判断新颖性。在专利制度中，抵触申请、新颖性、禁止重复授权以及先申请原则其实都是在“授予创新者专利保护”这一基本原则下，在“主体”“时间”“公开范围”和“保护范围”四个变量不同时给出的相应解决方案。至于抵触申请和现有技术之间的一些差异，如是否可以进行现有技术/抵触申请抗辩，以及是否可以用于判断创造性，则本质上是政策问题，而不是法律问题。

关键词：抵触申请变量政策考量

中图分类号：G306 文献标识码：A

1与抵触申请相关的概念

“抵触申请”是专利制度中的一个特有概念，根据《专利法》第22条第3款，抵触申请指的是在专利1申请A的申请日以前，任何单位或个人就同样的技术已向专利行政部门提出过申请B，并且申请B在申请A的申请日以后公布，则申请B就构成申请A的抵触申请，破坏申请A的新颖性。

从《专利法》的规定来看，抵触申请是与新颖性相关的一项制度。不过，主流意见认为，设立抵触申请制度是为了防止重复授权，具体是通过破坏新颖性的方式来实现；2国家知识产权局在对《专利法》第三次修改时的解读也表达了同样的观点。3当然，也有作者认为抵触申请制度“并非是仅仅为了防止重复授权，而是从法律上和程序上更有效地补充和完善禁止重复

授权原则，更加恰当地维护公众利益”；4还有作者认为，抵触申请是先申请原则在解决权利重复授权方面的一个具体运用。5

综合各作者的表述，与抵触申请相关的概念包括“新颖性”“先申请原则”“禁止重复授权”等。专利制度中，“新颖性”与“给不给”的问题相关，缺乏新颖性的专利申请不会被授权；“先申请原则”涉及的是“给谁”的问题，两个以上的申请人就同样的发明创造提起专利申请，专利权应当授予哪位；“禁止重复授权”指的是同样的发明创造只有一次获得专利保护的机会，涉及的是“不重复给”的问题。在一般语境下，这三个问题互相独立。不过在专利制度中，它们却存在相关性。由于“抵触申请”同时涉及到这三个问题，故分析起来比较复杂。

作者简介：杨敏锋（1979—），男，江苏张家港市人，北京君策知识产权发展中心研究室主任，专利代理专业助理研究员，中国政法大学法律硕士，律师，专利代理人，主要从事知识产权相关研究。

1 为叙述简便，本文所述的“专利”如没有特别指明，仅指发明和实用新型专利，不包括外观设计专利。

2 张丽．抵触申请有关问题的探讨[J]．专利法研究，2007:260-265；孙平．从立法宗旨上探讨重复授权和抵触申请的审

查[J]，中国发明与专利，2010(10):88-91；李中奎、李娟．抵触申请相关规定浅析[J]，专利法研究，2010:269-275；

孙毅．抵触申请中的相关问题分析[J]．知识产权，2011(7):68-73；姚倩、杨敏、郭佳欣、马丽丹、李晨．抵触申请与重复授权的异同浅析[J]．中国发明与专利，2013(4):56-58。

3 国家知识产权局条法司．《专利法》第三次修改导读[M].北京:知识产权出版社，2009:51-52.

4 何越峰．论抵触申请及其构成要件[J]．专利法研究，1995:93-102.

5 杨存吉．抵触申请在专利侵权抗辩中的适用——以权利冲突为视角[OL]，“知产力”微信阅读号，2016-09-06.

2019年第6期

6 尹新天．中国专利法详解[M]．北京:知识产权出版社，2011:96.

7 崔国斌．专利法原理与案例[M]．北京:北京大学出版社，2012:378.

8 刘春田．知识产权法[M]．北京:高等教育出版社、北京大学出版社，2003:150.

2 相关概念各自涉及的情形2.1 禁止重复授权

“禁止重复授权”指的是同样的发明创造在同一个国家只能授予一项专利权，不管该专利权是授予不同的主体还是同一个主体。专利权具有地域性，如果申请人就同样的发明创造在不同的国家申请专利，则不会导致重复授权。需要注意的是，《专利法》第9条第1款所述的同时申请发明和实用新型属于该原则的例外，这种例外是基于政策方面的考量。

在有形财产领域，“重复”往往不会导致严重的问题。在通常情况下，甲拥有一辆汽车，并不会影响乙拥有一辆同品牌、同型号的汽车。不过专利权具有排他性，如果甲的某技术方案受到专利权保护，则甲可以禁止他人使用该技术方案。如果同样的发明创造被重复授予不同主体，则会导致专利权人之间产生权利冲突，也会提高公众获得专利许可的成本。如果该发明创造被重复授予同一个主体，则容易导致对该专利的保护超过法定期限，也浪费专利审查资源。6 2.2 先申请原则

在“禁止重复授权”的原则下，如果两个申请人对同样的发明创造在同一国申请专利，则该专利授予哪位亟需解决。解决的途径有两种，一种是按照申请时间的先后，一种则是按照做出发明创造时间的先后。

从表面看，按照发明时间的先后来确定权利归属更符合正义原则，但确定发明时间需要耗费大量的社会成本，同时也不利于鼓励申请人尽快通过提起专利申请而公开自己的发明创造。与之相对，按照申请时间的先后确定专利权的归属可以有效降低确定权属的制度成本，促进技术早日公开，从而提高社会福利。7

为此，“先申请原则”其实是“禁止重复授权”原则在不同申请人就同样的发明创造先后提起专利申请时的一种具体处理方式。需要注意的是，这两个概念的描述角度不同，“先申请原则”描述的是行为，“禁止重复授权”强调的是效果。

2.3 新颖性原则

“新颖性”原则是可专利性的众多积极条件中最基本的条件，要求获得保护的发明创造不能是社会上已经存在的技术。根据专利契约理论，“专利制度实际上是一种发明人与社会间订立的契约。按照这种契约，发明人以公开其最新的发明创造为对价，来换取社会对其专利权的承认。”8如果申请人请求获得保护的内容直接来自于公共领域，那意味着该申请人并没有付出对价，没有为社会作出贡献，也就不应当获得专利权的保护。

“公开换取保护”也意味着行为人获得的保护范围和向社会公开的范围相关，公开越多，获得的保护范围也越大。反之，如果申请人在权利要求书中所要求保护的范围超过了其说明书公开的范围，则由于权利要求得不到说明的支持，无法获得专利权。2.4 概念之间的承继

“新颖性”原则和“先申请原则”和“禁止重复授权”实际上存在承继关系。甲乙两人就同样的发明创造先后申请发明专利，如果甲比乙早10天，根据“先申请原则”，专利权应当授予甲，乙的专利申请则被驳回。如果甲的申请比乙早10年，在乙提起申请的时候甲的专利已经授权，则根据“禁止重复授权”原则，同样应当驳回乙的专利申请。

如果在乙提起申请时，甲的专利因未缴纳年费而已经终止，不再受到专利法保护，已进入了公共领域，此时乙依然不能将该技术方案申请为自己的专利。此种情形，如用“禁止重复授权原则”解释，理由是该原则除禁止同一时间存在多个相同的专利权，并且不允许先后存在两个以上同样的专利。用“新颖性”原则解释，则是该发明创造的内容早已公开，缺乏新颖性。此时，这两个原则角度不同，但殊途同归。

如果再一步，该技术方案从未被人提起专利申请，一直都处于公共领域中，则变成根据“新颖性”原则驳回乙的专利申请。通过对时间点的梳理可以看出，“新

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