在日本有关知识产权的保护

在日本有关知识产权的保护
园田・小林特许事务所(东京)
2012年6月20日
2012/6/23
2 目录
⏹日本知识产权概要
⏹进入日本市场过程中知识产权保护的注意事项
☐关于侵权行为
☐被认定侵权的严重后果
☐关于软件/ＤＶＤ的注意事项
☐与进口经销商进行交涉时
⏹如何避免和解决侵权纠纷
☐侵权风险调查分析
☐商标注册的流程和注意事项
☐取得发明专利的流程和注意事项
☐取得外观设计专利的流程和注意事项
☐取得实用新型专利的流程和注意事项
⏹选择代理人或代理事务所的留意点
⏹园田・小林特许事务所的特点和联络方式
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3 日本知识产权概要
在日本，知识产权包括以下内容：
⏹发明专利权（特许）
⏹实用新型专利权
⏹外观设计专利权（意匠）
⏹商标权
⏹著作权
⏹反不正当竞争法：对周知乃至著名商品之标识的利用，商品形态的仿
冒，商业秘密及域名的不正当利用等行为做出了规制
在此，因为时间的原因，着重对专利代理事务所的主要业务之发明，实用新型，
外观设计以及商标作详细说明。

日本知识产权背景环境
⏹专利制度历史悠久（1871年）
⏹为适应社会环境和技术发展的变化，多次修改
⏹法律规定细致严格
⏹市场规范，防范意识强：不侵权，不被侵权。

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4 进入日本市场过程中知识产权保护的注意事项侵权风险调查分析
取得相应的知识产权
与日本进口商签约开
始进口和销售商品
商品上市，大受欢迎
调查分析目标商品的知识产权现状：商标，外观设计，
实用新型和发明专利（商品，商品的制造方法）等
•申请商标，外观设计专利，实用新型和发明专利。

•与知识产权所有者签订使用许可合同
•收购某一项或多项知识产权
•收购整个企业或部门，包括其知识产权在内
被告侵权
/被别人侵权
•通过缴纳专利使用费的方
式和解
•反诉其知识产权无效
•用手中其他相关知识产权
通过交叉授权达到共识
双方事先在合同中，对在日本发生侵权纠
纷时的责任和对应策略等进行约定。

海尔集团
去年收购了三洋白
色家电部门
今年在日本以品牌
AQUA推出了洗
衣机和电冰箱的
新产品
近日消息，微软用10.56亿
美元向AOL购买了超过800项
专利，以及相关的专利应用
，微软还将获得AOL其他专
利的非独家授权。

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5 关于侵权行为（未经权利人许可的以下行为）
与中国法律的不同点：
• 不管事先是否知道其为侵权商品，进行上述行为都属于侵权行为，要负赔偿责任。

• 外观设计专利的侵权包括其使用行为。

• 仅仅持有侵权商标标签或商品，也构成侵权，除被没收、处分侵权商品或标签外、
也有可能负赔偿责任。

侵权行为（商业目的）
发明专利
产品
生产、使用、转让、出租、进口（为此而实施的展示) 方法 使用
通过专利方法得到的产品
生产、使用、转让、出租、进口（为此而实施的展示) 实用新型 生产、使用、转让、出租、进口（为此而实施的展示) 外观设计 生产、使用、转让、出租、进口（为此而实施的展示) 与计算机程序相关的 除上述实施行为，还包括通过电信线路的提供行为 商标
商品/服务 指定商品、服务的类似范围内使用类似注册商标的行为(包括为转让而持有侵权商品）
标签
为了侵权而进行的商标标签的进口，制造，持有等行为
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被判定侵权的严重后果
⏹
日本进口的商品被判定为侵权商品后，会带来巨大的损失
☐丧失市场: 向日本出口的公司虽然不会直接成为侵权者，但会导致在日本进行进口、销售、使用的其他公司和个人成为侵权者，那么也就不会有人进口、销售或使用其商品。

☐经济损失：被责令停止实施侵权行为的，撤回、没收、销毁侵权商品的损失，对进口该产品的进口公司的赔偿责任、诉讼费用。

☐丧失信誉：在重视信赖关系进行长期合作的日本，一旦丧失信用，可能会丧失在日本做生意的所有机会。

⏹因此，在进军日本市场前，做好侵权风险分析是非常必要的。

⏹实例
某日本Ａ公司，委托中国Ｂ公司制造一种商品，因为Ｂ公司持有该商品的一项日本实用新型专利，在没有进行侵权风险调查的情况下，在日本销售，该商品被Ｃ公司诉讼侵权－－－－－拥有某项专利权，不等于可以实施该项专利，还要调查分析是否侵犯别人的专利权。

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7 关于软件/ＤＶＤ的注意事项
⏹软件/ＤＶＤ受到著作权法・专利・商标・外观设计・不正当竞争法的
保护，禁止进行违法复制。

⏹不支付许可费情况下，进行的制造、进口、销售、出租、使用等所有
行为都会构成侵权。

⏹一旦被发现为违法复制品时，制造者、进口商、经销商、使用者都属
于侵权。

⏹即使和解，经济损失也很大：要付出正规购入金额３～５倍的和解费
；销毁违法复制品；购入正规产品的费用。

⏹被诉侵权，绝无胜算：如果交涉不成功，或者被认为是恶意侵权，极
有可能因无法和解引起侵权诉讼，肯定侵权者没有一点胜算。

⏹销售软件解锁解密装置或服务的行为，属于不正当竞争行为。

⏹最大的损失莫过于失去信誉。

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8 与进口经销商有关知识产权的约定
在日本的侵权行为责任由进口经销商负赔偿责任，因此，一般情况
下，进口商品之前，进口商会与国外供应商（如中国制造商出口商）
对侵权责任，侵权纠纷的对应责任等问题进行交涉，可能会提出如
下要求，或在合同中写入相应条款
⏹是否进行了侵权风险分析，请出示其结果。

⏹要求在合同中写入本制品没有侵害第三方知识产权的内容
⏹如果第三方主张自己的知识产权被侵害时，即使被告为进口商，供应商也要负
责解决此类侵权纠纷，如：警告书，诉讼或者海关扣押等。

⏹发生侵权纠纷后，供应商必须承担因此（包括和解的情况）产生的所有费用，
如：专利使用费，损失赔偿费，责令停止和撤出日本市场的费用，诉讼费等。

⏹被第三方侵权时，供应商有义务采取法律手段消除侵权影响。

一般情况下，诉讼时，专利代理人和律师费用大约2000万日元～10亿日元（约合160万元～8000万元），历时1年～3年
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9 如何避免和解决侵权纠纷
事先
⏹侵权风险分析
⏹取得相应知识产权
发生侵权纠纷以后
⏹对第三方的主张知识产权的通知进行鉴定
☐第三方的意见不一定正确
☐根据鉴定结果，决定解决方案
⏹谈判
☐以支付实施费为前提，继续实施
☐以中止事实为前提，进行交涉
☐交叉授权的交涉
⏹反诉无效
⏹应诉
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10 10 侵权风险分析
调查对象难点时间大致费用商标
指定商品、服务
的相同或类似注
册商标
一定程度上类似的注册
商标的判断（判断标准
为是否容易被混淆）
1周
10万日元
(8千人民币）
外观设计
类似产品的类似
外观设计
无有效的分析工具，只
能逐一确认；找到在一
定程度上相近的外观设
计专利时，判断是否属
于专利法意义上的类似
1周
10～20万日元
（8千～1万6千
人民币）
发明
实用新型
对于该产品・制
造方法，是否存
在已经生效或公
开的专利
准确设定调查对象的技
术特征；无一遗漏地把
握现有专利；正确判断
调查对象的产品・方法
是否在权利要求范围内
1～3个
月
50～300万日元
（4万～24万人
民币）
（100日元＝8人民币）
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商标注册的流程和注意事项
•在中国已经注册的商标，可根据马德里议定书，进行国际注册
•并非使用主义原则，但注册商标时，必须有使用的意思，而且对无正当理由3年以上
未使用的注册商标，通过审判程序可能被
注销
•先注册，后进入异议期：从商标公报的发行日开始2个月内，任何人都可以向特许厅
提出注册异议
•相同・类似是指，外观・称呼・概念其中任一项的相同・类似，从日本人的角度看，
是否相同・类似（例如：”全聚德“与”
禅习得“）
•因为日语发音较少，也没有四声的不同，所以，很多中文发音在日语中相同，（例
如、Zhang, chang,为相同的称呼、chang
とjiang为类似的称呼等）
•世界著名品牌可以通过申请注册防御性商标来保护自己。

不必使用
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取得发明专利的流程和注意事项•计算机软件也属于可申请专利的范围•提出申请时，可使用英文，但1年2个月内必须提交日本译文。

•通过PCT途径提出申请，可以在日后修改因翻译产生的错误。

而且目前中国财政部对于通过PCT向国外申请专利的中小企业有财政补助。

•通过巴黎公约途径提出申请时，可以追加已有申请中没有记载的内容，费用比PCT申请相对便宜。

但要注意是否通过了国家知识产权局的保密审查
•由于各国对现有技术的认知不同而导致相同申请在各国的授权结果不同的现象也时有发生
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取得外观设计专利的流程和注意事项•日本外观设计专利保护期限为自注册日起20年。

•外观设计要经过实质审查（新颖
性和非容易创作性）才能注册并
公开。

•每件物品必须逐一提出外观设计申请（除规定的组合以外，不可在一件外观设计申请中包括多个物品）
•必须提出6面视图（相同/对称的图可省略）
•许可没有变更外观设计特征部分的修改
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取得实用新型专利的流程和注意事项•日本实用新型专利的申请数很少，究其原因，可能是在行使专利权时，被认为还是发明专利的价值高
•授权对象不包括方法，也不包括材料
•不通过实质审查即可登记
•行使权力时，必须出示技术评价书（专利评价报告）
•申请后何时何人都可以申请技术评价书•相同内容的发明专利和实用新型专利不可同时存在（包括申请和授权）
•被诉无效时可以对权利要求和说明书进行一次修改
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15 15 选择代理人或代理事务所的留意点
如何选择代理所
⏹能否顺利沟通和交流
☐语言上的交流当然是必要条件，但不是充分条件
☐对相互之间制度・习惯・表达等做法等不同点的理解是必要的
⏹法律上的专家
⏹技术专家---对技术的理解程度高
⏹经验
⏹能否及时对应客户的各种要求
⏹费用（收费系统的说明是否简明易懂）
日本文化和企业文化的特点
⏹日本人工作认真严谨，工作时间长
⏹循规蹈矩，不宜变通
⏹法律规定细致严格，惩罚严厉----遵纪守法
⏹市场规范，无论规模大小，对公司信誉都非常重视，愿意长期合作
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16 园田・小林特许事务所的特点
⏹服务宗旨：多年致力于成为客户在法律
技术上可信赖的专家
⏹成员：技术担当为半数以上持有
博士学位的高智商人才
⏹客户：90%以上为欧美客户，
有很多国际知名公司，如
波音公司（飞机）、
雷诺（汽车）、
LG（电子产品）、
霍夫曼罗氏（医药）等
⏹语言：可对应日文，中文，英文
，法语，德语等多种语言
的互译，所内有多人外国
人所员，在所内完成翻译
，质量高。

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联络方式
园田小林特许事务所东京新宿站下车徒步7分钟
地址〒163-0434 东京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井大厦34 TEL 03-5339-1093
Fax 03-5339-1094
园田吉隆（所长） e-mail: ysonoda@patents.jp
赤津豪 e-mail: takatsu@patents.jp
朱振霞 e-mail: zzhu@patents.jp
Julie Tsai e-mail: jtsai@patents.jp
谢谢！！。