涉外定牌加工行为商标侵权的法律规制
涉外定牌加工中的商标侵权问题——对我国《商标法》第五十二条第(一)项的理解与适用
要 求被 告 停 止 侵权
、
赔偿损失
。
该 案 是 典 型 的 涉 外 定牌 加 工 中商标 侵 权 纠 纷 的 案 件
，
其 案 件 的 特 殊 情 节 更 加 引 发 讨 论 和思 考 现 有 的法 律框 架 和 司 法 实 践 中的 实 际 需求 以 及 各 方 利
。
作者 简介 ： 沈 强
，
上 海 市第
Ｆ Ｏ Ｅ Ｔ ＮＤ ＭＡＲ 公司是西班牙 ＮＩ Ｅ商标的注册商标权 人 ，１ ３ 年 ＮＩ，
该
案 中原 告 在 国 内享有 系 争 图文 组 合 商 标 的注 册 商标 专 用 权 而 被 告 的母 公 司 对 于 系 争 图形 和 文
字 分 别 在其 所 属 国 享 有 注 册 商 标 专有权 且 被 告 生 产的 产 品 全 部 出 口 给 母 公 司
，
，
在 出 口 产品及
，
包装 上 使 用 的 图形 和 文 字与 原告 商标 图 形 文字 基 本 相 同 且 注 册 商 品 为 同 类 商 品 此 外 原 告最
要 观 点 的研 究
问题
，
，
着 重 分 析 商 标 侵 权 认 定 的 实质 要 件
、
商标 使 用
含 义 的理 解 等 法 律
同 时 对 于 商 标 侵 权 纠 纷 中的 利 益 主 体
论我国涉外OEM企业的商标侵权风险及其防范
论我 国涉外 Ｏ Ｅ Ｍ企业 的商标侵权风险及其防范
王 梓
摘 要 ：随着世界经济全球化进程 的加速 ，中国在 国际贸易中正发挥着越 来越重要的作用。Ｏ Ｅ Ｍ这种加工贸易模 式的 出现 ， 使 我 国国 内大 中型涉外加 工贸易企业得到蓬勃发展 ；这一 方面对 于扩大国内就业 、促进我国国民经济增长有 着积极的意义 ，另一 方面涉外 Ｏ Ｅ Ｍ 贸易 模式下引发 的商标侵权案件 亦层 出不穷。Ｏ Ｅ Ｍ模式潜在的商标侵权风 险具有 多种成因，而加强对境外委托方资质 、其商标权属合法性 以及
目前 ，我 国的家 电、消费性电子产品、服装 、玩具 、照明、五金 等 多种产业 的众多企业都 在为世界诸 多品牌做 Ｏ Ｅ Ｍ，其中 ９ ０ ％的家 电企 业 、７ ０ ％ 的玩具企业都是做 Ｏ Ｅ Ｍ。 Ｏ Ｅ Ｍ加 工贸易对 于合 理配置 劳动力 资源和生产资料 、扩大 国内社会就业 以及有效促进 国民经济增 长有着重 要的意义；但 近几年来 ，司法 实践 中我 国涉外 Ｏ Ｅ Ｍ企业 面临 的知识 产 权侵权 纠纷也在逐年递增 ，其 中很大一部分是商标侵权纠纷。 二 、涉外 Ｏ Ｅ Ｍ 企业常见商标侵权风险 Ｏ Ｅ Ｍ贸易模式 与传 统 意义 上 的委 托 加工 有所 不 同 ，其 特 点在 于 Ｏ Ｅ Ｍ加工企业在生产过程中会依 照委托 合同 的约定在其 生产 的产品或 产品配件上贴附商标 ，而该 商标通 常是 由委托加 工方所提供 或指定 的。 由此我们可以看到 ，Ｏ Ｅ Ｍ企业 的生产过 程不仅 涉及 到对 委托方 商标 的 使用 ，而且可 以说对于委托 加工方所提供商标 的使 用是 Ｏ Ｅ Ｍ模式 的核 心之一 。而正因为 Ｏ Ｅ Ｍ模式所具有 的这一特 点 ，在司法实践 中很容易 产生知识产权侵权纠纷。 我 国海关总署于 ２ ０ ０ ７ 年发布 的 （ ２ ０ ０ ７ 年 中国海关知识 产权保护备 忘录》 中特别指出 ，进出口企业知识产权意识欠缺 ，在 国际贸易 中对 于 有关商 品所涉及的知识产权缺乏深入 了解 ，因此企业无意识侵权 时有 发 生 ；尤其是定牌加工企业 ，由于缺乏知识产权意识 ，在签订定牌加工 合
浅析定牌加工企业的商标侵权认定及商标战略
浅析定牌加工企业的商标侵权认定及商标战略摘要：《商标法》第52 条规定：“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似的商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标是一种侵犯注册商标专用权的行为。
”若依此规定，现存的大量定牌加工企业则面临着商标侵权之风险，但其生产的产品均销往国外，并未造成我国相关公众的混淆，也未给国内商标权人利益造成损失，若认为定牌加工企业侵犯国内商标权人的权利，似乎很难讲得通。
即使如此，定牌加工企业从事涉外加入贸易时，须遵循谨慎和注意义务。
关键词：商标侵权；定牌加工；商标使用；混淆20 世纪90 年代起，我国东南沿海城市出现了大批从事定牌加工的企业。
自加入WTO 后经济全球化的作用日益明显，廉价的劳动力和低成本的原料使得越来越多的外国企业委托中国企业加工商品。
尽管商品可以在世界范围内自由流动，但商标却由于地域性可能会存在侵权风险。
本文拟对我国涉外定牌加工企业存在的商标侵权问题予以分析，提出自己的拙见，最后对我国定牌加工企业的商标战略提出合理化建议。
一、定牌加工的概念这里所指的定牌加工一般发生在这样的情况之下，甲国企业对A 标志享有商标权，其委托乙国企业B生产附带A标志的商品，乙国企业B 在完成委托加工后商品在甲国销售。
通常委托加工并不存在商标侵权问题，因为就其本质而言无非是利用他国劳动力资源优势生产商品。
但随着世界贸易的迅速发展，商品流通十分频繁，在一国知名但未达到驰名程度的商标也许会被他国企业恶意抢注，这样就产生了同一标志在不同国家被不同的企业注册的情况。
然而商标权具有地域性，因此在涉外定牌加工中出现了这样的情形：在乙国地域范围内存在对A 标志享有商标权的企业C，C 作为商标权人享有法律规定的禁止他人在相同或类似的商品上使用与注册商标相同或近似的商标，那么C 作为商标权人是否有权利禁止B 生产附带A标志的商品？对此问题，不仅在学界存在着分歧，而且在司法实务界法院对同一问题作出截然不同的判决。
从一则案例谈如何界定涉外定牌加工贸易中的商标侵权
从一则案例谈如何界定涉外定牌加工贸易中的商标侵权作者：敬丽华来源：《对外经贸实务》2014年第08期随着中国改革开放和全球经济一体化进程的加快，国际分工呈现出以产业链为基础生产的强劲趋势。
在这一发展进程中，中国依靠质优价廉的劳动力比较优势，推动了加工贸易的发展，然而因涉外定牌加工而引发的商标侵权贸易摩擦也呈多发态势，引起了人们的普遍关注。
本文以无锡艾弗国际贸易有限公司鳄鱼商标侵权纠纷案为例，依据2014年5月1日实施的《商标法》，对服装定牌加工贸易中商标侵权行为进行分析。
一、案情介绍2009年12月2日，无锡艾弗国际贸易有限公司与韩国艾弗公司签订了一份《加工合同》，由无锡公司加工一批女士牛仔裤，数量3500条，单价11.3美金。
此前，无锡艾弗公司一直从事服装定牌加工业务，并且多年接受韩国艾弗公司、韩国亨籍公司的委托订单，加工经（新加坡）鳄鱼国际机构私人有限公司授权的鳄鱼牌服装，这些服装根据订单全部出口至韩国，在中国国内不进行任何销售。
2010年2月10日，无锡艾弗公司收到上海海关作出的《扣留侵权嫌疑货物告知书》，告知其在上海外高桥港区海关报关出口的棉制梭织女士牛仔裤涉嫌侵犯香港鳄鱼恤有限公司所拥有的“crocodile”注册商标专用权，海关已暂扣该批女士牛仔裤。
无锡公司收到告知书后随即向海关提出异议，并在2010年3月17日向浦东法院提起诉讼，请求法院确认其不侵犯香港鳄鱼恤公司的注册商标专用权。
据悉，香港鳄鱼恤有限公司上世纪80年代初开始进入大陆开展业务并成功注册了25类“CROCODILE”商标。
时至今日，香港鳄鱼恤公司依然是鳄鱼商标在中国大陆的唯一合法拥有者。
法庭上，无锡艾弗国际贸易有限公司（简称原告）认为，牛仔裤上使用的“Crocodile”及图商标和“CROCODILE”商标系新加坡鳄鱼公司在韩国注册，商标权人与韩国亨籍公司签订有商标许可协议，而韩国亨籍公司又委托韩国艾弗公司代为制造鳄鱼牌服装，并确认韩国艾弗公司可以委托原告在中国定牌加工，并将产品全部直接出口至韩国。
涉外贴牌生产知识产权保护的法律规制及企业应对措施
同时我国的《 商标法》 《 、 对外贸 易法》 法律 、 等 法规和其 他规 范性文 件 及其商标权利证明的， 不承担损害赔偿责任。 这一解释为承揽人设定了 亦从不同的角度对涉外 贴牌生产中的知识产权保护进行了规定。 审查是否侵权的注意义务 ， 违反义务的承担共同侵权责任 ， 同时规 定了承 第一 ， 定牌加工 中的商标使用行为应当遵守《 商标法》 及其《 实施 条 揽 ＾免责的条件 。在北京地区定牌加工的司法活动中 ， 如果加工企业符 例》 的规 定 ， 否则应 当承 担相应 的法 律责任 。《 商标 法》 及其 《 实施 条 合承揽人的身份， 可以依据这一规定维护自身权益。 例》 商标 的注册 、 对 使用、 保护和管理作 了专门和 全面 的规定 ， 商标领 是 第七 ， 未实施 ， 但有 一定指导 意义 的规 定。国家工 商行 政管理总局 域的基本法律 和法规 。 于 ２ ０ 年 曾经 出台的《 ０３ 商标行政执法若干意 见》 讨论稿 ） （ 第十 九条规 第二 ，知识产权海关保护条例》 定定牌加 工出 口的产品涉嫌 商 定 ： 《 规 定牌加工主要是指加工方（ 托方） 受委托 人的委托 ， 受 接 按照委托 标侵权 ， 知识产权权利人可 以向货物进 出境海关 申请扣 留侵权 嫌疑货 人的要求生产产 品 ， 自己无产 品处置权 ， 对进 入流通领域的产 品不 负法 物。根据该 条例 第三 条、 第十 二条 的规 定 ， 定牌 加工 的商 标涉嫌 侵权 律责任。定牌加工企业 接受委托 人委托加 工带有 商标 的产品 ， 果该 如 的， 注册商标权利人可 以向货物进出境海关提出扣留 申请 ， 海关发现进 产品侵犯他人商标专用权 ， 工企业应 当与委托人 一并承 担商标 侵权 加 出口货物有侵 犯注册商标 专用权嫌 疑的 ， 将立 即书面通 知商标 权人依 责任。定牌加工企业可以应委 托人的委托 ， 在所 加工的产 品上标 注委 法处理。从该 条例有关规 定来看 ， 只要 出口的 商品符合 商标侵 权的有 托人的厂名厂址。定牌加工企业 生产 并销售 （ 处置 ） 带有委托方注册商 关要件 ， 即使其在货物的进口国享有 商标权利也依法构成侵权。 标的 商品 的 ， 属于 商标被许可使用行为 ， 应当在 自己生产的商 品上标 注 第三 ， 对外贸易法》 《 禁止进 行侵犯知识 产权的 定牌加 工货 物的进 真实厂名厂 址。 口、 销售 。该法第二十九条规定 ， 国家依照 有关知 识产权 的法律 、 行政 由上 可知 ， 首先 ， 国缺乏 有关 涉外 贴牌 生产知 识产 权的 专 门规 我 法规 ， 保护与对外贸易有关的知识产权 。进口货物侵犯 知识 产权 ， 并危 定 ， 当前的相关 规定主要散见在 法律、 法规 及其 司法解释 中 ， 缺乏体 系
涉外定牌加工商标侵权问题探析
涉外定牌加工商标侵权问题探析田宜鑫摘要：随着国际经济贸易和科学技术的不断进步和发展，涉外活动日趋便捷与频繁，跨境侵犯知识产权的法律问题也接踵而至。
涉外定牌加工商标侵权问题便属于其中一种典型情形，在我国学界与司法实践中长期存在争议。
以相关司法判例，如“ＰＲＥＴＵＬ”案、“东风”案为切入点，通过分析实践中发生的涉外定牌加工经典案件，梳理我国涉外定牌加工司法实践困境和“商标使用”“混淆可能性”和“合理注意义务”三大争议焦点。
在没有统一裁判标准的前提下，“合理注意义务＋实质性损害”的裁判标准符合我国市场经济发展的特征和知识产权保护政策的要求。
关键词：涉外定牌加工；商标使用；混淆可能性；合理注意义务中图分类号：Ｄ９２３．４３ 文献标识码：Ａ 文章编号：２０９５－６９１６（２０２０）２４－００７７－０３一、引言在我国，涉外定牌加工为出口创汇、解决就业问题起到了不可估量的作用，但同时也引发许多商标侵权纠纷，尤其是相关商标在我国已被其他主体注册，当涉外定牌加工在与注册商标类别相同或近似的商品上贴附相同或近似的商标时[1]，涉外定牌加工是否构成侵权已成为理论与实务界热议的话题，类似案件的认定结果也不尽相同，不仅给相关执法机关带来困扰，同时对从事涉外定牌加工贸易的国内外各方带来诸多不确定因素，因此迫切需要厘清涉外定牌加工之法律关系，建立涉外定牌加工中构成商标侵权行为统一的认定标准。
二、涉外定牌加工商标侵权的典型司法判例2015年11月，浦江亚环锁有限公司与莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权纠纷一案（简称“PRETUL”案），最高人民法院作出再审判决，其指导观点为涉外定牌加工不视为商标侵权①。
但是在其后判决的上海柴油机公司与江苏常佳金锋动力机械公司侵犯商标权纠纷一案（简称“东风”案），江苏省高院的判决给出了新的判定思路，而最高人民法院提审该案作出的终审判决也遵循了江苏省高院的裁判思路。
江苏省高院二审判决认为涉案“东风”商标为驰名商标，常佳公司明知该事实仍接受境外委托，并在境内生产与其相同商标的产品，未尽到合理注意义务，实质性损害了上柴公司利益，侵犯了上柴公司的商标专用权。
论定牌加工的侵权认定与立法完善
容包含 两个 含义 ： 第一 ， 消费者 对某种商 品做 出了错误 的判 断 ， 这 种错 误 的判 断是通过不法 生产厂家盗 用注册商 标 ， 并 把其贴附 于 相 同或近似的商品上 的行 为而形 成的。第二 ， 消费者 对商 品的误
认 即该商 品虽然不是商标 权人 的企业 直接生产 出来的 ， 但 其与直 接 生产 的企 业可能有法律上的关系 ， 然而事实上并没有这种 关系 ， 导致 消费者对这种商品的产地发生错误的判断。
需要解决 的是怎样 明确侵权标 准和对涉外定牌加工 中的商 标侵权 问题进行法律规 制的问题 。
一
、
定牌加工 中商标侵权 问题的认定
（ 一） 混 淆 可 能性 理 论
混 淆可 能性是指使一定数 量的消费者对某种 商品的产 地产生 错认或 发生混淆。一 般情 况下 ， “ 混 淆可能性 ” 理论 剖析为 两层 内
（ 二） 地 域 性 原 则
官判断侵权行为成立与否时 ， 应从全局 出发 ， 将可能的条件都纳 入 考虑 的范畴 ， 这样做 出的判决结果才是最符合法律 常理 的。如原 、 被告 双方产品 的销 售渠道显著不 同 ， 以至于公众不大 可能将被告 产 品误认为是原告 的产 品。 ２ ． 德 国的《 商标法》 德 国商标法第 ３ １ 条规定 ： “ 适用本法的规定 ， 并不 因商标在 形 式上 的差异 （ 文字图标 或图形 图标 ） ， 也不因商标 在其他 方面有 所 改变而受影 响。商标 、 纹章 、 姓名 、 商号， 与商 品上 的其 他标 志 ， 不 论 以何种方式改变 ， 只要 足以在交 易中引起混淆 ， 均不影响本法 的 适用 。 ” 从这条规定 中我们可 以看 出 ， 只要 是能够 在交 易中引起 消 费者对商 品的来源发生混淆或误认 ， 那 么不论商标 、 纹章 、 姓名 、 商 号， 与商品上的其他标 志 ， 不论 以何种 方式 改变 ， 都 不影 响判断 其 是商标侵权 。可见 ， 德 国的商标法确 认商 标侵权 的前提条 件也 是 “ 是否使 消费者对 产品的来 源发生混淆 和误认 ” 。 ３ ． 台湾地 区的《 商标法》 台湾商标法规定 ， 对于在与类 似商 品或服务上使 用与 商标 权 利人 相同 的商标 ， 或在相 同的商品或服 务上使用 与商 标权利人 近 似 的商标 ， 达到“ 有 致相关 消费 者混淆误 认之 虞者 ” ， 为侵 害商标 权 。简而言之 ， 如果不 能使 消费者产生误认或混淆 ， 那么就不构 成 商标侵权 。从 台湾 的商标 法的规定 中 ， 我 们可 以看 出确认 商标 侵 权 的前提条件是 “ 是否使 消费者对产 品的来源发生混淆 和误认 ” 。
试论定牌加工的商标侵权认定问题
Ａｕ ２ ０ ｇ． ０１
试 论 定 牌加 工 的商标 侵 权 认 定 问题
永 梅
００５） １ ０ １ （ 内蒙 古 警 察 职 业 学 院 ， 内蒙 古 呼和 浩 特
摘 要 ： 章 对 我 国《 标 法 》 五 十 二 条 第 （ ） 进 行 分 析 ， 出 涉 外 定 牌 加 工 中 的 商 标 标 注 行 文 商 第 一 项 指
核心 技术 ， 责设 计 和 开发 新 产 品 ， 制销 售 渠 道 ， 负 控 具 体 的 加 工 任 务 交 给 受 托 方 去 做 。 它 是 目前 在 国 际 市 场 上 一 项 十 分 流行 而 又 行 之 有 效 的 生 产 组 织形 式 。定 牌 加 工 企 业 的 迅 猛 发 展 为 国 内 经 济 拓 宽 了 创 汇 渠道 、 轻 了就 业压 力 、 加 了财 政税 收 ， 时也 减 增 同
因 缺 乏 商 标 与 知 识 产 权 意 识 而 导 致 商 标 侵 权 行 为 屡 有 发 生 ， 重 影 响 到 企 业 在 国 内外 商 场 上 的 信 誉 。 严 因
此 ， 必 要 对 定 牌 加 工 企 业 的 商 标 标 注 行 为 进 行 正 有
“ ｏｉ ａ 图 文 组 合 商 标 系 恶 意 在 中 国 抢 注 。 告 生 产 Ｊｌ ” ｄ 被 有 关 产 品 在 中 国 境 内 没 有 销 售 ， 是 与 美 国 母 公 司 仅 有 出 口贸 易 ， 不 应 认 定 为 商 标 侵 权 。 院 经 审 理 查 故 法 明 后 判 决 认 定 ： 告 在 本 案 中 的 行 为 属 于 涉 外 定 牌 被
第１ ５期 总 第 ２ ７期 １ ２１ ０ ０年 ８月
内 蒙 古 科 技 与 经 济
定牌加工中的商标侵权问题研究
一
混淆理论
文献标 识码 ： Ａ 文 章编号 ：０９０ ９（０ ０ ７１８Ｏ １０－５ ２ 付 的价金 ， 定牌 加工 中加 工人交付 定 作物所取 得之 对价 ， 是 不
定作 物 的价金 ，而 是制 作定作 物 的原材 料成本 加上 加工 费 。因 向委托 人交付 定作物 的行为不 符合销售 行为 的本质特 征， 不属于
可认 定产 生 了混 淆０ 。认定 “ 淆的可 能”是 商标保 护的 核心 何 淆 ” 混 的规定 限于商标法 ｌ 条对驰 名商标 的保护 以及 《 高人 民法 ３ 最 题 ， 划定 商标权 利范 围的基 础 。 “ 是 但 混淆 的可 能” 身具有 抽象 院关于 审理商 标 民事 纠纷案件 适用法 律若干 问题 的解 释》 ｌ 本 第 条
四、 立法建 议
第一 ， 建议在 商标法 第 ５ 条 明确 规定商 标侵权应造 成“ 淆 ２ 混 的可能 ” 。我 国 《 商标法》 ５ 第 ２条只 列举 了几 种 商标侵权 行为类
定 的商标 去寻找 特定 的厂商 的产 品却发 生了迷 惑 ， 能分辨 ， 不 即 型 ， 没有 明确规 定商标 侵权 的实质 要件 ， 混 淆的可 能” 对“ 即“ 。 混
而是将产 品全部交 付委托人 ， 因此 ， 加 生产 使用特定 商标或 品牌的 商品并将该 商品交 付给定 作方 ， 作 加 工方并不 销售加工 产品 ， 定
方根 据约 定向加 工方支 付加 工费 的贸易 方式 。 ０
．
工 行为 不构成 商标 法上 的商标 使用 。定 牌加工 的产 品上贴 附 的 商标 ， 是用 来区分委 托人 与 同类 商 品的其他 提供 者， 而非 区分定
对涉外贴牌加工商标侵权的探讨
权 。其主要理 由为：从侵犯商标权 的实质要件看 ， “ 定牌加工”的产品全部交付委托人 ，不在
境 内销售 ，不会致使相关公众混淆 ；在加工商品上贴 附商标 的行为 ，不属于 《 商标法》 中的商 标使用 ，继而不构成商标侵权。２ ． 构成侵权 。其主要理 由为 ：商标权具有地域性 ，委托方在境外
（ １ ）项 。但 司法实践中对此问题也有不同的声音 ，如在义乌市 聚宝 日化有 限公 司不服义乌市工 商行政管理局行政处罚案 中，浙江省义乌市人 民法 院认为 ，涉外贴牌加工的产 品仅处于生产领 域 ，并未进入 国内市场 ，不会造成相关公众 的混淆和误认 ，故该贴牌加工行为不构成商标侵权 。 可见 ，对此问题法院虽有不 同的观点 ，但认定构成商标侵权的观点为主流 ，那 么是否实务界 的 主流观点就是合理的 ， 真理是否掌握在 “ 多数人”手中呢？
式 ，并在 总结理论与实务界对该问题的主要 态度 的前提下 ， 从 商标使用、商标侵权之实质认定标 准 和利 益衡 平 的 角度 重新 认识 和探 讨 了该 问题 ，以期 对 实践 中该 问题 的 处理有 所 帮助 。
［ 关键词］贴牌加 工 ；商 标侵权 ；商标 权
［ 中图分 类号］Ｄ ９ １ ３ ． ４ ［ 文献标识码］Ａ ［ 文章编号］１ ０ ０ ９ — ６ ５ ６ ６ （ ２ ０ １ ３ ） ０ ２ — ０ ０ ９ ２ — ０ ３
取得 的商标权在 中国不具有效力 ，且中国法律只能保护依中国法产生的商标权 ；依据我 国 标 》第五十二条的规定 ，商标侵权行为不以主观过错为构成要件 ，只要符合法律规定则构成
试论涉外定牌加工中的商标侵权问题
试论涉外定牌加工中的商标侵权问题作者：江东来源：《法制博览》2012年第01期【摘要】由于缺乏一个权威的、明确的规定，涉外定牌加工的侵权认定，司法实践中相左判例纷呈，同样的行为被处以不同的结果，而不同的结果却又来自相同的法律。
目前理论界和实务界不认为定牌加工构成商标侵权的主要理由有：定牌加工中的商标标注行为不属于商标“使用”；不存在公众混淆；没有损害事实等等。
然而，在我国现行商标法律框架下，这些理由的成立都难免牵强。
在无法律规定的合理使用的情况下，定牌加工行为应当被认定构成商标侵权行为。
【关键词】涉外定牌加工；商标侵权；商标使用；公众混淆；损害事实定牌加工，又称OEM（Original Equipment Manufacturer）、贴牌加工、贴牌生产，是指加工承揽人根据约定，为定作人加工生产使用特定商标的产品并将该产品交付给定作人，根据约定向定作人收取加工费的贸易方式。
本文所探讨的涉外定牌加工，是指定作人在其本国或产品销售地拥有真实有效的商标权或商标使用权，但没有在中国注册该商标，加工产品均销往国外，在中国境内同种或类似商品上已有相同或近似注册商标的情况下，加工方行为是否构成侵犯中国商标权人的商标权。
一、涉外定牌加工案例引发的争议涉外定牌加工行为的侵权认定，无论是理论界还是实务界都存在着重大的分歧，这个分歧从近几年的几个典型案例中可见一斑。
上海法院在上海申达音响电子有限公司诉玖丽得电子（上海）有限公司商标侵权案中判决认定涉外定牌加工不构成商标侵权。
上海市第一中级人民法院认为：被告在本案中的行为属于涉外定牌加工出口的行为，由于涉案产品全部出口美国并未在中国市场实际销售，中国消费者不存在对该商品来源发生混淆和误认的可能，因此，被告行为不构成商标侵权。
［1］一审判决后，原告上诉到上海高级法院，二审维持了一审判决。
上海浦东新区法院在诺基亚公司诉无锡金悦科技有限公司一案中则判决被告承担侵权责任——同样也是定牌加工的方式，使用的也是相似的商标，上海浦东新区法院认为，Nokia是驰名商标，涉案商标Nokia Egypt因突出使用Nokia字样而构成商标侵权；依据商标保护的地域性原则，该Nokia Egypt商标因未在我国注册而不受我国法律保护。
涉外贴牌加工(OEM)是否构成商标侵权
涉外贴牌加工（OEM）是否构成商标侵权作者：来源：《消费电子》2013年第03期一、案例简介原告上海申达音响电子有限公司（简称：申达音响）起诉称：原告于1998年3月28日获得“Jolida”图文商标注册，核定使用商品第9类“扩大器、收音机、影碟机”。
原告以该商标向上海海关进行了备案。
2008年8月，原告收到上海海关通知书，确认被告出口美国电子管功率放大器98台，商品上标注“Jolida”图文组合商标。
原告认为，被告未经许可在相同商品上使用“Jolida”图文组合商标，构成商标侵权。
被告辩称：被告是美国朱利达公司投资设立的，美国母公司很早就在美国注册并使用“Jolida”图文组合商标。
被告生产有关产品在中国内没有销售，仅是与美国母公司有出口贸易，故不应认定为商标侵权。
一审法院判决认定：被告生产加工并出口有关产品并被海关查扣，双方商标标识及产品类别本身相同，各方均无异议。
在原告设立及在中国注册商标前，被告的美国母公司即已在美国注册并使用“Jolida”图文组合商标。
依据被告的合同以及被控侵权产品内外包装上标注的美国朱利达公司的企业名称等综合考虑，被告使用商标是美国朱利达公司在美国享有合法商标权的商标且产品全部出口美国。
被告在本案中的行为属于涉外定牌加工出口的行为，被告在产品内外包装上标注的商标及企业名称均为美国朱利达公司，因此在美国市场消费者能够通过商标标识区分商品的来源为美国朱利达公司。
由于涉案产品全部出口美国并未在中国市场实际销售，中国消费者不存在对该商品来源发生混淆和误认的可能，因此，被告行为不构成商标侵权。
原告不服一审判决，向上海市高级人民法院提出上诉。
二审法院围绕是否定牌加工以及是否构成商标侵权两个问题作出了判决。
其判决认为：（1）确定是否是定牌加工，应从两个方面考虑，一是加工方系自主生产，还是按委托方的要求进行生产。
二是加工方生产好产品后是全部交与委托方，还是自行予以销售。
同时，加工方还需尽到对委托方是否享有合法商标权的审查注意义务。
涉外定牌加工中的商标侵权问题辨析
韩 志 英
摘 要 ：对于涉外定牌加 工行为是否构成商标侵 权，学术界存 在不同认识 ，实务 中却 大多按照侵权行 为进行处理 ，但从 商标的基本功 能即识别功能出发 ， 运 用混淆可能性 理论和 利益平衡 方法予以论证 ，涉外定牌加 工并 不会在加 工方所在 国造 成消 费者混 淆，本质上不构成
、
应是一种商业使用 ，这不能不说是一大缺陷，也是造成 商标侵权纠纷 不
断 的一 个 重 要பைடு நூலகம்因素 。
（ 三 ） 利 益 平衡 之 维度
用” 。 ０
２ ．侵权否定说。此观点认为 ， 涉 外定牌 加工行 为虽然 有商标 侵权 的形式 ，但实质上却并没有侵犯商标权 ，故不应被认定为侵权 。主要理 由为 ：加注商标是加工承揽行为的延续 ，不构成商标意义上的 “ 使用 ” ， 且 产品全部用于出 口，不会引起国内相关公众混淆和误认 ，不符 合商标 侵 权的实质要件。 ３ ．侵权 区分说 。此观点认为 ，对 于涉外 定牌加工 中加 注商标 的行 为应区分 对待 ，对于在相同商品上使用相同商标的加注商标行 为 ，应认 定 为侵权 ，但对于在同一种商品上使 用近似商标 ，或者在类似商 品上使 用 相同或近似商标的 ，则不应被认为构成商标侵权 。 ０ 二、涉外定牌 加工商标侵权纠纷的争议解析 综上 所述 ，对 于涉外定牌 加工是 否构成 商标侵 权争议 的焦 点为 ：适 用 我国 《 商标法》 关于侵犯商标专用 权即该法第 ５ ２条及 《 商标法 实施 条例 》关 于 “ 商标使用 ” 即该条例 第 ３条的规 定时 ，是 否应 考虑混 淆 的可能性 。 持肯定说 的法 官及 学者认 为，是 否造成混 淆或误认并 不是构成 商标 侵权 的直接要件 ，只要有 上述 两法所规定 的 “ 使用 ”行为 ，便可直接认 定 为侵权 ，而涉外 定牌 加工 中标注商 标 的行为 已构成 商标法 上 的 “ 使 用” ，故构成侵权 ；持否定说 的法 官及学 者认为 ，涉 外定牌 加工 中标 注 商标 的行 为虽 由加工方 实施 ，但所涉商标 的真正使用 者却为委托方 ，加 工方 的行 为只是 承揽合 同的延 续 ，并不构 成商标 使用 ，不应 认定侵 权。 且商标 的基本功 能在 于识别 ，以免 造成混 淆或 误认 ，而我 国最 高法 在 《 关于审理商 标 民事纠 纷案 件适 用法 律若 干问 题 的解 释》 中，也 已将 “ 导致混淆的可能 ”作为 了对商 标近 似和商 品或 服务类 似 的判 断 因素 ， 因此 ，实 际上法 院也需要考虑 “ 混淆 的可能 ” 。 三、涉外定牌加工 商标侵权 纠纷 的理论探讨 要对涉外定牌加工行 为是否构成商标侵权进行正 确判断 ，本文认 为 需要在 明确判断商标权侵权标准 、商标使用 内涵 的基础 上 ，从利益平衡 的角度进行综合衡量 。 （ 一） 侵犯商标权判断标准 显著性是商标 的固有属性 ，而商标 的首要功能 即识别 ，因此 ，可 以 说 ，商标保护实质上即保护其识别功能不被破坏 。而实现 中，虽然侵犯 商标权的行为多种多样 ，但本质上却都是在破坏识别功能 ，即造成消费
涉外定牌加工的商标侵权认定
涉外定牌加工的商标侵权认定---- 以上海高院“Jolida”商标侵权判决[i]为例作者：上海大邦律师事务所吴鹏彬律师上诉人（一审原告）：上海申达音响电子有限公司被上诉人（一审被告）：玖丽得电子（上海）有限公司一审法院：上海市第一中级人民法院二审法院：上海市高级人民法院一：案例简介原告上海申达音响电子有限公司（简称：申达音响）起诉称：原告于1998年3月28日获得“Jolida”图文商标注册，核定使用商品第9类“扩大器、收音机、影碟机”。
原告以该商标向上海海关进行了备案。
2008年8月，原告收到上海海关通知书，确认被告出口美国电子管功率放大器98台，商品上标注“Jolida”图文组合商标。
原告认为，被告未经许可在相同商品上使用“Jolida”图文组合商标，构成商标侵权。
被告辩称：原告和被告都是美国朱利达公司投资设立的，美国母公司很早就在美国注册并使用“Jolida”图文组合商标，原告持有“Jolida”图文组合商标系恶意在中国抢注。
被告生产有关产品在中国内没有销售，仅是与美国母公司有出口贸易，故不应认定为商标侵权。
一审法院判决认定：被告生产加工并出口有关产品并被海关查扣，双方商标标识及产品类别本身相同，各方均无异议。
原告和被告都是美国朱利达公司投资设立的，但原告股东后变更为其他主体，在原告设立及在中国注册商标前，美国母公司即已在美国注册并使用“Jolida”图文组合商标。
依据被告的合同以及被控侵权产品内外包装上标注的美国朱利达公司的企业名称等综合考虑，被告使用商标是美国朱利达公司在美国享有合法商标权的商标且产品全部出口美国。
被告在本案中的行为属于涉外定牌加工出口的行为，被告在产品内外包装上标注的商标及企业名称均为美国朱利达公司，因此在美国市场消费者能够通过商标标识区分商品的来源为美国朱利达公司。
由于涉案产品全部出口美国并未在中国市场实际销售，中国消费者不存在对该商品来源发生混淆和误认的可能，因此，被告行为不构成商标侵权。
也论涉外定牌加工中的商标侵权认定
牌” ） 是加工贸易的一种形式 ， 它是指在来料加工 和来样加工
业务 中 ， 由境外 委托方提供商标 （ 一 般是 已注册 的商标 ） ， 经
境 内企业加工或装配后 ， 再贴上境 外委托方 提供 的商标或品 牌返销 国外的经营活动（ 该委托方 在中国国内没有该 注册 商 标 的商标权人 。随着经济全球化 、 贸易 自由化 的发展 ， 中国
人潜在的利益损 失。 关键词 ： 定牌加 工； 商标侵权 ； 侵权认 定 中图分类号 ： Ｄ ９ ２ 文献标志码 ： Ａ 文章编号 ： １ ６ ７ ３ — ２ ９ １ Ｘ（ ２ ０ １ ４ ） ０ ３ — ０ ２ ９ ４ — ０ ２
定牌加工 ， 其英文缩写 为（ Ｏ ｒ ｉ ｇ ｉ ｎ ａ ｌ Ｅ ｑ ｕ ｉ ｐ ｍ ｅ ｎ ｔ Ｍ ａ ｎ ｕ ｆ ａ ｃ ｔ ｕ ｒ ｅ ） 译 为“ 原 始设 备厂 商” ， 亦称 “ 贴牌 ” 、 “ 定 牌生 产 ” 、 “ 代 工 生 产” 、 “ 三来加工” 。 定牌加工有广义和狭义之分ｌ １ 】 。 本文所指 的
２ ０ １ ４年第 ３期
经济研究导刊
ＥＣ ０Ｎ０ＭＩ Ｃ ＲＥ Ｓ Ｅ ＡＲＣＨ ＧＵＩ Ｄ Ｅ
Ｎ ｏ ． ３ 。 ２ ０ １ ４ Ｓ ｅ ｒ ｉ ａ ｌ Ｎｏ ． ２ ２１
总第 ２ ２ １ 期
也论 涉外定牌加工 中的商标侵权认定
杨 小 青
（ 上海大学 法学 院， 上海 ２ ０ ０ ４ ４ ４ ）
中。” 众所周知 ， 将商标直接用于商品 、 商品包装 或者容器 的
主要是产品的生产 者和加工者而非销售。 故被委托方即加工
方 的加工贴牌行为也属 于商标使用行为。 另外 ， 《 中华人 民共和 国合 同法》 第 ７条 规定 ， “ 当事人订
以“HONGDAKIT”案为例论涉外贴牌加工与商标侵权
案例研究理论版55以“ＨＯＮＧＤＡＫＩＴ”案为例论涉外贴牌加工与 商标侵权文/沈静文（华东政法大学..上海..200042）摘要：涉外贴牌加工行为在我国的对外贸易中较为普遍，是否构成商标侵权是司法实践和理论界的争议焦点。
最高院在“HONGDAKIT”案中以涉外贴牌加工属于商标使用行为从而认定构成商标侵权。
但无论从商标的“商业性使用”还是“区别性使用”角度判断，都无法认定涉外贴牌加工属于商标法意义上的商标使用。
即使属于，商标使用是否属于商标侵权的构成要件之一这一问题尚有争议。
无论如何，皆不能认为涉外贴牌加工行为就是商标侵权。
关键词：涉外贴牌加工 商标侵权 商标使用 混淆可能性较为落后的经济结构使得我国在很长一段时期内承担着世界加工厂的角色，贴牌加工一直是我国出口中常见的一种经营方式。
所谓涉外贴牌加工（又称涉外定牌加工），是指境外企业委托我国企业生产、加工产品，授权我国企业在该产品上贴附指定商标，并出口到境外进行销售的经营方式。
境外委托方通常在其所在国家取得了该商标的注册权利，因此有权授权境内企业加工生产，然而问题是，在境内注册了该商标权的其他权利人可否主张这种行为是对其商标权的侵犯呢？对此，实务界和学术界均争议不断，最高人民法院以及各地高院对近几年的PRETUL 案、东风案和HONGDAKIT 案的判决过程反复曲折，判决结果也是不尽相同，因此笔者以本田株式会社诉重庆恒胜公司，即“HONGDAKIT”案为例，从商标使用和商标地域两个角度对涉外贴牌加工是否属于商标侵权这一问题略作分析。
一、涉外贴牌加工不属于商标法意义上的商标使用行为“HONGDAKIT”一案的事实与上述对涉外贴牌加工行为的定义几乎无异，恒胜公司经缅甸美华公司授权委托加工生产一批摩托车，并贴附了“HONGDAKIT”商标后出口至缅甸进行销售。
本田株式会社在中国境内注册了“HONGDA”商标，主张恒胜公司的贴牌行为构成了商标侵权。
一审法院以《商标法》第57条第2项为依据判决恒胜公司构成商标侵权，但是对于恒胜公司的行为是否构成商标侵权这一问题则回避了。
OEM生产、代加工中的商标侵权
OEM 生产、代加工中的商标侵权定牌加工中的商标侵权问题研究 OEM 生产,即代工生产,也称定点生产,俗称代工,基本含义为品牌生产者不直接生产产品,而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品,控制销售渠道,具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。
然后将所订产品低价买断,并直接贴上自己的品牌商标。
这种委托他人生产的合作方式简称 OEM,承接加工任务的制造商被称为 OEM 厂商,其生产的产品被称为 OEM 产品。
可见,定点生产属于加工贸易中的“代工生产” 方式,在国际贸易中是以商品为载体的劳务出口。
[1] 一、定牌加工在国内的现状 OEM 最早出现在欧洲国家,随着我国加入了WTO,也随着经济全球化的进程加快,很多世界级的企业开始在全世界设立工厂,然后把 A 国生产的东西拿到 B 国去卖。
由于我们是发展中国家,工人的工资相对于欧洲,美国等发达国家要低一些,而且我们也是一个勤劳勇敢,聪明的民族,所以很多的跨国企业到中国来开工厂,利用中国的劳动力优势,生产自己的产品,然后运到其他国家销售。
很多耳熟能详的企业,都在中国开了厂,比如说 NIKON、 NIKE、CANON、 LV、 HP、APPLE……如果继续写下去,可以写一个晚上都写不完。
这些企业到中国来开厂,中国是比较欢迎的,人家来投资了,能促进就业,带动中国广大阶层致富,促进经济的发展,让中国的各个工商部门都能有所发展。
更成就了一批 OEM 的大企业,比如富士康。
OEM 在一定程度上是个双赢的结果。
随着世界经济全球化的发展,中国良好的投资硬环境、软环境都将吸引越来越多的人来国内投资建厂。
二、定牌加工的优势定牌加工有他的优点,应该来说,如果控制得比较好的话,对于定作方和加工方都是很有好处的。
对于定作方的优势:1.有利于利用全球范围内廉价的劳动力,降低制造成本,提升市场竞争力;2.有利于避免资金不足,更快地扩大生产规模,提升品牌价值。
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定使用 的类别相同或者类似 ；③境内的加工方完成加工 贴牌后 的商品全部交付给境外的委托方 ，不在我国境内
进行销 售 。此种 涉外 定牌加 工行 为是 否构 成商标 侵权 ， 法 律 尚未 作 出 明确 规定 ， 理论界 和实 务界 的看法 不一 样 。
曾霄丽 ： 涉外定牌加工行 为商标侵权的法律规制 会 产 生混 淆误 认 。世界 知 识产 权 组织 和 多数 国家都 以可
能造 成消 费者 混 淆 、 误认 作 为商 标 侵权 判 定 的基本 要 件 。
定。
笔者 对此 并不认 同 ， 谓商标 法上 的商 标使 用 呢？德 何 国商标 法将 商标 所 有人 的专用 权 表述 为 “ 经 商标 所有 未 人 同意 ， 止第 三 人在 商业 流 通 中 １为 商 品和 服务 使 用 禁 ．
国享 有 同样 的知 识产权 ， 即知识 产权 不具 有域 外效 力 。而
涉 外 定 牌 加 工 行 为 ， 文 简称 Ｏ Ｍ（ ｒ ｉ ｌ ｑｉ— 英 Ｅ Ｏｉｎ ｕ ｇ ａＥ Ｄ ｍ ｎ Ｍ ｎｆ ｔ ｅ ， 的是 我 国境 内企 业 接受 境 外 商标 权 ｅｔ ａｕ ｃ ｒ）指 ａｕ
知识产 权 的基本 权 利 之一 即是 商 标权 ，其 同样 具有 地域 性 的特 征 。 因此 ， 在涉 外定 牌 加工 行 为 中 ， 外 的委 托人 境 在 其所 在 国或者 转售 国依 法 享有 真 实有 效 的 商标 权 或者 商 标 使用 权 在 中国 不具 有 效 力 ，不 是 法 定 注 册 商 标 ， 因 此 ，不 能成 为境 外 的委 托人 或 国 内 的加工 方 抗辩 被 诉 商
（ ）关 于公 众 的 混 淆 与 误认 一
二、司法 实践 中认定涉外定牌加工行为侵权
理 由分 析
司法实践 中认定涉外定牌加工行为构成商标侵权的
主要理 由如下 ：
（ ） 一 商标权 具有地域性 。 地域性是知识产权的基本
特征之一 ， 指知识产权只能依据一国的法律产生 ， 又只能 在其依法产生的地域 内有效 。也就是意味着知识产权所
人或商标使用权人的委托 ， 根据委托方要求加工产品， 贴 附委托方提供的商标 ，并将加工的产品全部交付给境外
委托 人 的贸 易形式 。 随着 经 济全球 化 的进一 步发展 ， Ｅ ＯＭ
经营发展模式已经发展成为促进国内经济发展 的重要力
量 ， 而 ， 题也 逐 渐显 现 出来 。若 境外 委 托人 要求 贴 附 然 问
第 ２ ４卷 第 ３期
Ｖｏ ．４ １ ２
Ｎ０． ３
湖北财经高等专科学校学报
Ｊ ｕ ｎ ｌ ｆ ｂ ｉ ｉａ ｃａ ｎ ｏ ｏ ｃ Ｃ ｌ ｇ ｏ ｒ ａ ｏ Ｈｕ ｃ Ｆ ｎ ｎ ｉｌ ｄＥｃ ｎ ｍｉ ｏｌ ｅ ａ ｅ
２１ ０ ２年 ６月 ２ 日 ５
涉外定牌
Ｔ
［ 收稿 Ｅ ２ １ — ３ １ ｌ ０ ２０—４ 期］
［ 作者 简介］ 曾霄丽（９ ８ ， ， １ ８一）女 福建人 ， 福州大学法学院 ２ １ ０ ０级研究生。 ｌ ４
商标 的基 本 功能 在 于识 别 ，使 消费 者 能够 将 商标 权
人的商品同其他生产者或经营者的商品区别开来 ，而不
如 Ｔ ＩＳ协议 第 １ 条 中规 定 ③ 以“ 能产 生混 淆 ” 为 ＲＰ ６ ， 可 作 侵犯 商标 权 的必要 条件 。美 国《 兰哈 姆》 商标 法第 ３ 条也 ２ 立 足 于禁 止 商标 在 “ 能 造成 混 淆 、 误 及 其 欺骗 ” 可 错 的情 况 下进 行 商业 性使 用 。同 时， 共体 法 院也 认 定， 众认 欧 公
工之产 品上 ， 确实符合《 实施条例》 第三条所规定 的商标
使用行为 ， 构成《 商标法》 五十二条规定的商标侵权行 第
为
三、 涉外定牌 加工商标侵权行 为的法律分析
涉外定 牌 加工 涉 及 的商 标侵 权 问题 ，尽 管 法律 尚未 作 出明确 的规 定 ， 界 和实 务界 也 未达 成 一致 意 见 ， 笔 学 但 者认 为 ，涉外 定牌 加 工 的商 标侵 权 纠纷 行 为不 构成 商 标 侵权 。
商标侵权 的法律规制
曾 霄丽
（ 福州 大 学 法 学院 ， 建 福 州 ３ ０ ０ ） 福 ５０ １
［ 要】 摘 近年来 涉外定牌加工行为 引发的商标侵权纠纷 已引起人们 的普遍关注 理 论 界 和 实 务界 的观 点 并 不 一 致 。本 文 在 介绍实务界观点的基础上 ， 出涉外定牌加工行 为不侵权的观点、 由分析及处理建议 提 理
（ ） 二 涉外定牌加 工行 为属于商标法 意义上 的商标
使 用行 为 。涉外定 牌加 工被 认定 为 商标 侵权 的 直接 根据
是我 国《 商标法》 第五十二条第（ ） 一 项的规定① 但何谓商 ，
标“ 用” 为， 使 行 则是 根 据《 中华人 民共 和 国商标 法 实施 条
例》 第三条的规定② 。涉外定牌加工行为中， 我国境内加工
， 。
【 关键词】 涉外定牌加工； 商标侵权； 完善建议
Hale Waihona Puke 『 中图分类号］９３ ３ 【 Ｄ ２． 文献标识码］ ［ ４ Ａ 文章编号】 ０— ７Ｘ２１） —０４ ０ １ ９ １０ （ ２ ３０ １— ３ ０ ０ ０
一
、
涉外定牌加工行 为的概述
有人 不能 依据 在他 国享有 合 法 的知识 产 权 ，而 主张 在 我
标侵权的理由。商标权的地域性特征 ， 决定我国法律只保
护 已经在 我 国合法 注册并 取得 商标 权 的所有 人 。
的商标与我国的商标权人在相同或类似商品上注册 的商
标相 同 或相 似 ， 国 内接受 委 托 的加工 企 业往 往 难 以避 则 免 国内商标 权 人提起 的商标侵 权之 诉 。 涉 外 定牌 加 工侵 权 纠纷 的 构成 要件 为 ：① 境外 的委 托人 在本 国或者 销售 地 国拥 有真 实 有效 的 商标 权或 者 商 标使 用权 ；② 国内有 人 注册 了与委 托人 相 同 的商标 或 者 近似 的 商标 ，且定 牌 使 用 的商 品类 别 与 国内注 册 商标 核