美国专利法102_e_条款浅析_与抵触申请之比较

２００８．０９

（下）

ＬｅｇａｌＳｙｓｔｅｍＡｎｄＳｏｃｉｅｔｙ

美国专利法102(e )条款浅析

—与抵触申请之比较

郎晓虹

摘要美国专利法第102条涉及对发明专利申请(Utility )的新颖性的要求，包括(a )、

(b )、(c )、(d )、(e )、(f )和(g )共七项条款。其中第(e )款（下文称作102(e )条款，2000年11月29日生效）的规定非常复杂。本文对该102(e )条款及中国专利实践中的“抵触申请”作了比较。

关键词知识产权保护专利法抵触申请中图分类号：D95

文献标识：A

文章编号：1009-0592(2008)09-062-01

一、中国专利实践中的抵触申请

中国专利法第二十二条第二款规定：“新颖性，是指……，也没有同样的发明或实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中”。中国知识产权局《审查指南》第二部分第三章第2．2节对其中涉及的“抵触申请”作了进一步的规定，即抵触申请包括：“由他人在该申请的申请日以前向（中国）专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的同样的发明或者实用新型专利申请”，还包括“满足以下条件的进入了中国国家阶段的国际专利申请，即申请日以前由他人提出、并在申请日之后（含申请日）作出中文公布的且为同样的发明或者实用新型的国际专利申请”。归纳起来，如果一个专利/专利申请A 要构成另一中国专利申请B 的抵触申请，需要满足以下条件：（1）专利/申请A 由他人在中国申请（PCT 申请需进入中国国家阶段）；（2）专利/申请A 的中国申请日早于申请B 的中国申请日；（3）专利/申请A 的公布日在申请B 的中国申请日当天或之后。

对于进入中国国家阶段的PCT 申请，这里所述的中国申请日均是指国际申请日。二、美国专利法102(e )条款解析（一）美国专利法102(e )条款的主要内容美国专利法102(e )条款规定：“无下列情形之一者，得获得专利：……(e )在专利申请人发明之前，该发明已见于他人在美国申请且核准之专利，或他人之国际申请案，符合第371条(ｃ)项第(1)(2)及(4)款之规定要件者，或……”。

如果一个专利申请/专利A 要构成另一美国专利申请B 的102(e )现有技术文件，必须满足以下条件：（１）专利申请/专利A 由他人提出；（２）专利申请/专利A 的美国申请日或国际申请日在在申请B 的发明日之前；（３）专利申请/专利A 是：美国颁发的专利、美国公布的专利申请或PCT 申请，如果是PCT 申请，必须是：用英文公布、且指定美国；（４）专利申请/专利A 在申请B 的发明日以后公开。（二）美国专利法102(e )日期的确定美国专利商标局的《专利审查过程手册》（MPEP ）（706．02(f )(1)）阐述了如何确定一个专利申请/专利的102(e )日期（102(e )date ）。只有当一个专利申请/专利A 具有102(e )日期且该102(e )日期早于申请B 的发明日时，才可以构成申请B 的102(e )条款现有技术文件。如果专利申请/专利A 是美国颁发的专利或美国公布的专利申请，则其102(e )日期即其最早的有效美国申请日。这里，“最早的有效美国申请日”要考虑美国专利法第119(e )和120条的相关规定，即在前美国申请（包括临时申请）的申请日。

如果专利申请/专利A 是基于PCT 申请的，且该PCT 申请是用英文公布且指定美国的，则专利申请/专利A 的102(e )日期（最早的有

效美国申请日）是该PCT 申请的国际申请日。如果该PCT 申请不满

足上述条件，那么该PCT 申请没有102(e )日期（可以适用其他条款，如102(a )或102(b )）。上述对于PCT 申请的规定，仅适用于2000年11月29日或以后提交的PCT 申请（即国际申请日在2000年11月29日或以后的PCT 申请）。对于2000年11月29日以前提交的PCT 申请，如果其进入美国，则其102(e )日期是其进入美国的实际进入日或提交日。

外国优先权日（包括不满足上述条件的PCT 申请的国际申请日）不能作为102(e )日期。

三、美国专利法102(e )条款现有技术与“抵触申请”的区别

美国专利法102(e )条款涉及的文献在美国专利实践中作为现有技术，可以用来评价一个专利申请的创造性，而中国专利实践中规定的抵触申请不视为现有技术，只能单独用来评价一个专利申请的新颖性。

确定一个专利或专利申请是否构成102(e )条款的现有技术，需要比较其102(e )日期。对于2000年11月29日前提交的国际申请，其102(e )日期是其实际进入美国的日期，而不是其国际申请日。对于2000年11月29日或以后提交的国际申请，只有当其国际公布采用英文时，才将其国际申请日作为其102(e )日期。而在中国专利实践中，一个PCT 申请只要进入中国国家阶段，其国际申请日即作为有效的中国申请日。在判断该PCT 申请是否可以构成另一中国申请的抵触申请时，也以其国际申请日作为其在中国的申请日。

四、如何利用美国专利法102(e )条款获得尽早的进攻性日期目前，有越来越多的中国专利申请进入美国。中国专利申请进入美国通常通过两种途径，第一种是在提交中国申请后一年内提交美国申请（要求中国优先权），第二种是在提交中国申请后一年内提交PCT 申请，之后再进入美国。申请人通常使用中文文件提交PCT 申请，并以中文进行国际公布。根据美国专利法102(e )条款的规定，这样的PCT 申请即使进入美国，往往也不能利用其国际申请日作为102(e )日期。也就是说，一个中文公布的PCT 申请有可能不能用来评价他人在该PCT 申请的国际申请日和公布日之间提交到美国的相同专利申请的可专利性。这样，该PCT 申请的申请人就不能有效地保护其在美国市场的权益。

针对这个问题，笔者认为，可以考虑以下提交策略：（1）在提交中国申请后，如果已确定要进入美国市场，则尽快提交美国申请；（2）如果考虑使用PCT 途径，则可以考虑以中文提交PCT 申请，而以英文公布（或直接以英文提交），以保证其国际申请日作为102(e )日期的有效性；（3）对于以中文进行国际公布的PCT 申请，可以考虑尽快以续案的方式进入美国；（4）在提交中国申请后，可以考虑利用已提交的中文文件尽快（比如在中国申请日的第二天）在美国提交一个临时申请。

作者简介：郎晓虹，北京集佳知识产权代理有限公司。

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