知识产权诉讼实务与诉讼技巧

知识产权诉讼证据
4. 诉讼中存在着大量的证据保全或证据调查申 请。由于原告不能举证原告所掌握的证据，因 此可通过证据保全或证据调查申请来收集证 据。 这种证据保全一般是诉前申请，证据调查申请 (调查令)一般在一审审理结束之前提出，即一审 判决之前提出，二审期间提出的，法院一般不 予受理。
知识产权诉讼证据
5. 鉴定：知识产权诉讼，特别是专利技术与技术
秘密涉及到技术。对此，需要进行技术鉴定。 对鉴定结论当事人可进行质证。但结论一般作 为民事案件判决的依据。
证据收集
¾ 围绕证据三性：客观性、真实性与关联性
1.
证据链：如创作作品
2.
人证：在于补强—对物证或书证的补强
无利害关系当事人
应出庭作证—庭审前十天告知法庭
知识产权起诉策略
¾ 起诉数量：
如果侵权人较多，应择一起诉，而不能起诉多个主 体或全部起诉，否则对当事人是不利：如KTV案，分别是 上海、北京、广州各择一进行诉讼；陈文敏、杭州上岛先 撤销上海上岛商品商标，再撤销服务商标(正在进行之 中)；相反1+1案原告在上海择四进行诉讼
知识产权起诉策略
¾ 诉讼请求： 1、停止侵害 2、赔偿损失应作用两个独立的诉请提出： 赔偿额、制止侵权行为的支付的费用 3、赔偿额： 应在法律规定的赔偿额之内(超出规定
2、权利取得规则：A、如外观设计实行形式审查 B、 均注册的近似商标，如杉杉与彬彬；
¾ 过错规则： 无过错无赔偿 由于知识产权客体一般都进行公示，因此实行
过错原则。但有例外，如著作权法、专利法、商 标法规定的非营利性销售或使用。
应诉策略
¾从赔偿角度看：
1. 是否合法(赔偿额的计算方法是否合理) 2. 证据是否有原件？是否与本案有关系？ 3. 如果二审，其他合理费用是否公平，诉讼费的承
人许可，侵犯他人“在先权利”为由，撤销景阳冈酒厂注 册商标。景阳冈酒厂不服判决，上诉被驳回，维持原 判。
知识产权起诉策略
¾ 何地起诉：
民诉原则：方便当事人诉讼原则 总体原则：选择对原告有利的法院起诉 1. 如钱钟书、人民出版社诉四川文艺出版社及胥智芬侵权
案中，上海法院受理 2. 《跟我学五笔字型》：原告是山东作者，在上海起诉
法国导演起诉《吉祥三宝》存疑
¾ 布仁巴雅尔说：“1996年，我女儿5岁的时候，我 们一起在中央人民广播电台录了这首歌，制作单 位、监制都属于国家单位，有证可查。录完后， 这首歌又在我们的朋友圈里广泛表演，当时有的 朋友还拿DV拍了，因此包括图像、声音等所有的 资料都有保存，铁证如山，《吉祥三宝》确确实 实是十几年前的作品。”
用上易产生错误的认识：如太妃案；刑事案件多不按知 识产权犯罪的罪名来定罪量刑，而以非法经营罪、生产 销售假冒伪劣商品罪等来定罪量刑。
知识产权诉讼特征
¾1、专业性强：
从法学角度看：由于知识产权与传统民法的差异较 大，在知识产权民事诉讼中的法律专业性要求相对较高， 除以民法为基础外，没有知识产权法的内容；新型案件不 断涌现，如虚拟财产案、技术措施案、域名案。由于现实 的复杂，加上我国实行的是成文法，某些案件操作难度 大，如《一个馒头引发的血案》，是否构成合理使用？
应诉策略
5. 在不当竞争案中，是否存在竞争关系；是否符 合不当竞争行为的构成要件
6. 对方是否属于一般被许可人等等；
此外，诉状中是否违反一诉一权原则：主要表 现为在诉状的“事实与理由”部分中可能会提出 侵犯几类知识产权(新东方案)或同时侵犯知识产 权与其他民事权利(《末代皇帝的后半生》案)。
应诉策略
5. 《中华人民共和国行业标准》SB10346-2001糖 果类型第2项中明确将太妃糖划分为的一个类别 名称。
太妃案Leabharlann Baidu
¾ 沅江法院2005年9月行政判决书中认为：没有足 够证据证明“太妃”是糖果的通用名称，而只能证 明其系糖果产品种类中的分类名称，故“太妃”为 宜兰公司的合法注册商标，维持工商局决定。
的，是否构成恶意诉讼) 如果变更赔偿额，可在证据交换庭之
后、正式开庭之后提出变更，如果正式开庭或当 庭提出的，法官一般不予受理
知识产权起诉策略
¾ 知识产权诉讼不仅仅是维权/侵权诉 讼，更是占领/丧失市场的诉讼!
证据要求
¾ 现行的司法实践一般要求知识产权诉讼有 三大类证据
¾ 权利证据 ¾ 侵权证据 ¾ 赔偿证据
知识产权诉讼特征
¾ 3、标的额相对较小，且十赔九不足。对经营
者影响大—停止侵害责任的体现(不当竞争例外)
¾ 4、案中案多，如武松找虎案，共有五个案件；
“上岛及图”商标案也有5个；
武松打虎案
1. 侵犯商标权：1 9 9 5 年1 0 月，景阳冈酒厂状告山东
景芝酒厂。诉称该厂在其“景阳春”酒瓶上使用的武松打 虎图与景阳冈酒厂的5 0 4 3 3 2 号（对刘继卣作品修改 后的作品）注册商标完全一样
知识产权诉讼证据
¾ 知识产权民事诉讼的证据特殊要求：
1. 采用民事诉讼法所适用的证据； 2. 法律的特别规定：如最高院关于著作权司法解
释中就规定适用的证据有作品底稿、在先出版 物、合同等来确定权利主体；
知识产权诉讼证据
3. 由于权利本身的特征所决定：如方法发明专利 诉讼中：法律规定的新产品的制造方法实行举 证责任倒置；对于原告而言，如果方法发明不 是新产品的制造方法，则应举证被告使用了原 告的生产方法，而被告则通过举证证明其所采 用的方法不同于原告的生产方法即可。
担是否公平等
应诉策略
¾从证据角度看：是否具有证据三性，是否形成
证据链，应从原被告及法官三个不同角度看证 据。
¾从管辖角度看：受理法院是否有管辖权
法国导演起诉《吉祥三宝》存疑
¾ 有消息称：法国电影《蝴蝶》的导演菲利浦·慕勒 已了解到《吉祥三宝》抄袭一事，并在仔细听过 网络上下载的《吉祥三宝》一歌后，认为该歌的 确抄袭了《蝴蝶》主题曲的主要旋律。菲利浦·慕 勒向法国媒体表示十分愤慨这种剽窃行为，并正 式向当地法院提起了诉讼，而《吉祥三宝》的演 唱者布仁巴雅尔也将于近日接到来自法国的正式 书面文件通知。
2. 商标权无效：1 9 9 6 年4 月2 8 日，景芝酒厂申请撤
销景阳冈酒厂打虎图商标，理由是景芝酒厂于1 9 7 3 年 即开始使用此图，只是没有注册，但此时阳冈酒厂已注 册已达7 年。(在先使用有一定影响的商标—93年商标法 无此禁止抢注的规定)
3. 商标权无效：1996 年4 月，作者刘继卣继承人向商评
¾ 实际结果：原告在多数情形有有选择权。
知识产权诉讼 与其他诉讼之诉讼管辖比较
¾ 诉讼级别管辖：
1. 民事案件：一般为中级人民法院受理(最高院批准的基层 法院有权受理，如黄浦、浦东新区法院)，其中专利案件 由省级政府所在地中院及最高院特别批准的中院受理；
2. 行政案件及刑事案件：基层法院有权受理； 3. 产生结果：基层法院无专业基础，在行政诉讼时法律适
¾ 据记者了解，法国电影《蝴蝶》的诞生年份是 2002年，比布仁巴雅尔为女儿创作《吉祥三宝》 的1994年晚了8年。
太妃案
¾ 04.10.10湖南沅江市工商局发现上海喔喔牌太妃 糖包装上将太妃作为商品名称，认为侵犯他人商 标权为由，责令停止侵权，并处罚6万元。
¾ 太妃系台湾宜兰食品工业股份公司95年申请商标 注册，97年被核准注册。
太妃案
¾ 喔喔认为：
1. 太妃一词系taffy、toffy音译，起源于16世纪对 英国皇室成员中妃人之称谓，后应用于糖果领域 并在全世界各国广泛流传。
2. 词典中英文taffy一词的首要含义为太妃糖。 3. 1930年太妃糖进入中国，65年之后的教材中有
太妃糖的命名和生产 介绍。
太妃案
4. 《中国商品大词典》的食品和糖果类部分中，国 内最早太妃糖是1946年上海三乐农产社研制，现 全国生产太妃糖的有数百家。
证据运用
¾ 原则：证据应与所主张的事实相一致 ¾ 原告：一般在提交诉状时同时提交证据 ¾ 被告：一般在指定期限内提交，如有答辩状的，
可在答辩时同时递交。(多数案件不进行答辩) ¾ 根据证据内容，同一证据可作多处使用，甚至可
利用对方当事人的证据。
应诉策略
¾ 从权利角度看：
对方是否存在相应的诉权，这是应诉时首先应考虑的 问题。如 1. 版权是否属于权利人：署名—水果图案 2. 在商标诉讼中提出商标权无效申请：法官一般不中止审 查 3. 是否享有在先权利，如宝马汽车维修公司—宝马汽车 4. 在专利诉讼中，提出专利权无效申请；发明专利：一般 不中止；实用新型与外观设计专利：一般中止
¾ 考虑因素：侵权起诉地考虑因素：法官素质、赔偿因
素(KVT案)、诉讼成本等结合考虑
知识产权起诉策略
¾ 何时起诉：
1. 微软公司对华策略： 2. 朗科诉美国公司策略 3. 对方有一定经济实力后再为起诉，抢占对方市场； 4. 诉讼时效 5. 应考虑到证据因素、经济因素、市场因素(1+1案)、成
本因素、技术因素、保护期限、商标、商品的知名度等
3. 版权集体管理组织：权利人还是利害关系人？
知识产权诉讼 与其他民事诉讼之比较
¾ 被告：
1. 侵权或基于合同而产生的违约与侵权之竞合 2. 单独侵权还是共同侵权、帮助侵权： (如被许可
人使用的商标侵权，商标权人能否成为第三人？)
3. 在共同侵权或帮助侵权情形下，应由权利人选择 被告。法院一般不会追究当事人(被告或第三人)
3.
专家证人：应开庭前提出申请
4.
物证、书证：原件—电脑存储信息？
证据整理--编写证据目录与说明
¾ 证据应分类、编号，证明内容及所要举证的目的
证据提交
¾ 应在规定时间内提交 1. 原告应在起诉后规定时间内提交(一般为30天) 2. 被告应在受到起诉状后指定的30天内提交 3. 法院组织当事人交换证据的，证据交换日举证期限届满 ¾ 逾期提交的，对方可不予质证 ¾ 申请缓交证据申请 ¾ 新证据另定
知识产权诉讼 与其他民事诉讼之诉讼请求比较
¾诉讼请求：
1、停止侵害(诉前禁令制度)-知识产权诉讼功能
2、侵权损害赔偿：财产赔偿
非财产赔偿
知识产权诉讼 与其他民事诉讼之诉讼管辖比较
¾ 地域管辖： 1. 合同 2. 侵权行为地或侵权结果地：
司法解释就侵权地作了特别的规定，如商标 侵权行为地包括生产地、制造地、销售地、仓储 地、进口地等；网络侵权以网络服务器所在地
¾ 从侵权角度看：
一般民事诉讼的侵权事实较为明晰，如物权、人身 权，但知识产权的权利限制规则及知识产权取得规定使某 些行为表面上侵权， 实质不构成侵权， 1、权利限制规则：如馒头案中是否属于合理使用，太妃 案是否属于商标的“合理使用”；专利中是否属于先用权、 采用技术是否属于公知技术等等。
应诉策略
太妃案
¾ 商标权人宜兰公司态度： “太妃”系图形商标，其 中文字部分不是太妃，而是“ 太 女巳”的变形， 与太妃相近似。中糖委曾与宜兰公司协调，宜兰 虽然表示 “没有主动去限制任何企业使用太妃标 识”，但拒绝调解。
¾ 现正二审，同时中糖委代表几十家企业向商评委 撤销该商标。(2006年3月10日知识产权报)
从技术角度看：版权、商标、外观设计相对较弱(个别 情形也较为复杂：如音乐作品)，涉及技术的发明与实用 新型的专业性较强，除法律因素外，还涉及到技术因 素。--对律师和法官的挑战
知识产权诉讼特征
¾ 2、案件的增长率高，特别是新型案件不断增
加，发达地区增长速度较不发达地区增长速度更 快。 《最高人民法院2005年工作报告》：一年 来，最高人民法院共审结各类重大知识产权案件 77件。地方各级人民法院共审结假冒、盗版等侵 犯知识产权犯罪案件3529件，上升28.28%；审结 知识产权一审民事案件13393件，上升38.04% 。
委提出无效申请，理由是该商标的注册未经著作权人刘 继卣先生及其继承人的许可，侵犯了他人的“在先权 利”，即著作权 。
武松打虎案
4. 侵犯著作权：1996 年7 月，刘继卣继承人向海淀
法院起诉景阳冈酒厂侵犯著作权：未经许可，未付报 酬，不著作者名字，擅自修改画面。
5. 行政案：1997 年2 月2 4 日，商评委以未经著作权
知识产权系列讲座之二
知识产权诉讼实务 与诉讼技巧
董美根
知识产权诉讼类型
¾诉讼类型：民事诉讼
刑事诉讼 行政诉讼
知识产权诉讼 与其他民事诉讼之当事人比较
¾ 原告：权利人或利害关系人
1. 著作权人、专利权人、商标权人、不正当诉讼 之权利人
2. 利害关系人：主要指独占被许可人或独家被许 可人、未办理移转手续的专利、商标的继承人