商标淡化的认定与法律救济

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0商标淡化的认定与法律救济

徐 莉 王雅琴

摘 要:随着市场竞争的不断激烈,人们保护商标等无形资产的意识越来越强烈,商标淡化的认定标准和救济方式等问题亟待解决。本文主要针对商标淡化构成要件中争议较大的商标淡化的保护对象是否包括著名商标以及是否要求造成了损害结果等问题进行论证。同时重点介绍了禁令救济和民事损害赔偿等行之有效的救济方式,以期为我国商标淡化立法提供借鉴。关键词:商标淡化;认定标准;救济方式中图分类号:F 270 文献标识码:A 文章编号:CN43-1027/F (2010)11-043-02

作 者:长沙理工大学文法学院;湖南,长沙,410076

一、商标淡化的内涵

商标淡化产生后,对于其定义问题学界产生了激烈的争论,却始终没有一个统一的认识。有的学者认为驰名商标的淡化是指: 未经驰名商标所有人许可,在不相同或不相类似的商品或服务上使用与驰名商标相同或相类似的标识,利用驰名商标的商业信誉来推销其他商品或服务的行为就是商标淡化行为。

有学者认为 淡化有广义与狭义之理解。广义的淡化是指对驰名商标区别商品或服务能力的削弱,而不论有无混淆、误认或不正当竞争的可能性。狭义的淡化又名 白坐车 或 坐蹭车 ,是指将他人之驰名商标用于与该商标的商品既不相同又不类似,也完全没有可能引起误会和混淆的其他商品上,从而冲淡驰名商标的识别标志作用。 与理论界相对应,立法上也对商标淡化进行了界定。美国1995年通过了 联邦商标反淡化法 (F T DA ),该法中对商标淡化定义为 淡化一词是指削弱驰名商标识别、区分商品或服务的能力,不考虑以下情况的存在与否:1、驰名商标所有人与地方之间的竞争;2、混淆、错误或欺诈的可能性。 仔细辨别这三种概念便可得知后两种概念更能体现商标淡化侵权的本质特征,即造成了淡化驰名商标与其特定商品之间

联系的后果,这是与传统商标侵权造成混淆的不同之处。正如 联邦商标反淡化法 立法报告中所阐明的立法意图: 淡化的认定不依赖于侵权的认定标准,不依赖于混淆、欺骗或误认的可能。但如果未经许可

使用著名商标会使公众心目中代表唯一、独特的商标形象降低,淡化就发生了。淡化是一种同传统侵权完全不同的侵害。即使没有混淆,商标的活力仍可能因他人的使用而受损。这才是淡化的本质所在。混淆导致直接的损害,淡化则是一种感染,如果任其发展,最后必然会破坏商标的广告价值。

二、商标淡化的认定

商标淡化理论的核心部分应为商标淡化侵权行为的认定。对于这一问题,理论界有很大的争议。譬如,有学者参照一般侵权行为的认定要件,主张 四要件说 ;有学者提出了 三要件说 ,主张应从淡化行为、淡化行为可能或已经造成的损害和行为人是否有商业目的几点上来考量;有学者认为反淡化保护的对象也应属于淡化侵权的构成要件,且应限定为驰名商标,亦有学者主张 反淡化行为应是专门针对已注册的驰名商标 。综合以上立法实践和观点可知,大家在一个问题上是没有分歧的,那就是行为人必须已经实施了淡化商标的行为。尽管在行为的具体表现形式上也存在分歧,但是大家都认可实施了淡化行为是认定商标淡化必不可少的客观要件。至于商标淡化的保护对象是否包括著名商标,以及是否要求造成了损害结果等问题,理论界还存在着很大的争议。以下将就学者中分歧较大的问题进行讨论。分歧一:商标淡化的保护对象是否包括著名商标。即商标淡化侵权是否仅保护驰名商标,著名商标应不应该纳入保护范围。针对该问题,多数学者都认为被淡化的必须是驰名商标,认为 对普通商标没有必要保护到连毫无关系的产品都禁用的程度 。支持该观点的立法是美国 联邦淡化法案 ,该法案中明确规定了商标淡化的对象是驰名商标。另有一些学者认为不仅驰

名商标,著名商标也应纳入商标淡化的保护范围, 法律意义上的侵权淡化应该是指发生在普通商标与驰名商标之间的著名商

标上的淡化。 与此相对应的是 法国知识

产权法典 第七卷中的第L.713-5条的规定: 在与注册中指定的不类似的商品或服务上使用著名商标给商标所有人造成损失或者构成对该商标不当使用的,侵害人应

当承当民事责任。 选择仅保护驰名商标的学者是立足于 成本效益理论 ,著名商标的侵权案件大大超过驰名商标,需要很多司法资源,并且现实中著名商标淡化侵权很难界定,操作起来有很大难度,打击的法律成本非常高。而主张保护著名商标的学者则认为驰名商标的培育和认定过程很长,如果不给予著名商标反淡化保护,则会造成权利冲突。因为著名商标的所有人一旦成功申请注册驰名商标,必将对跨类注册的侵权人提起反淡化之诉,如果此时禁止侵权人使用已注册的驰名商标,又会侵犯在先使用的权利,造成双方俱损的尴尬局面。笔者赞成将著名商标纳入反淡化的保护范围,但是应该循序渐进,理由如下: 著名商标具有绝对的显著性,其发展为驰名商标是迟早的问题,为了避免造成以上所述的尴尬局面,对著名商标发展为驰名商标之前进行预先保护是十分必要的; 虽然在反淡化中引入著名商标会使反淡化案增多,提高司法成本,但此种提高是有意义的,它能避免某些居心不良的人利用著名商标产生的联想,借用其知名度来 坐享其成 ,攫取不当利益。这一举措无疑将会净化竞争环境,使市场经济更加健康地发展。 给予著名商标以保护对于保护我国民族品牌也有重要意义。目前,著名商标的认定标准不统一,但是一般认为只要在本国著名就可以。鉴于我国企业对知识产权保护的意识还不强,且德法等国已经明确规定了对著名商标的保护措施,我们应该加大对本国著名商标的保护,防止外国企业抢注本国的著名商标,维护民族品牌。但是在对著名商标给予保护时我们也

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应该意识到其所需的成本确实很高,且对著名商标的认定缺乏统一的标准,所以保护著名商标不被淡化还有很长的路要走,应该与中国的国情相结合,逐步创造条件来实现。

分歧二:商标淡化是否应以造成损害结果为构成要件。对于这一问题,有的学者认为应以实际造成了的损害为构成要件;有的学者主张必须要有造成损害的可能性而不必造成实际的损害;另有一些学者则未将驰名商标存在被淡化的可能性纳入商标淡化的构成要件。笔者认为第三种观点比较合理,认定商标淡化行为既不应该以实际造成的损害为要件也不应该以可能造成的损害为条件。首先,商标淡化的本质危害在于削弱著名或驰名商标与特定商品或服务之间的联系,淡化商标在公众心中代表的惟一、特定的商品形象,所以其损害具有模糊性、潜在性,很难证明。如果以造成实际损害为构成要件,则会使权利人由于举证难度太大而得不到救济,违背商标淡化理论的初衷。其次,也不能以可能造成损害为构成要件。 可能 本身就是一个很模糊的词,这就导致了不同的人对同一个案件是否存在损害可能性有不同的判断。同时,可能性对淡化的认定无关紧要,只要行为人实施了弱化、丑化等淡化行为,就应该认为行为人将商标权利人带入了危险状态,就已经存在了损害的可能,而不必特别讨论是否存在损害可能性问题甚至将其作为商标淡化的构成要件。所以,商标淡化不需要考虑结果,只要未经许可实施商标淡化行为就构成侵权,损害结果只能作为衡量赔偿数额的依据。

三、商标淡化的救济

对商标淡化行为可以从民事、刑事、行政等多方面采取措施救济,其中在实践中采用最多的是民事救济方式。刑事手段只能针对构成了犯罪的行为,其适应范围较小,且原

告往往得不到多少赔款,所以很少有人采用。行政措施固然也能产生一定的救济作用,但其罚款往往归国家所有,而不是赔偿给商标权人。基于以上原因,商标所有人更愿意在受到淡化行为侵害时寻求民事救济。世界各国对商标淡化设立了很多民事救济方式。法国知识产权法典L 716-6条对临时禁令做出了规定,授权法院院长在紧急情况下禁止被告侵权行为的继续;

T R IPS 协议中提到了制止即将发生的侵权行为的临时措施,以防范于未然,同时还规定了 填平原则 对权利人进行损害赔偿;美国商标法第32条和35条根据不同的侵权行为形式也规定了禁令和民事赔偿等措施。而我国在立法和实践中对商标侵权的民事救济方式有:停止侵害、排除妨碍、消除危险、消除影响、撤销注册、不予注册、赔偿损失等。在以上众多的救济方式中,最具代表意义的当属禁令救济和损害赔偿措施。

(一)禁令救济

在奉行 救济先于权利 的英美法系国家,救济是保障权利得以实现的必要措施,

而对于无形的商标淡化侵权来说,禁令救济则是救济方式中最急迫、最有效的一种。禁令救济(Injunctive relief)原本是衡平法上的一种救济形式,它起源于近代商业秘密法诞生之初,最早在1817年美国的牛伯理诉詹姆斯案中体现出来,后被引入商标淡化侵权的救济中。它的目的在于在实质争议解决之前,防止侵权行为的重复发生,对于防止未来损失继续扩大具有重要意义。从禁令颁布的时间来看,可以分为临时禁令(tempo rar y restra ining or der)、诉后和判决前的暂时禁令、判决时颁布的永久禁令。其中,临时禁令 主要是指法院在判决前为了制止事态的扩大或发生不可挽回

损失而临时采取的行动,包括扣押、封存、冻结等措施,主要目的是保证最终判决前维持现状,防止被告逃避法律责任。 永久禁令也是保护商标权人的重要手段,它可以确保被告不再实施淡化商标的行为,具有长久保护的效力。在商标淡化侵权中,禁令救济有其独特的作用。商标淡化行为的救济十分紧迫,任何对其保护的拖延都可能会给权利人带来重大或难以弥补的损失。而审理案件要花费很长的时间,如果对侵权人在诉讼期间的行为视而不见,则不仅会造成权利人损失的扩大,也可能妨

碍今后法院判决的执行,削弱司法权威,造成法律的不公,更有甚者,将会严重扰乱市场经济秩序。这时,禁令救济就有了不可替代的作用。这种救济带有积极色彩,能在损害发生之前及时制止侵权人使用驰名商标销售其商品的淡化行为,是对无形的商标进行救济的最有效的手段,能冻结侵权人的淡化行为,从而为权利人赢得充足的诉讼时间。

禁令救济的原始含义是停止侵权,这跟我国的停止侵害、排除妨碍等措施十分接近。最高法院 关于贯彻执行民法通则若干问题的意见 第162条规定: 在诉讼中遇有需要停止侵害、排除妨害、消除危险的情况时,人民法院可以根据当事人的申请或者依职权先行作出裁定 ,这开创了我国禁令救济的先河。但是我国没有明确提出禁令救济这一概念,并且在使用停止侵害等相似手段的过程中缺乏具体的条件和程序,所以,我们应该借鉴发达国家关于禁令救济制度的设置,为我国商标淡化的保护提供更为明确的救济方式。

(二)赔偿损失

对业已造成的损害,最普遍的救济方式就是赔偿损失,许多国家在立法上均赋予了驰名商标所有人对主观上有过错的淡化行为人提起损害赔偿之诉的权利。理论界中在侵权人实施淡化行为应该进行赔偿这一问题上,学者们没有分歧,至于如何赔偿,则众说纷纭。有的学者主张只需要采取补偿性原则即可,否则可能导致商标权利人受偿的数额超出其受到的实际损失,使之从商标淡化侵权行为中获得不当利益,甚至可能引起商标淡化之诉的泛滥;有的学者则认为应该引入惩罚性赔偿金制度,这样便能增加侵权人的侵权成本,达到威慑的作用。我国的立法中只采取补偿性

赔偿制度,同时以法定赔偿制度来保证商标权人获得最低限度的赔偿金50万元。笔者认为加大对侵权人的惩罚是应该的,但因此造成商标权人的不当得利却又是不合理的。为了解决这一问题,笔者认为不需要引入赔偿金制度,只要加强行政处罚,增加罚款即可达到目的。

参考文献:

[1]房芳: 驰名商标的淡化及其对策 , 法学 ,1996,9:46。

[2]赵志泉: 驰名商标之淡化及其规制研究 兼论企业无形资产之保护 , 上海交通大学学报(社科版) ,2002,1:35。

[3]徐莉: 浅析美国商标反淡化制度的发展 , 企业家天地 ,2010,8:22。

[4]汤艳春: 驰名商标反淡化及其民事救济研究 , 兰州大学 ,2007。

注:该文系湖南省教育厅课题 美国商标反淡化制度及其借鉴价值研究(09C115) 的阶段性成果。

(责任编辑:柳玉华)