驰名商标的司法认定——商标法第十三条的具体适用

①孔祥俊：《商标法与不正当竞争法：原理和判例》，法律出版社2009年版，第61页。②黄晖：《商标法》，法律出版社2004年版，第129页。

③Champions Golf Club,Inc.v.Champions Golf Club,Inc.,78F.3d 1111,(6th.Cir.,1996).

驰名商标的司法认定

———商标法第十三条的具体适用

文／

石必胜

商标法第十三条第二款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。在商标授权确权行政纠纷中如何理解和适用这一规定，实践中有不同的做法。商标评审委员会在商评字〔2010〕第08026号《关于第3267318号“吉百利”商标异议复审裁定书》中认为，虽然引证商标有较高知名度，但由于商标法第十三条第二款的其他要件不能成立，因此对引证商标是否驰名不再予以审查。但北京市高级人民法院在（2011）高行终字第630号行政判决书认为，只有在对引证商标是否驰名作出判断的前提下才能确定商标法第十三条第二款有无适用的可能与必要，商标评审委员会应当首先对引证商标是否驰名作出认定。本案提出了以下问题：第一，引证商标是否驰名的认定与商标法第十三条第二款的其他构成要件的认定是否有先后顺序？第二，如果认为引证商标构成驰名，但商标法第十三条第二款的其他要件不成立，是否能够认定引证商标驰名？如果不能，文字上怎么表述？本文围绕上述问题，对商标法第十三条在商标民事案件和商标授权确权案件中的具体适用方式进行了研究，以期能够为此类案件的审判提供借鉴。

一、商标法第十三条第二款构成要件的认定顺序引证商标是否驰名是商标法第十三条第二款的要件之一，但商标法第十三条第二款还有其他构成要件：是否复制、摹仿或翻译；是否误导公众；是否损害驰名商标注册人的利益。需要注意的是，“复制、摹仿或翻译”的措辞是直接从《巴黎公约》第6条第2款中翻译过来的，复制、摹仿或翻译不过是商标相同或近似的具

体形式。对这些要件的关系，实践中有两种意见：一种意见认为，上述各个要件是相对独立的，引证商标是否驰名并不影响其他要件的认定；第二种意见则认为，引证商标是否驰名影响其他要件的认定，只有对引证商标是否驰名进行认定后，才能认定其他构成要件是否成立。

为了评价上述意见，有必要讨论一下商标权的保护范围与商标驰名的关系。商标法理论认为，各种具体商标权的范围不是等同划一的，而是具有较大的伸缩性，可以根据具体情况进行必要的延伸和拓展，商标权的范围具有弹性。①商标的显著性和知名度是影响商标保护范围的重要因素。商标的保护范围好比电筒的光照范围，电池的强度如同商标的显著性，电筒的高度如同商标的知名度，电池越强，电筒越高；电筒越高，光照的范围也就越亮和越大，商标的保护范围也应当越强和越大。

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在商标案件中，商标的知名度对商标近似和

商品类似的判断有重要影响，商标的知名度越高，该商标应当受到的保护越强，这是国际上通行的认识和普遍的做法。例如在美国，一些法院就将商标的知名度作为认定是否具有混淆可能性的最重要因素之一。

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最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第16条的规定体现了上述理论，该条规定：认定商标是否近似，是否存在复制、摹仿或者翻译他人已注册的商标的行为，要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以是否容易导致混淆作为判断标准。商标授权确权案件中的引证商标或商标民事案件中的被侵权商标驰名与否是判断相关商标知名度的重要内容，是判断是否存在复制、摹仿或者翻译他人已注册的商标的重要前提。而

①曹建明：《全面加强知识产权审判工作为建设创新型国家和构建和谐社会提供强有力的司法保障———在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话》，2007年1月18日。

②孔祥俊：《商标法与不正当竞争法：原理和判例》，法律出版社2009年版，第390页

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且，驰名商标的跨类保护在我国是相对保护，不是无原则全类保护。

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不同驰名商标的驰名程度是有差别的，

驰名商标跨类保护范围的大小与驰名度的高低成正比。再者，引证商标或被侵权商标是否驰名、其驰名程度如何，是判断诉争商标的注册或使用是否会误导公众、损害商标权人利益的重要考量因素。因此，只有在对授权确权案件中的引证商标或民事案件中的被侵权商标是否驰名作出判断后，才能对诉争商标是否系复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，以及诉争商标的注册或使用是否会因误导公众而损害该驰名商标权利人的利益作出判断。商标法第十三条第二款各个构成要件的认定是有一定的顺序的，首先应当认定在先注册商标是否驰名，然后才能对其他构成要件是否成立作出正确判断。也就是说，前面所述的第二种观点更有道理。从这个角度来看，在“吉百利”商标异议复审行政纠纷案中，二审法院认为商标评审委员会首先应当认定引证商标是否驰名是有道理的。

商标法第十三条第二款构成要件的认定顺序，同样适用于商标法第十三条第一款。商标法第十三条第一款规定，就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。与商标法第十三条第二款相比，第一款的最大区别是未注册驰名商标的保护。这种区别并不会导致构成要件认定顺序的不同，与前面的道理相同，商标法第十三条第一款的适用，同样需要首先认定引证商标或被侵权商标是否驰名。

在商标法第十三条的适用中是否存在例外，不必首先对驰名商标构成与否进行认定呢？如果“无论引证商标或被侵权商标是否驰名，诉争商标都不构成商标法第十三条的情形”的主张能够成立，则不一定必须首先对商标是否驰名进行认定。换言之，如果民事案件中的被控侵权商标或授权确权案件中的被异议商标或争议商标与当事人主张的驰名商标的区别非常明显，或者是商品类别的区别非常明显，以至于无论驰名商标的认定是否成立，都不可能符合商标法第十三条第一款或第二款的情形，就不必首先认定商标是否驰名，而直接认定不符合商标法第十三条第一款或第二款的规

定。但是，这种观点的前提有问题，商标的区别非常明显的判断，以及商品种类的区别非常明显的判断，事实上都隐含地考虑了引证商标或被侵权商标的知名度，并没有完全抛开引证商标或被侵权商标是否驰名的考量。因此，驰名与否成为商标法第十三条适用的前提是没有例外的。

二、驰名商标的按需认定与认定步骤

驰名商标认定应当遵守被动认定、个案认定和按需认定的原则。按需认定是指根据审理案件的必要性进行认定，这种必要性是根据最终裁判结果来确定的。由于各种经济因素、社会环境和思想观念的影响，“神化”和“异化”驰名商标，通过司法认定驰名商标达到不适当商业目的的现象在较长一段时间内比较突出。考虑到我国驰名商标认定的客观社会环境，以及驰名商标的认定还关乎公平竞争秩序和竞争者的合法权益，为防止滥用驰名商标保护制度，司法实践中对于按需认定又进行了更加严格的规定。②2006年，最高人民法院《关于建立驰名商标司法认定备案制度的通知》规定了驰名商标认定的备案制度，一些高级法院采取了判前审核等措施。2009年最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第3条规定：在下列民事纠纷案件中，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查：（一）被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据的；（二）被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不成立的。上述规定表明，在民事纠纷案件中如果商标法第十三条第一款或第二款规定的其他要件不成立，就不能直接地、明确地认定被侵权商标是否驰名。

这种依据案件最终结果来确定驰名商标认定必要性的思路也应当贯彻到商标法第十三条第二款在商标授权确权案件的适用中，以及商标法第十三条第一款在民事案件和授权确权案件的适用中。按照商标法第十三条各构成要件认定顺序的要求，以及按需认定原则的要求，在商标民事案件或授权确权案件中，商标法第十三条第一款或第二款的实际适用步骤如下：第一步，审查员或者法官需要首先结合相关证据初步认定