第四次专利法修改中的标准必要专利问题研究

第四次专利法修改中的标准必要专利问题研究作者：许波来源：《中国知识产权》2017年第03期涉及标准必要专利的纠纷是全球知识产权领域新近出现的疑难、复杂问题，具有很强的国际性和行业性特征，往往影响重大而深远。

在第四次专利法修改中，《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》（简称《专利法修订送审稿》）新增第八十五条，在我国首次就标准必要专利问题通过立法予以规定，受到各方高度关注。

与此同时，我国司法实践中与标准必要专利相关的诉讼近年来明显增多，大有成为全球标准必要专利主战场的趋势。

基于此，有必要结合国内外相关研究和实践情况予以梳理分析，以保证专利法修改能够反映实际需求并解决实际问题。

一、《专利法修订送审稿》第八十五条及其立法目的《专利法修订送审稿》第八十五条规定：“参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的，视为其许可该标准的实施者使用其专利技术。

许可使用费由双方协商；双方不能达成协议的，可以请求国务院专利行政部门裁决。

当事人对裁决不服的，可以自收到通知之日起十五日内向人民法院起诉。

”在2015年4月1日公布的《关于〈中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）〉的说明》（简称《专利法修改草案说明》）中，国家知识产权局指出，参与标准制定的专利权人在标准制定过程中应当遵循诚实信用的原则，尽合理努力披露自己拥有的标准必要专利。

为了平衡专利权人与标准实施者和消费者的利益，规定了标准必要专利默示许可制度，即参与标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的，视为其许可该标准的实施者使用其专利技术，在此情形下专利权人无权起诉标准实施者侵犯其标准必要专利。

但默示许可不等于免费许可，专利权人仍有权要求标准实施者支付合理的使用费。

1从《专利法修订送审稿》第八十五条内容和相关立法说明可以看出，为平衡标准必要专利权人与标准实施者和消费者的利益，立法者专门针对标准必要专利的情形，新增规定了默示许可制度。

基于此，标准必要专利权人无权主张标准实施者侵犯其标准必要专利权，但有权获得许可使用费，并可在无法协商一致时请求国务院专利行政部门裁决。

二、专利法语境下2的标准必要专利相关问题专利与标准的结合使得任何主体只要按照标准进行生产就必然产生实施标准必要专利技术方案的客观后果。

专利权人只需证明其专利属于标准中不存在替代技术方案的必要专利，且被控侵权产品系按照该标准生产，即可推定被控侵权产品落入标准必要专利的保护范围，除非被告有相反证据推翻。

因此，在专利法语境下，标准必要专利的难点并不在于技术特征比对。

根据《专利法修订送审稿》第八十五条的规定，本文简要探讨专利信息披露、默示许可和禁令救济三方面问题。

（一）专利信息披露标准必要专利信息的披露是需要首先明确的问题，《专利法修订送审稿》第八十五条也针对专利权人在标准制定过程中不披露其标准必要专利的情形，规定了相应的法律后果。

披露之所以重要，在于专利权为具有排他性的私权，而标准则具有公共属性，是为了促进技术的推广和运用，确保不特定的标准实施者均能实施标准中的技术方案，二者在根本属性上是不同甚至相互对立的。

这也导致可能出现只要标准所涉技术方案落入专利的保护范围，则该专利的权利人就拥有了劫持（Hold-up）整个标准实施的强大控制力。

因此，在尽可能多地吸纳先进的专利技术以保证标准在技术上先进性的同时，也要避免标准被特定专利所劫持。

建立专利信息披露机制就是平衡各方利益，防止专利劫持的有效手段。

实践中，标准制定组织通常会事先确立相关披露政策，要求参与标准制定的各方主体披露与标准草案相关的专利信息和可能涉及到的必要专利，以使标准制定组织能够选择绕开拒绝许可的专利技术，避免专利劫持。

同时，标准制定组织还往往要求标准制定参与方披露其专利许可条件，3作为后续许可的谈判基础。

2013年12月，国家标准化管理委员会、国家知识产权局联合发布《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》（简称《标准暂行规定》），其中第五至八条首次就标准必要专利的信息披露机制进行了规定，初步解决了此前我国标准必要专利信息披露不规范和缺乏法律依据的问题。

具体到标准必要专利侵权诉讼中，专利信息的披露则成为认定标准实施者主观过错的基础和前提。

只有在专利信息披露的语境下，才能推定标准实施者负有对标准中含有专利的“应知”义务，才能进而探讨其主观过错的问题。

4因此，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（简称《审理侵犯专利权纠纷解释二》）第二十四条第一款、第二款均强调推荐性国家、行业或者地方标准应当“明示”所涉必要专利的信息。

（二）默示许可结合相关立法说明，《专利法修订送审稿》第八十五条被认为是在我国针对标准必要专利引入了默示许可制度，专利权人不披露其标准必要专利的，无权起诉标准实施者侵犯其标准必要专利。

该规定与最高人民法院在[2008]民三他字第4号复函（简称第4号复函）5的内容基本相同，差异主要在于第八十五条中增加了对“披露”的限定。

但需注意的是，最高人民法院在2008年作出第4号复函时有一个前提，即“鉴于目前我国标准制定机关尚未建立有关标准中专利信息的公开披露及使用制度的实际情况”。

当时，由于没有对专利权人披露专利信息的强制性要求，专利披露存在不规范或缺失之处，他人无从得知标准中的相关专利情况却仍需实施标准，故在此情况下视专利权人将其专利纳入标准为许可他人使用，具有一定合理性。

之后，2009 年关于专利侵权案件审理的司法解释送审稿又进一步区分了标准组织是否明示标准所涉专利的情形，即未明示标准含有专利的，则认定专利权人默示许可他人实施标准中的专利；明示标准含有专利的，则不能认定专利权人默示许可他人实施标准中的专利。

虽然该条款最终未能通过，但极大推动了标准制定程序，特别是专利信息的披露程序的完善。

6随着2013年《标准暂行规定》的出台，标准必要专利信息披露机制已得以确立。

而且，《审理侵犯专利权纠纷解释二》第二十四条第一款规定，“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持”。

有观点认为，该条款似乎反过来隐含着在专利权人没有明示或者没有披露标准必要专利的情形下，法院有可能支持默示许可抗辩的意思。

7因此，《专利法修订送审稿》第八十五条规定在“不披露”标准必要专利情形下的默示许可制度似乎顺理成章，立法说明中也指出这是“结合国内外的法律实践”的产物。

但有学者指出，在国外法中，特别是在美国法中，对于未披露标准必要专利的行为，美国法院并非是按照“默示许可”来处理，而是按照“欺诈”（Rambus案）或者“默认放弃权利”（高通诉博通案）来处理。

而且，无论是在美国专利法，还是在德国专利法中，都没有规定所谓的标准必要专利“默示许可”制度。

8事实上，对于《审理侵犯专利权纠纷解释二》）第二十四条第一款，也不应作扩大的反向推导。

正如该司法解释起草者所指出，第二十四条对于标准必要专利侵权判定规则的设定，仅在“标准明示所涉必要专利”的前提下展开，并不涉及“标准未明示所涉必要专利”的情形，也不能根据该条的表述反向推导“标准未明示所涉必要专利”的处理规则。

9因此，《审理侵犯专利权纠纷解释二》第二十四条并未暗含有默示许可的意思。

就条款本身而言，《专利法修订送审稿》第八十五条也有值得商榷之处。

从标准必要专利相关诉讼情况看，无论是第4号复函中所谓的“默示许可”，还是美国法院认定的“欺诈”或“默认权利放弃”，均仅是将标准必要专利权人不披露专利信息的情形作为个案侵权抗辩事由进行审查，并不意味着任何人都可以此为由未经许可而实施该标准必要专利。

然而，尤其是结合立法说明可以看出，《专利法修订送审稿》第八十五条并不考虑标准实施者的主观情况和行为方式，只要标准必要专利权人未作披露，其就无权起诉标准实施者侵犯其专利。

尽管标准必要专利权人仍有权要求标准实施者支付合理的使用费，但此种因为“不披露”而导致的无权提起侵权之诉，也意味着任何人10此时只需以支付一定使用费的方式，即可换来实施标准必要专利的正当性，甚至可以先予实施再行考虑或拖延进行许可费磋商。

这显然已经超出了前述个案中侵权抗辩的范围，而更类似于一种法定许可，11对标准必要专利权人非常不利。

事实上，标准必要专利权人的专利信息披露的内涵和边界通常并不清晰。

在标准制定过程中，专利权人究竟负有多大程度的信息披露义务，以及何为标准必要专利，本身就是极具争议的话题。

因此，相关国际标准组织的知识产权政策对此往往也只做原则性的要求。

例如，欧洲电信标准化协会（ETSI）提出：“每一成员应尽合理的努力，尤其是在其参与制定标准或技术规范期间，将必要知识产权以及时的形式告知ETSI”。

12此处的“尽合理的努力”和“必要知识产权”都是极具弹性的概念。

而在美国，标准组织成员对于披露义务的范围和程度同样敏感：一方面，范围过宽会加重标准组织成员的负担，减弱其参加标准组织的积极性；另一方面，范围过窄则又将减少标准化过程中的信息交流，出现典型的专利“阻抑”情况。

13总之，在标准制定过程中，标准必要专利权人不应承担绝对的信息披露义务，国际通行做法一般也只要求专利权人“尽合理的努力”披露“必要专利”即可，不应“一刀切”地规定“不披露”即视为“默示许可”，且“不披露”的情形也更适宜作为一种侵权抗辩事由，而非泛化为一种类“法定许可”。

尤其是在标准实施者恶意拖延谈判、不合理压低或拒绝支付使用费等情形，仍应保障标准必要专利权人寻求更多元司法救济的权利。

（三）禁令救济禁令是英美法系中源于衡平法的概念，大陆法系国家以及我国使用停止侵权的概念，并在侵权成立时以判决停止侵权为原则。

14根据《专利法修订送审稿》第八十五条的规定，在标准必要专利权人“不披露”的情形下，其无权提起专利侵权之诉，自然也不存在禁令救济的问题。

但是，如果标准必要专利权人进行了相关披露且在侵犯专利权成立时，仍然需要考虑是否予以禁令救济，对此《专利法修订送审稿》并未涉及。

众所周知，建立和推行标准是为了促进技术的推广和应用，而非强化标准必要专利权人的垄断地位。

如果权利人动辄可以侵犯专利权为由要求实施者停止实施标准，则将威胁到标准的推广适用，与制定标准的目的背道而驰。

另一方面，标准必要专利权人在将其专利纳入标准时，通常已经根据标准组织的知识产权政策作出了不可撤销的FRAND许可声明，同意对潜在的标准实施者按照“公平、合理、无歧视”的原则发放许可。

此种声明应被视为一种单方法律行为，15使得不特定第三人基于此而产生信赖利益，故亦应对标准必要专利权人产生法律上的约束力，包括不轻易对实施标准的行为颁发禁令。

国外有学者指出，标准必要专利权人作出FRAND许可声明，就不可撤销地放弃了大部分寻求传统知识产权法律救济（如禁令）的权利，而只能请求合理使用费。