浅谈惯用手段的直接置换与等同侵权的内在联系_马欲洁

定如 下 : 如 果 要 求保 护 的 发 明或 者 实用 新 型与 对 比文 件 的区别 仅仅 是所 属技 术领 域 的惯用 手段 的直接 置换 , 则 该 发 明 或者 实 用 新 型不 具 备新 颖 性 " 例 如 , 对 比文
件或公告的专利文件损害该 申请 日提出的专利 申请 的
新颖 性 " 为 描述 简 便 , 在 判 断 新颖 性 时 , 将 这种 损 害 新颖 性 的专 利 申请 , 称 为 抵 触 申请 " 审查 员 在检 索 时 应 当注 意 , 确定 是 否 存在 抵触 申请 , 不仅 要 查 阅在 先 专 利 或 专利 申请 的权 利要 求 书 , 而 且要 查 阅 其说 明书 (包括 附 图) , 应 当以其 全文 内容为 准 " 从 立法 本 意上 看 , 设 立抵 触 申请 这 一 概 念实 际上 是 先 发 明制 及 禁 止 重 复授 权 原 则 的 体 现 " 专 利 法 第 9 条 规 定 , 同样 的 发 明创 造 只能 授 予 一项 专 利 " 两 个 以 上 的 申请 人 分别 就 同样 的 发 明创 造 申请 专利 的 , 专 利 权 授予最 先 申请 的 人 " 在抵 触 申请 的判 断 中 , 应 当将 未决 申请 与在 先 专 利 或专 利 申请 的 全 文 (包括 权 利要 求 书 和说 明书 ) 进
遵循 / 先发 明制 0 及 / 禁止 重复授 权 0 原则提 供 了特殊 情形 下可操 作 的空 间 " 本 文论 述 了在 新 颖性 审 查 中的惯 用手
段的直接置换这一情形与侵权判定中的等同侵权之间存在的关系 " 关键词 : 惯用手段的直接置换 等同侵权 等同原则 抵触 申请 专利审查
5 专利审查指南 6 中, 对惯用手段的直接置换的规
施行的 5 关 于 审理 专 利 侵权 纠 纷 案件 适 用 法 律 问题 的
若 干规定 6 第 1 7 条规 定 , 专 利法第 5 6 条第 1款所
称 的 /发 明 或者 实 用 新 型专 利 权 的保 护 范 围 以其 权 利
在存在抵触 申请 的审查过程 中 , 抵触 申请只能用 于 影响新颖性 , 而不能用于影响创造性 " 在新颖性的
即先 申请 制 和 禁止 重 复 授 权原 则 是 矛盾 的 , 即 如果 只 是 为 了 / 将 专利 权 授 予最 先 申请 的 人 0 以及 / 禁止 重 复授 权 0, 没有 必要 否 定这类 未 决 申请 的 可专 利性 "
:" : 全 琴 罢 l 监戮镜纂翁 { 2 7
法规探讨
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落 人另 一 项 在先 申请 的 专利 的 保护 范 围之 内 " 这 种情
形在技术的不断发展 中是不可避 免的 , 也是合理的 " 第二种情形是交叉侵权 , 如丙获得的专利权保护的方 案为 A 十 B (开放式权利要求 , 如使用 / 包括 0) , 丁获 得 的专利权保护 的方案为 A + C (同样是开放式权利要
因还是禁止重复授权 " 由于与未决 申请相抵触的在先
专 利 或 专利 申请 在 未 决 申请 的 申请 日并 未 公开 , 因此 其 不 构成 现 有 技 术 , 其 内容 并 不为 公 众所 知 " 在 没有 其 他 的 现有 技 术 影 响 其新 颖性 或创 造 性 的情 况 下 , 未 决 申请 本质 上 还 是具 有 可 专 利性 的 " 之 所 以 以抵触 申 请 为理 由而 不 授 予 其专 利 权 , 是 由于在 其 之 前 已 经有 申请 人 向 国家 知 识产 权 局 专 利局 提 出 了 同样 的 专 利 申 请 " 如 果 给 未 决 申请 授 权 , 有 可 能 会产 生 同 样 的 发明 创造 被授 予 两项 专利 权 的结果 , 即构成 了重 复授 权 "
判 断 中 , 有 以下 5 种 典 型 情 形 : 相 同 内容 的 发 明或 者
要求的内容为准 , 说明书及附 图可以用于解释权利要
求 0, 是 指 专 利 权 的 保 护 范 围 应 当 以权 利 要 求 书 中 明 确记 载 的 必要 技 术 特 征所 确 定 的 范 围为 准 , 也包 括 与 该 必要 技 术 特 征 相 等 同 的 特 征 所 确 定 的 范 围 " 5专 利 审查 指 南 6 中对 等 同特 征的 定 义 如下 : 等 同特 征 是 指 与所 记 载 的技 术 特 征相 比 , 以基 本 相 同的手 段 , 实 现
行 比较 " 这 是 为 了避 免违 背 先 申请 制 " 由于 在 先 专 利 或 专 利 申请 可 以通过 在 审 查过 程 中修 改 或通 过 后 续 提
件公开 了采用螺钉 固定的装置 , 而要求保护的发明或
者 实 用新 型 仅 将该 装 置 的螺 钉 固 定方 式 改换 为 螺栓 固 定 方 式 , 则 该 发明或 者实 用新 型不具 备新 颖性 " 惯 用手 段 的直 接 置 换 是 新 颖 性 审 查 中 的特 殊概
实用新型 ;下位概念与上位概念 ;惯用手段的直接置换 ;
数 值 和 数值 范 围 ; 包 含 等 特 征 的产 品权 利 要 求 " 本 文 重点 讨 论 惯用 手 段 的直
接置换的情形 "
二 ! 关 于恨 用手 段 的直 接t 换 的审查 在 审 查 实践 中 , 惯 用 手 段 的直 接 置 换仅 用 于 使用 抵 触 申请 评 价 未 决 申请 的 新 颖性 上 " 如 果 对 比文件 是 现 有 技术 而 不 是 抵触 申请 , 那 么 即 使要 求 保 护 的 发 明 与 现有 技 术 的 区 别 仅仅 是 惯 用手 段 的直 接置 换 , 也应 当用 创造 性标 准 评价 " 从 上 述 对 惯 用 手 段 的直 接 置 换 的规 定上 看 , / 如 果 要 求保 护 的 发 明或 者 实 用新 型 与对 比文 件 的 区别 仅 仅是 所属 技 术领域 的惯用 手段 的直 接置 换 0, 这首 先就 承认 了未 决 申请 与 对 比文件 (通常 为 抵 触 申请 ) 是 有 区 别 的 " 虽 然 这 一 区 别仅 仅 是 所属 技 术 领域 的惯 用 手 段 的直 接置 换 , 但是 其 技 术 方 案是 不 同的 , 即使 此 时 给未决 申请 授 予专 利权 , 也不 会 出现重 复授 权 的情 形 "
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浅谈惯用手段的直接置换与 等 同侵权的内在联系
口 马欲洁 黄志敏
摘要 : 惯用手段的直接置换通常仅用于使用抵触申请评价未决专利申请的新颖性 "从立法本意上看 , 设立抵触 申请这一概念实际上是 /先发明制 0 及 / 禁止重复授权 0 原则的体现 " 设立惯用手段的直接置换实际上为更合理地
则 构 成侵 权 "
笔者使用 5 专 利 审 查 指 南 6 中 的例 子 作 一说 明 : 甲 申请 了一 项 发 明专 利 , 权利 要 求 1 为 A + 螺钉 固定 ,
并且在权 利要求 书和说 明书 中均未提 到采用 螺栓 固
定 ; 乙在 甲的 申请 日之 后 ! 公 开 日之 前提 交 了一份 发 明专 利 申请 , 权 利 要 求 l 为 A 十螺 栓 固 定 " 2 份 申请 中的 A 完 全 相 同且 与 现 有 技 术 相 比有 显 著 区 别 " 倘 若在 新 颖 性 的审 查 中 , 没有 惯 用 手段 的 直 接置 换 这 一 情 形 , 即 认为 使 用 了惯 用 手 段 的直 接 置 换 的 未决 申请 的权 利要 求是 具有 新颖 性 的 , 那 么 , 在 满 足其 他 授权 条 件 的情 况下 , 甲和 乙均 获 得 了专 利 权 " 在 生 产 产 品 的阶 段 , 甲和 乙分 别按 照 自 己所 获 得 的权 利要 求 的技 术 方 案 , 不 增 加 / 减少 / 改 变 任 何 技 术 特 征 生 产 出 了 产 品 " 在 侵 权 判定 时 , 甲的产 品与 乙所 获 得 的 专利 权 权 利 要 求 的技 术 / 方 案 /相 比 , 区 别 仅 在 于 甲的 产 品
交分 案 申请 , 而将 说 明 书公 开 但未 记 载 在权 利 要 求 书
中的 内容补 入 权 利要 求 书 , 因此 , 假 如 在判 断 抵 触 申
请 时 , 仅将 未 决 申请 与在 先 专 利或 专 利 申请 的权 利 要
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Di seussion of R eg ulat i on s
除了 以上所说的因为预期到可能对在先专利或专
利 申请 进行 修 改 (包 括 提 出分 案 申请 ) 需要 进 行 全 文 比较 以 不违 背 先 申请 制 以外 , 设 立 抵触 申请 的 主 要原
三 ! 惯用手段的直接t 换与俊权判定中等同怪权的关系
笔 者认 为 , 设 立 惯 用 手段 的直 接 置换 这 一 情 形 的 原 因与侵 权 判 定 阶段 的 等 同侵 权 有 关 " 在侵权判定中,
时 间点 不 同 , 判断 惯 用手 段 的直 接 置 换 的 时间 点 应为
产品是螺栓固定 , 甲的是螺钉固定 " 那么 , 按照等同 侵权原则 , 甲的产品构成对 乙的专利权的等同侵权 , 同时 , 乙的产品构成对 甲的专利权的等 同侵权 , 也就
是 一种 交 叉 侵权 "
下面首先讨论侵权的 2 种特殊情形 " 第一种情形 是从属专利 , 就是指在后 申请 的专利的保护范围完全
这 和笔 者在 第一 部 分 中所讨 论 的抵触 申请 的立法 宗 旨 ,