最高院判决书：专利侵权案(涉及部分权项被无效后)

中誉与九鹰专利侵权案件评析-最高院（2011）民提字第306号/Html/NewsView.asp?ID=1923&SortID=54&SorttID=32

2013-1-4 访问时间20130522

作者：杨宇宙

案情介绍：

涉案实用新型专利（专利号200720069025.2）涉及一种模型舵机，共有6项权利要求，从属权利要求3为“如权利要求2所述的舵机，在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜，所述支架通过其上的固定孔固定到所述舵机驱动电路板上，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触。”权利要求2从属独立权利要求1，在权利要求1中和2中均未对驱动电路板以及驱动电路板上的部件进行限定。被控侵权产品与权利要求3附加技术特征的区别在于被控侵权产品驱动电路板上印制有一条形的碳膜和镀金铜条，而非银膜。本案原被告双方对于“银膜”和“镀金铜条”构成等同特征并无异议。被告提出现有技术抗辩。

在涉案专利的无效程序中，权利要求1-2，4-6被宣告无效，在权利要求3的基础上专利被维持有效。

裁判情况：

本案一审判决认定被控侵权产品对权利要求3等同侵权，但现有技术抗辩成立，遂驳回原告诉请。

二审判决认为虽然银膜和镀金铜条构成等同特征，但基于禁止反悔原则，则不再适用等同原则。具体地，二审法院认为权利要求3被维持有效的原因在于在权利要求1中增加了权利要求2以及权利要求3记载的附加技术特征，实质上就是修改权利要求1 。故认为可以认定权利要求3的附加技术特征属于为维持专利权有效限制性修改权利要求而增加的技术特征。该项技术特征将舵机驱动电路板上作为直线型电位器的导流条明确限定为“银膜”，该具体的限定应视为专利权人放弃了除“银膜”外以其他导电材料作为导流条的技术方案。因此等同侵权不成立。但二审法院仍然维持了现有技术抗辩。

专利权人不服二审判决，提起再审。最高法院在再审判决中推翻了二审判决关于本案中适用禁止反悔原则的认定，认为构成等同侵权。首先，最高院提出禁止反悔的法理基础是诚实信用原则，是为了确保专利权保护范围的安定性，防止出现专利权人将为了专利授权放弃的技术方案在诉讼中重新纳入保护范围这种“两头得利”的情况。其次，最高法院认为不应当以从属权利要求所从属的权利要求被无效而简单地认为该从属权利要求所确定的保护范围受到限制，并不因此构成对权利要求1和2的修改，否定了二审关于从属权利要求3维持有效的原因实质上是修改权利要求1的理由。进一步的，最高法院认为对于专利复审委员会认定独立权利要求无效、在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，且专利权人未曾作上述自我放弃的情况，则在判断是否构成禁止反悔原则中的放弃时，应充分注意专利权人未自我放弃的情形，严格把握放弃的认定条件。如果该从属权利要求中的附加技术特征未被该独立权利要求所概括，则因该附加技术特征没有原始的参照，故不能推定该附加技术特征以外的技术方案已被全部放弃。涉案专利权利要求3中的银膜并没有被权利要求1-2所提及，专利权人并没有修改权利要求和说明书，在意见陈述中也没有放弃除“银膜”外其他导电材料

作为导流条的技术方案。因此，不应当基于权利要求1-2被宣告无效，而认为权利要求3的附加技术特征“银膜”不能再适用等同原则。同时最高院认为被控侵权人现有技术抗辩不成立，遂改判侵权成立。

评析：

此案意义在于进一步明确了我国禁止反悔原则适用的条件，特别是在独立权利要求被宣告无效，而在从属权利要求基础上维持有效时禁止反悔原则适用的条件。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷应用法律若干问题的解释》第六条规定“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。”即禁止反悔原则适用的前提是权利人在授权或者无效程序中通过修改或者意见陈述放弃了技术方案。

本案首先明确了独立权利要求被宣告无效、而从属权利要求（本身没有做任何修改）被维持有效的情况不应视为对权利要求的修改。笔者对此认同。涉案专利从属权利要求3完全可以在原始申请时写成包括权利要求1和2的全部技术特征的独立权利要求形式，其之所以采用从属权利要求的方式，纯粹是为了满足专利法实施细则和审查指南对于权利要求撰写形式和简要的要求。假设权利要求3在原始申请时为独立权利要求形式，则同样在权利要求1和2被宣告无效而权利要求3被维持有效的情况下，显然不存在任何修改。从这个角度看，如仅由于撰写形式的原因而认定本案权利要求3被维持有效实质上是将权利要求3的特征加入权利要求1不合理。

其次，当权利要求3维持有效不属于修改权利要求时，笔者认同最高法院进一步认定本案中“银膜”不适用禁止反悔的意见。正如最高法院所指出的，专利权人也没有通过意见陈述放弃除“银膜”外其他导电材料作为导流条的技术方案。而且专利复审委在无效决定中也并不是因为导流条的材料是“银膜”而非其他导电材料才维持权利要求3有效。相反其认为权利要求3具有创造性的理由是《电位器基础及其应用》（对比文件）中“图2－7（a）中称条形分布的电阻元件可以对应于本专利权利要求3中的碳膜，但是导流条却不能对应于本专利权利要求3中的银膜……而且本专利权利要求3由于采用了上述结构，从而使得本专利的舵机在结构上得到了简化，集成度更高，更重要的是重量更轻，对于模型飞机的小型化起到了很大的促进作用。”也就是说，权利要求3并没有因为“银膜”这种导电材料区别于其他导电材料而被维持有效，所以在原被告双方对于“银膜”和“镀金铜条”构成等同特征的情况下，适用等同原则将“银膜”的保护范围扩大到被控侵权产品的“镀金铜条”，也不会造成专利权人“两头得利”的情况。

最高院本案观点和我国目前专利审查中对权利要求的修改有严格限制的现状相适应。特别是在无效程序中，审查指南规定权利要求书修改的方式一般仅限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。这意味着在无效过程中，即便权利人只需将从属权利要求中的某个技术特征并入独立权利要求即可以维持有效，但其仍必须将该从属权利要求整体合并到权利要求中去，哪怕包括一部分对维持权利要求有效毫无作用的技术特征。

但本案也留下了一个问题，即如从属权利要求中的某技术特征被独立权利要求所概括，但是该技术特征被加入到独立权利要求中对维持权利要求并不起任何作用，其只是随着从属