最高院判决书：专利侵权案(涉及部分权项被无效后)

中誉与九鹰专利侵权案件评析-最高院（2011）民提字第306号/Html/NewsView.asp?ID=1923&SortID=54&SorttID=322013-1-4 访问时间20130522作者：杨宇宙案情介绍：涉案实用新型专利（专利号200720069025.2）涉及一种模型舵机，共有6项权利要求，从属权利要求3为“如权利要求2所述的舵机，在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜，所述支架通过其上的固定孔固定到所述舵机驱动电路板上，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触。

”权利要求2从属独立权利要求1，在权利要求1中和2中均未对驱动电路板以及驱动电路板上的部件进行限定。

被控侵权产品与权利要求3附加技术特征的区别在于被控侵权产品驱动电路板上印制有一条形的碳膜和镀金铜条，而非银膜。

本案原被告双方对于“银膜”和“镀金铜条”构成等同特征并无异议。

被告提出现有技术抗辩。

在涉案专利的无效程序中，权利要求1-2，4-6被宣告无效，在权利要求3的基础上专利被维持有效。

裁判情况：本案一审判决认定被控侵权产品对权利要求3等同侵权，但现有技术抗辩成立，遂驳回原告诉请。

二审判决认为虽然银膜和镀金铜条构成等同特征，但基于禁止反悔原则，则不再适用等同原则。

具体地，二审法院认为权利要求3被维持有效的原因在于在权利要求1中增加了权利要求2以及权利要求3记载的附加技术特征，实质上就是修改权利要求1 。

故认为可以认定权利要求3的附加技术特征属于为维持专利权有效限制性修改权利要求而增加的技术特征。

该项技术特征将舵机驱动电路板上作为直线型电位器的导流条明确限定为“银膜”，该具体的限定应视为专利权人放弃了除“银膜”外以其他导电材料作为导流条的技术方案。

因此等同侵权不成立。

但二审法院仍然维持了现有技术抗辩。

专利权人不服二审判决，提起再审。

最高法院在再审判决中推翻了二审判决关于本案中适用禁止反悔原则的认定，认为构成等同侵权。

首先，最高院提出禁止反悔的法理基础是诚实信用原则，是为了确保专利权保护范围的安定性，防止出现专利权人将为了专利授权放弃的技术方案在诉讼中重新纳入保护范围这种“两头得利”的情况。

其次，最高法院认为不应当以从属权利要求所从属的权利要求被无效而简单地认为该从属权利要求所确定的保护范围受到限制，并不因此构成对权利要求1和2的修改，否定了二审关于从属权利要求3维持有效的原因实质上是修改权利要求1的理由。

进一步的，最高法院认为对于专利复审委员会认定独立权利要求无效、在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，且专利权人未曾作上述自我放弃的情况，则在判断是否构成禁止反悔原则中的放弃时，应充分注意专利权人未自我放弃的情形，严格把握放弃的认定条件。

如果该从属权利要求中的附加技术特征未被该独立权利要求所概括，则因该附加技术特征没有原始的参照，故不能推定该附加技术特征以外的技术方案已被全部放弃。

涉案专利权利要求3中的银膜并没有被权利要求1-2所提及，专利权人并没有修改权利要求和说明书，在意见陈述中也没有放弃除“银膜”外其他导电材料作为导流条的技术方案。

因此，不应当基于权利要求1-2被宣告无效，而认为权利要求3的附加技术特征“银膜”不能再适用等同原则。

同时最高院认为被控侵权人现有技术抗辩不成立，遂改判侵权成立。

评析：此案意义在于进一步明确了我国禁止反悔原则适用的条件，特别是在独立权利要求被宣告无效，而在从属权利要求基础上维持有效时禁止反悔原则适用的条件。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷应用法律若干问题的解释》第六条规定“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。

”即禁止反悔原则适用的前提是权利人在授权或者无效程序中通过修改或者意见陈述放弃了技术方案。

本案首先明确了独立权利要求被宣告无效、而从属权利要求（本身没有做任何修改）被维持有效的情况不应视为对权利要求的修改。

笔者对此认同。

涉案专利从属权利要求3完全可以在原始申请时写成包括权利要求1和2的全部技术特征的独立权利要求形式，其之所以采用从属权利要求的方式，纯粹是为了满足专利法实施细则和审查指南对于权利要求撰写形式和简要的要求。

假设权利要求3在原始申请时为独立权利要求形式，则同样在权利要求1和2被宣告无效而权利要求3被维持有效的情况下，显然不存在任何修改。

从这个角度看，如仅由于撰写形式的原因而认定本案权利要求3被维持有效实质上是将权利要求3的特征加入权利要求1不合理。

其次，当权利要求3维持有效不属于修改权利要求时，笔者认同最高法院进一步认定本案中“银膜”不适用禁止反悔的意见。

正如最高法院所指出的，专利权人也没有通过意见陈述放弃除“银膜”外其他导电材料作为导流条的技术方案。

而且专利复审委在无效决定中也并不是因为导流条的材料是“银膜”而非其他导电材料才维持权利要求3有效。

相反其认为权利要求3具有创造性的理由是《电位器基础及其应用》（对比文件）中“图2－7（a）中称条形分布的电阻元件可以对应于本专利权利要求3中的碳膜，但是导流条却不能对应于本专利权利要求3中的银膜……而且本专利权利要求3由于采用了上述结构，从而使得本专利的舵机在结构上得到了简化，集成度更高，更重要的是重量更轻，对于模型飞机的小型化起到了很大的促进作用。

”也就是说，权利要求3并没有因为“银膜”这种导电材料区别于其他导电材料而被维持有效，所以在原被告双方对于“银膜”和“镀金铜条”构成等同特征的情况下，适用等同原则将“银膜”的保护范围扩大到被控侵权产品的“镀金铜条”，也不会造成专利权人“两头得利”的情况。

最高院本案观点和我国目前专利审查中对权利要求的修改有严格限制的现状相适应。

特别是在无效程序中，审查指南规定权利要求书修改的方式一般仅限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。

这意味着在无效过程中，即便权利人只需将从属权利要求中的某个技术特征并入独立权利要求即可以维持有效，但其仍必须将该从属权利要求整体合并到权利要求中去，哪怕包括一部分对维持权利要求有效毫无作用的技术特征。

但本案也留下了一个问题，即如从属权利要求中的某技术特征被独立权利要求所概括，但是该技术特征被加入到独立权利要求中对维持权利要求并不起任何作用，其只是随着从属权利要求中对维持权利要求有效起作用的其他技术特征整体合并到独立权利要求中，则对该技术特征是否适用禁止反悔而产生限制等同侵权成立的后果？这有待于最高院进一步在今后的案件中予以明确。

但无论如何，专利申请人对于专利从属权利要求的撰写和设置应当提高重视。

一审案号：（2009）沪二中民五(知)初字第167号二审案号：（2010）沪高民三(知)终字第53号，判决书链接请点击再审案号：（2011）民提字第306号，判决书链接请点击无效宣告审查决定：第13717号上海市高级人民法院民事判决书（2010）沪高民三(知)终字第53号上诉人（原审原告）中誉电子(上海)有限公司，住所地上海市松江区九亭镇久富经济开发区盛龙路960号。

法定代表人田瑜，总经理。

委托代理人何农，上海金英律师事务所律师。

委托代理人薛琦,上海智岳信文律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）上海九鹰电子科技有限公司，住所地上海市嘉定区马陆镇彭封路98号。

法定代表人黄国川，董事长。

委托代理人丁华，上海市锦天城律师事务所律师。

委托代理人杨涛，上海市锦天城律师事务所律师。

上诉人中誉电子(上海)有限公司(简称中誉公司)因实用新型专利侵权纠纷一案，不服上海市第二中级人民法院（2009）沪二中民五(知)初字第167号民事判决，于2010年7月1日向本院提起上诉。

本院依法组成合议庭，于2010年8月31日公开开庭审理了本案。

上诉人中誉公司的委托代理人何农、薛琦，被上诉人上海九鹰电子科技有限公司（简称九鹰公司）的委托代理人丁华、杨涛到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原审法院经审理查明：田瑜、江文彦是名称为“一种舵机”的实用新型专利权人。

上述专利的专利号为ZL200720069025.2，申请日是2007年4月17日，授权公告日是2008年2月13日。

该专利的权利要求书记载：1、一种模型舵机，其特征在于，包括支架、电机、丝杆和滑块，所述支架包括电机座和滑块座，所述电机设置于所述电机座内，在所述电机的一端设置有一主动齿轮，所述丝杆纵向穿过所述滑块座，在所述丝杆的一端设置有一从动齿轮，所述主动齿轮和所述从动齿轮相互啮合，所述滑块穿在所述丝杆上，并且所述滑块伸出所述滑块，在所述滑块底面设置有一电刷。

2、如权利要求1所述的舵机，其特征在于，在所述支架上，设置有固定到一舵机驱动电路板上的固定孔。

3、如权利要求2所述的舵机，其特征在于，在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜，所述支架通过其上的固定孔固定到所述舵机驱动电路板上，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触。

4、如权利要求1所述的舵机，其特征在于，在所述丝杆的另一端设置有一端面盖。

5、如权利要求1所述的舵机，其特征在于，所述滑块的纵向开设有一带螺纹的滑块孔，所述丝杆旋入该滑块孔中。

6、如权利要求1所述的舵机，其特征在于，所述滑块的上部开设有多个小孔。

2009年2月10日，田瑜、江文彦与中誉公司签订《专利实施许可合同》，授予中誉公司上述实用新型专利在中国境内的独占许可权，该许可合同于2009年3月24日在国家知识产权局备案。

2009年4月20日，九鹰公司以上述实用新型专利不具创造性为由，向国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）提出无效宣告请求，并提交2005年第4期《航空模型》、西安交通大学出版社2006年出版的《机械工程基础》、国防工业出版社1984年出版的《电位器基础及其应用》作为证据。

专利复审委员会经审查于2009年7月22日作出第13717号决定：宣告ZL200720069025.2号实用新型专利权权利要求1—2、4—6无效，在权利要求3的基础维持专利权有效。

专利权利人田瑜、江文彦不服该决定向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，该院于2010年3月10日作出(2009)一中知行初字第2726号行政判决书，维持专利复审委员会的第13717号决定。

2009年6月6日，中誉公司的代理人在公证人员的监督下在上海展览中心的九鹰公司展台处购买飞机模型一架，取得收据一张、名片三张、宣传资料两份，并对展台及所购模型拍摄了照片。

上海市黄浦公证处根据中誉公司申请对上述证据保全过程进行了公证，并出具(2009)沪黄证经字第4855号公证书。

2009年9月1日，中誉公司的代理人在公证人员的监督下登录九鹰公司的网站(网址为)，对该网站中公司简介、产品介绍、销售网络等有关中英文网页及链接图片进行保存和打印。