iprdaily：【以案说法】一起商标侵权案件的处理及启示

【以案说法】一起商标侵权案件的处理及启示

【小D导读】

其中一起侵犯浙江某品牌白水泥案件所涉及的许可期限已过，早已失效，案情较为清晰，且销售侵权商品总量小，只是多数零售商不知内情，因而对这些零售商酌情采取了只没收侵权商品、不予罚款的处罚方式。而另一起辖区某零售店销售侵犯美国某公司的“大嘴猴”（Paul Frank）注册商标专用权的商品案件（以下简称“大嘴猴案件”）案情较为复杂，本文试图以该案为例，探求工商部门在处理因商标许可使用纠纷引起的商标侵权案件时的合理途径。

一、大嘴猴案件案情

2013年4月2日，太仓工商局开发区分局执法人员根据举报，在商标所有人的授权委托律师事务所的两位工作人员的陪同下，对位于辖区内某大嘴猴“Paul Frank”鞋子零售店进行检查，发现现场有大量含大嘴猴图样或Paul Frank字样的鞋子、钥匙圈、钥匙包、伞、围巾和卡包等商品，以上产品经上述两位工作人员现场鉴定为涉嫌侵犯注册商标专用权的商品。执法人员立即请示市局领导，获得批准后迅速开始清点商品，准备实施扣押。在清点过程中，该店提供了其上级公司获得权利人许可的文件传真件，但举报人员又出具了权利人提前终止该许可合同的通知书和证明送达的《公证书》。因此，执法人员认为举报人员鉴定结论依据充分，力排阻挠，依法进行了扣押。

后经调查，执法人员扣押的含有“大嘴猴”图样或“Paul Frank”字样的钥匙包、钥匙圈、伞、围巾等物品是当事人用于赠送给客人的赠品，且来自有许可的生产厂家，塑像则仅用于装饰店面，上述物品均及时进行了发还。涉嫌侵权的鞋子也于强制措施经延期到期之后进行了发还。

从各方提供的证据来看，大嘴猴（Paul Frank）的卡通图形形象已经在大陆，特别是青少年人群中具有很大知名度，也是近些年新崛起的服装休闲品牌，1997年创始于美国。其品牌历史并不长，但是发展非常迅猛，以其原创的设计、明快的色彩，给人带来独特的年轻时尚感觉。目前，在中国，该品牌的所有人Paul Frank Industries, LLC公司已完成了大嘴猴卡通图形商标、“大嘴猴”中文商标、

“Paul Frank”英文商标（图形原创人）、“保罗弗兰克”中文商标、“Julius”英文商标（猴子的名字）、“julius & friends”英文商标、卡通房子上含“Paul Frank”文字的组合商标等主要商标的基本全类注册，以及Julius & Friends中其他卡通长颈鹿等图形商标、面向儿童的“SMALL PAUL”文字商标、“Paul Homme”英文商标、“her house paul frank”英文商标、“PLANNED PINES”英文商标、卡通直升机图像上含“Paul Frank”字样的组合商标、“FUNDIEWEAR”英文商标等其他相关子品牌商标也在主要商品类别上进行了注册。即商标权利人已完成其商标群注册，明显合法拥有对上述文字、图形和组合商标的注册商标专用权，且已在全球市场拥有很大的知名度。

5月23日，执法人员组织本案双方人员共同来到分局召开了举证会议。许可人代理律师事务所的两名律师，被许可人的一名副总、两名销售管理人员和一名代理律师共6人，共同开展了一场较为激烈的举证会议；两名执法人员主持了该会议，并进行了相关提问。会上，双方都表现出一定的和解意愿。

二、双方争议的焦点

经执法人员调查和举证会议上的反映，本案双方争议主要集中在以下几点：

1.许可费用。一方称许可费用长期未缴纳；另一方称因无法联系到许可人而

不知向何人缴纳。

2. 生产销售鞋款是否经过商标权利人的审批。一方称生产销售的鞋款必须经权

利人审批，否则即为侵权商品；另一方称，在提交审批了10多个鞋款之后，提交鞋款的网站就无法登陆，同时无法联系权利人，因此后来的鞋款没有经过审批。

3. 被许可人是否有权直接授权其他零售商销售“大嘴猴”的鞋款。一方称被许可人

无权对零售商进行再授权，另一方称未授权，其零售点均为公司自己所有。

此外，双方对被许可人是否虚假宣传自己为中国大陆“大嘴猴”品牌在鞋类的独占经销商、被许可人是否收到许可人发出的单方终止合同的通知书等问题上存在争议。

三、目前该案的处理情况

经调查，对于除鞋子外，被证明不属于“侵权商品”，亦不属于“专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具”的物品，及时进行了发还；而价值八万多元的

鞋子在强制措施经延期到期之后，也依法进行了发还。案件仍处于调查阶段，并未撤案。向市局经检大队和法制科介绍该案案情后，大家一致认为本案首先是一起许可使用纠纷，不适宜马上做出行政处罚的决定。后来，执法人员向举报人作出了本案首先属于商标许可合同纠纷，建议先走司法途径，如法院判决当事人侵权，则工商部门必将查处的建议和解释。同时，鉴于双方在调查过程，特别是举证会议后所表示出的和解意向，执法人员本着落实和谐发展的要求，正在力争通过行政调解，使得双方达成和解。

四、工商部门处理商标侵权案件的注意点

通过办理本案，执法人员认为在处理商标侵权案件中，应当注意以下几点：

（1）注意对前来举报人员的资格确认。以本案为例，在行动之前，举报人员虽然已提供较多材料，但未能完全证明商标权利人对两位举报人员授予了举报和鉴定的权力，在办案人员要求下，举报人员通过传真等方式补齐了材料，形成了证明外国商标人拥有该注册商标专用权并授权国内律师事务所，律师事务所授权两名举报人员，举报人员具有一定鉴定能力的完整侵权举报鉴定的授权链。外方提供的授权文书，还应确保其有相应的外国外交部门及我国驻外使领馆的鉴证文书。

（2）在现场执法时，应当尽量要求当事人到场。本案现场检查时，当事人仅有两名售货员在场，当事人的法定代表人或任何中高级管理人员均不在场，执法人员仅能按照许可方举报人员的材料和说法进行操作，未及时了解双方许可使用纠纷的具体情况。这种情况可能不利于工商部门作出最恰当的执法手段。

（3）现场检查充分到位，强制措施文书和票据当场送达。本案现场检查之后，当事人的高级管理人员称其并未侵权，且当时清明小长假即将来到，将很大程度上影响其生意，对工商部门对其实施强制措施的行为将保留行政诉讼要求赔偿的权利。由于现场检查时较为到位，现场笔录、照片拍摄制作完备，强制措施文书和票据当场均当场委托见证人送达，以及之后的强制措施延期决定书也依法及时送达，当事人未提出行政诉讼。

（4）必须在实施强制措施前获得证明侵权的相关证据。根据《商标法》的规定，查封或扣押侵权物品，必须满足有证据证明其为“侵犯他人注册商标专用权的物品”这一条件。本案中，举报人员现场出具了鉴定书；在一些生产侵权商品的案件中，用笔录或照片固定当事人在某种商品上擅自加贴未许可使用的商标亦可证明物品的侵权性质。必须获得上述相关证据，才能确保所实施强制措施的合法性。