新东方案件的透视与反思(一)

新东方案件的透视与反思(一)
年9月27日，北京市第一中级人民法院一审宣判了一起备受关注的涉外知识产权案：被告新东方学校被判侵权成立，需赔偿原告经济损失一千多万人民币。

虽然新东方已提出上诉，最终结果尚不确定，但笔者认为其侵权已成为事实，只是赔偿数额尚有争议。

由于本案的核心问题系试题的版权和原告在华的注册商标权，就案件类型讲，在我国尚属首例，而且本案不仅涉及知识产权问题，对于我国民办教育业的未来发展，也有很强的借鉴和指导意义。

一．本案涉及的争议焦点
试题能否享有版权
一个作品是否受到著作权法的保护，主要看两点：第一，它是否具有独创性，显然ETS 的试题符合这一要求；其二要看它是否属于法律明文列举出的不受著作权法保护的对象，如果不是则应受到保护，而我国法律并没有规定试题不受版权保护。

具体到我国国内，也有试题受法律保护的实例，比如每年的律师资格考试的试题就是这样。

此外，根据伯尔尼公约和TRIPS协议，其他成员国的作者的作品应该受我国法律保护。

因此ETS试题的版权在我国是受到保护的。

．GRE、TOEFL（文字）能否作为注册商标得到保护
根据我国商标法第8条规定：“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开来的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。

”GRE、TOEFL虽然是两种英语考试的简称（全称为GraduateRecordExamination和TestofEnglishasaForeignLanguage），但作为文字注册商标，完全可以与其他类型的英语考试区别开来，从而具备商标法要求的显著性。

而新东方有关负责人却认为，"TOEFL"、"GRE"已经成为一种考试的通用名称，就像阿司匹林一样，因此可以不经对方许可使用。

①笔者认为，这纯属偷换概念。

因为这两种考试实际上代表着两种品牌的商品，它们之间有明显的区别，就像奔驰车和福特车一样。

所以，这两个商标完全应当受到商标法的保护。

退一步讲，即使GRE、TOEFL不符合商标注册的条件，新东方也应该按照商标法规定向商标复审委员会提出撤销该商标注册的申请，而不应固执己见，否则忽略潜在的法律风险，一旦被判侵权，吃亏的还是自己。

．新东方是否构成商标侵权
法院一审判决指出：“根据现有证据，新东方学校在由其发行的TOEFL、GRE、GMAT考试试题出版物封面上以醒目的字体标明"TOEFL"、"GRE"、"GMAT"字样，并在听力磁带上使用"TOEFL"、"GRE"、"GMAT"，构成对ETS、GMAC注册商标专用权的侵犯。

”②可能许多人对这一点构成侵权很不解，这正说明了我们意识中还没有树立正确的知识产权概念。

根据商标法第52条第（一）、（二）项，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；销售侵犯注册商标专用权的商品的，是侵犯注册商标的侵权行为。

新东方在原告申请注册商标的商品上（书、录音制品等）使用了与注册商标基本相同的文字（如GRE全真试题汇编），因此足以认定侵权。

当然，这并不意味着新东方在其培训中不能使用GRE、TOEFL文字，在宣传中使用GRE、TOEFL文字本身不会构成侵权（没有与商标申请使用的商品相联系），出版GRE、TOEFL模拟题而在出版物的封面上使用该标识同样也不会构成商标侵权，因为这不属于商标法上的“近似”商标。

一方面，我们要防止侵犯别人的知识产权。

另一方面，我们也应该对法律有正确的理解，而不被其束缚住手脚。

可以从商标的合理正当使用角度，新东方在今后可以模拟题的名义开发具有自主知识产权的试题，以此作为强化自己实力的途径。

当然，前提是不侵犯别人的版权。

．损害赔偿计算中应注意的问题
首先，对于出版发行的侵权复制品的获利计算。

由于本案的特殊性，被告发行的侵权复制品同时构成了侵犯版权和注册商标权，也就是说，一个侵权物同时构成了双重侵权。

而根据我国著作权法、商标法及相关司法解释，在计算权利人的实际损失时，方式有所不同。

根据著作权法的相关司法解释，权利人的实际损失的计算公式为：因侵权所造成复制品发行减少量或者侵权复制品销售量乘以权利人发行该复制品的单位利润乘积计算。

发行减少量难以确定的，按照侵权复制品市场销售量确定。

在本案中，发行减少量无法确定，只能按照侵权复制品的销售量计算，这一点应该是可以举证的。

但权利人发行该复制品的单位利润就不好确定了，因为原告在中国并没有授权任何机构出版发行其试题。

那么，可以考虑采用原告在其他国家（如日本、韩国）发行同种试题的单位利润计算吗？如果这样作，对新东方又似有不公，因为我国作为发展中国家，不应该“享受”与发达国家同等的制定价格。

我认为，可以采用新东方发行该复制品的单位利润作为参数计算，这样较符合我国国情，相信与原告在我国授权出版的制定价格也不会又太大差异。

另一种可替代行的解决方案是按照商标法及相关司法解释的规定。

《商标法》第56条规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。

”相关司法解释第14条规定：“商标法第56条第1款规定的侵权所获得的利益，可以根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算；该商品单位利润无法查明的，按照注册商标商标商品的单位利润计算。

”这样，在注册商标商品单位利润无法查明的情况下，以侵权商品单位利润作为计算参数就有了法律依据。

所以，恰恰由于被告侵权的双重性，使得侵权数额的计算有了可选择的余地。

其次，新东方因使用原告真题而获得的营业收入应否作为损害赔偿额。

从上述商标法第56条的规定可以看出，法律使用了“侵权人在侵权期间获得的利益”作为赔偿标准，相关司法解释对“利益”的解释则用了“可以根据”的字眼，只列明了两种计算方法。

但根据这种解释，无法解决被告的营业收入是否属于“利益”的范围的问题。

笔者认为，“侵权人获得的利益”应作广义理解，不限于司法解释中的范围，这样才更符合惩罚侵权者的立法本意，而不使之不当得利。

所以，新东方因使用原告真题而获得的营业收入扣除相关成本后，应该作为损害赔偿额的一部分。