“小肥羊”不正当竞争纠纷案面临的法律问题发展与协调

公司诉讼

理由

是什么？

注册商标与未注册知名商标的优先关系—-“小肥羊”不正当竞争纠纷案面临的法律问题注册商标与未注册知名商标的优先关系——“小肥羊”不正当竞争纠纷案面临的法律问题

2003年８月26日,北京市第一中级人民法院公开审理了内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司诉内蒙作者ﻫ林晓ﻫ

古华程科贸有限责任公司、北京市石景山华联商厦有限公司不正当竞争纠纷案。由于此案涉及到反不正当竞争法的具体适用、注册商标与未注册知名商标以及商品表示等的优先关系判断等问题，引人瞩目.ﻫ一、案情简介ﻫ原告内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司诉称,19９9年原告在传统火锅的基础上加以创新形成了“不蘸小料涮羊肉”的食法,受到消费者的欢迎；至庭审日,“小肥羊”全国特许连锁加盟店已发展至６1６家,原告的企业字号“小肥羊”,已成为“不蘸小料涮羊肉”食法的特有名称,并成为公众周知的知名品牌;被告华程科贸公司原生产“蜀都川老板”火锅汤料，20０0年在“小肥羊”成功后，便大量生产“小肥羊”火锅汤料,使消费者对商品主体及其来源产生了误认;被告华联商厦则销售了该火锅汤料.原告认为被告的行为是一种攀附知名字号的不正当竞争的“搭车"行为,违反了《反不正当竞争法》第5条第２、３项的规定，给原告造成了巨大的经济损失，要求赔偿经济损失１00万元。

被告内蒙古华程科贸有限责任公司辩称，原告公司成立于2001年７月1１日,而在此之前,被告已于２00１年1月1２日申请注册了“小肥羊"商标，标记“小肥羊"注册商标销售火锅汤料不是使用他人的商品名称而是使用自有商标的合法行为,而且原告从未生产过火锅汤料类的商品，被告不存在擅自使用原告知名商品特有名称的问题.ﻫ第二被告北京市石景山华联商厦有限公司则主张本公司从未销售过第一被告的产品,自己不应成为本案的诉讼当事人。ﻫ同时，通过当庭当事人的质证、辩论所知如下事实,值得关注。ﻫ１．被告华程科贸公司举证，１999年9月1３日成立的包头小肥羊酒店,于200０年1２月１日变更登记为包头小肥羊连锁总店,以后在2001年7月11日采取设立登记方式成立了内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司。据此,被告认为变更登记与

设立登记法律性质不同，设立登记意味着新法人的诞生,因此，被告200１年1月１２日注册登记的“小肥羊"商标先于原告“小肥羊"商号取得.对此，原告认为，在上述变化中,基本股东并没有发生变化,只是在成立内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司时增加了新股东，法庭应当尊重企业变化发展的事实及商号使用的延续性，因而,原告对“小肥羊”是在先使用.ﻫ2。原告举证，被告华程科贸公司原来生产的火锅汤料称为“蜀都川老板”，后来改为使用“小肥羊”商标，并且,其字形字体与原告的“小肥羊”一样。

二、在先使用与反不正当竞争法适用除外法理ﻫ通过以上案情介绍可以看出,本案首先需要解决的是在先使用与反不正当竞争法适用的关系问题.

首先必须明确的是，这里议论的“在先使用与反不正当竞争法适用的关系"与商标法有关在先使用的规定存在着内涵上的差异.在商标法中，在先使用在商标注册申请中的意义是明确的（参照商标法第2９条，商标法实施条例第19条)，其立法目的是对在先使用权利状态的承认.与之相比,“在先使用与反不正当竞争法适用除外"的关系调整，虽然在保护在先使用权利状态上有着相似之处，但是，从结果状态来看,商标法解决的是授权问题,并且给予保护的是经国家授权的专用使用权，而反不正当竞争法保护的则是事实状态利益，因而，二者在具体内涵上有着明显差异。ﻫ具体而言，“在先使用与反不正当竞争法适用除外"是指在他人的商品表示、营业表示被需要者广泛认识前或变得知名前,已实际使用相同或类似于该商品表示、营业表示者,具有先使用权;法律将先使用者迄今为止所付出的企业努力而蓄积的信用视为既得权而加以保护（有关法律参见日本不正当竞争防止法第12条第1项3-4号）。在我国，具有类似意义的规定是1995年7月６日国家工商行政管理局颁布的《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装和装潢的不正当行为的若干规定》，该规定第4条第2款指出:“特有的商品名称、包装、装潢应当依照使用在先的原则予以认定。”ﻫ关于“在先使用法律适用除外"的立法目的，可以理解为对于在特定的商品表示(包括营业表示）获得周知性（知名)以前使用相同或类似商品表示者来说，如果在其后他人的商品表示变得周知后而禁止其表示的使用,将欠缺法律的安定性,并且,对在先使用者而言有失公平(参照日本大阪高等裁判所２0０１年９月27日“和田八事件"判决)。在这里,商品表示、营业表示的周知性（著名性）的存在事实,是确认在先使用状态的前提，即反不正当竞争法将要决定的是某一商品表示（包括营业表示)与知名商品表示之间、或者注册商标与未注册知名商品表示（包括营业表示）之间的优先关系.ﻫ值得注意的是，对于

因在先使用而不适用反不正当竞争法，法律也有着严格的限制，即要求在先使用者没有“不正当的目的”，并且，在先使用权原则上应是在历来的经营范围内得到承认,如果是对于他人的商品表示(包括营业表示)知名性的搭车而企图扩大自己经营的行为，将受到限制。也就是说，善意的在先使用可以成为反不正当竞争侵权诉讼的抗辩理由。

不过，由于我国反不正当竞争法并没有“在先使用法律适用除外"的具体规定，在反不正当竞争法具体适用中能否参照商标法先使用权保护原则以及国家工商行政管理局的有关规定，值得探讨。ﻫ三、注册商标的使用与反不正当竞争法的适用

另一方面，本案涉及的法律问题不单单局限于反不正当竞争法的“在先使用适用除外”法理，由于被告华程科贸公司使用的是“小肥羊”注册商标,而原告并未获得标有“小肥羊"字样的注册商标。这样,本案还将面临两个问题,一是如果确定被告华程科贸公司注册商标“取得”先于原告商号的使用,被告依此能否对抗原告的诉讼请求；二是注册商标的使用在反不正当竞争诉讼中判断是否混同时的影响力。

首先，关于第一个问题，必须一提的是，当庭质证、辩论中被告华程科贸公司声称，该公司生产销售“小肥羊"汤料始于２０03年3月,而原告则立即反驳说至迟在20０3年２月前已开始生产销售,被告将实际生产销售时间推迟是为了在损害赔偿额计算时谋得利益。

我国商标法采取注册主义，商标权依注册而产生。注册主义意味着与商标使用的社会事实相脱离,承认注册自体创设权利的设权作用。因此，注册主义不追认已经存在着的社会事实，而由注册设定独占排他权,据此形成将来的社会事实并加以保护。在注册主义下的法制具有如下特色:

1．商标不论有无使用,只要其注册存在就允许其存续,因此，为了将来使用而预先注册是可能的，同时，不苛求使用义务，承认自始就无使用意思的防护商标。

２.不承认采取使用主义立法中的拟制使用（coｎstructiｖe uｓｅ,即商标一旦得到注册,遡及申请日视为其使用已开始，在现实中即使不使用对于其申请日后的使用者（除先申请或根据外国申请享有优先权者之外)也具有优先权)。ﻫ因此，在我国,注册商标的取得并不等同于该商标的实际使用，“商标的使用"意味着在商品的生产、销售（流通）过程中将商标标识贴付于商品。这样，在反不正当竞争法具体适用中，注册商标的实际使