专利诉讼被告应诉基本策略

专利诉讼被告应诉基本策略

2011-11-28

当收到专利权人的警告函或收到法院专利侵权的应诉通知书后，随意对付，或惊恐不安、束手无策，其实这两种方法都不可取。应当在专业律师的帮助下冷静分析，在寻求自己市场利益最大化的基础上，积极寻找解决纠纷的必要对策。由于专利诉讼在世界范围内都是比较前卫的案件，涉及技术、法律、调查取证等多方面的知识，且法律的规定和法院的实际司法实践也不断进步，因此，在专利案件中，最好聘请专业的专利律师代理，从而可以为专利权人提供不仅合法，而且实际操作性又比较强的诉讼方案。专业的专利律师不仅专利法律和技术功底好，熟悉专利撰写、无效和诉讼程序，而且针对每一项专利技术能够协助当事人做世界性检索和分析，可以全盘掌控整个诉讼过程的每一个细节。本文是我们世纪路知识产权研究中心的律师近10年来在代理大量专利案件的基础上，结合司法实践所写的一些提纲性总结，供大家参考。

一．应诉基本准备

1．核对专利权人或原告的主体身份是否适格，并且核对原告专利的法律状态，是第一步基础工作。

2．自己或通过同行业了解涉案专利在市场上公开使用、公开发表等状况的历史及相关资料。

3．立即聘请专业律师并将涉案材料及自己所了解的产品技术资料、市场资料等提交给律师作案情分析，并与律师协商案件应诉的基本策略。

4．对原告的专利申请文件作详细地分析，通过专利申请文件了解该专利技术所属专利分类、技术领域、技术发明的要点；其次审查专利撰写是否符合专利法规定的要求，是否存在具有专利无效的情形。

5．将原告专利与自己实际生产的产品做仔细对比，将双方的共同点与区别点找出。再分析区别点是材料特征，还是结构特征、结构数据、工艺流程、工艺参数或者是其它方面的内容。其次，要核对原告提交证据中所证明被告构成侵权产品的生产时间、生产单位、销售单位等基本信息，看被控产品是否为被告生产的产品，产品的生产时间是否在原告专利授权之后。

6．根据现有的案件材料及产品市场、技术资料，检索专利申请日前公开发表的国内外专利文献、工业设计文献、科技论文期刊文献、国家行业标准文件或行业期刊等信息，从而寻找可以否定原告专利之专利性，特别是可以否定专利主要发明点之专利性的对比文件。

7．在收到专利权人的警告信后合理长的时间内，一般是30天以上，如果专利权人没有提起诉讼或申请行政调处，而且涉嫌侵权人认为自己的产品属于利用公知技术、具有先用权或两者技术特征明显不一致，可以向法院提起确认不侵权的诉讼。

二．诉讼过程的基本策略

1．根据对专利文件的分析及对检索的对比文件、收集的其它方面材料的分析，如果综合判断具有宣告原告专利无效的前景，可以在收到法院送到应诉材料之日起15天内，向国家专利复审委员会申请宣告原告专利无效。当然在实际司法实践中，并不完全要求必须在15天内完成无效宣告申请程序。如果在诉讼中随时查找到对比文件，都可以启动无效程序。

2．在无效程序中，发明专利可以引用多篇本领域或其它领域的技术文献、公知常识技术作为专利无效宣告请求的对比文件；实用新型专利一般引用两篇本领域的技术文件及公知常识技术作为无效宣告对比文件；外观设计专利一般引用一篇与专利设计同属于外观分类表同一小类的技术文献作为无效宣告对比文件。启动无效宣告程序时，必须在30天内缴纳申请费，否则法律规定视为未提出申请。

3．启动无效程序后，可以向法院申请中止审理。但是否中止审理由法院根据被告提交对比文件的内容决定。法院并不是简单判断或随意中止审理。法院主要审查对比文件内容的破坏性和可靠性，而不是仅仅在于时间程序本身。

4．如果经过检索发现了比较有利的对比文件，特别是与专利技术基本一致的对比文件，也可以直接在法院诉讼中以使用公知技术不构成侵权作为抗辩理由，请求法院驳回原告的诉讼请求。如此情况下，被告可以不用启动无效宣告程序，也可以继续启动无效宣告程序，将原告的专利彻底宣告无效。

5．如果经过检索不能发现比较有利的对比文件，并且经过分析自己的被控产品基本上落入了原告专利的保护范围，可以考虑积极与原告和解，从而减少自己的诉讼费用损失；或者在诉讼过程中，与技术人员、专利律师共同协商更改被控产品的技术结构，形状等，使自己的产品绕开原告的专利。如此，即使法院对自己过去生产的产品判定

构成侵权并可能判决向原告赔偿部分损失，但不会导致自己完全丢失未来的市场。对于自己新开发的技术方案，可以立即申请自己的专利。

6．对在中国领域外形成并在国外收集的证据材料，必须经过当地公证机关的公证并经当地大使馆的认证后，才能在国内作为证据使用；但是，虽然在国外形成却在国内可以取得且可以由有关国家机关、公共图书馆等收藏单位证实的外国专利文献、其他公开出版物，可以直接在国内使用。外文证据必须在国内或国外翻译成中文。

7．如果发现专利权人利用专利实施恶意诉讼，可以在专利诉讼中或之后提出反向索赔请求。但在何种情况下构成恶意，专利法目前没有明确的法律解释；但按照民法通则规定的基本含义，构成恶意的情况有：有直接的证据证明专利权人完全抄袭公知技术而申请专利并提起诉讼或提出侵权警告（如律师函等）、专利权人已经明确知道自己的专利属于公知技术的情况下实施诉讼、财产保全、证据保全、诉前禁令等；或者专利权人可以很明显地发现被控产品不可能构成侵权但提起诉讼等情况。

8．在知识产权局受理的专利行政调处案件中，知识产权局会首先组织双方调解。如果不能调解，才作出处理决定书。但知识产权局仅仅对被控产品或方法是否侵权作出认定和决定，对专利权人的损失方面，不作任何决定。任何一方对知识产权局作出的行政处理决定不服，都可以向法院提起行政诉讼。在行政调处过程中涉及的证据规则，与在法院参与诉讼的证据规则基本一致。

9．被告可以法定的免责理由及原告证据存在的暇疵行使不侵权抗辩权。

三．被告不侵权的常用抗辩理由

1．对于被告仅仅是经销、宣传、运输、仓储他人产品的服务商，可以不知情并向法院提供自己经销产品具有合法来源为由提出抗辩，请求法院免于赔偿损失责任。

2．被告使用、宣传外观设计产品，不构成侵权。

3．科学研究专利发明的实用性以及测试医药产品的可靠性，法律规定不构成侵权。但在测试实验中使用专利发明技术，构成侵权。

4．被告使用已经在专利申请日前公开发表、公开使用的技术，不构成侵权。

5．在专利授权日前使用专利技术不构成侵权。但使用他人已经公布的发明专利虽然不构成侵权但必须支付使用费。

6．在专利申请日前已经就相同技术产品的生产做好了使用、制造的必要准备，不构成侵权。

7．涉嫌侵权产品的技术特征及其功能、用途明显有别于专利的权利要求，被告不构成侵权。但属于等同技术（即技术手段、功能和用途基本相同的技术特征）构成侵权。

8．原告无法证明涉嫌侵权产品由被告生产或销售，被告不构成侵权。

9．对于不是制造新产品的方法专利，原告不能举证证明该产品由涉案专利方法所生产，被告不构成侵权。当然行使抗辩权的理由远远不只上述这些方法，具体的抗辩理由可以根据具体案情判断。