专利侵权诉讼案件举证策略.

专利侵权诉讼案件举证策略

随着知识产权观念的日益深入人心,专利申请的数量在节节高升,伴随而来的专利侵权纠纷也日渐增多。同其他诉讼案件一样,专利侵权诉讼案件中证据也始终处于诉讼的核心地位,但专利侵权纠纷案件中的证据相比其他案件又有一定的特殊性。本文分别从原告与被告两方面结合笔者自己的实务经验进行简要说明。

原告的举证和证明

在专利侵权诉讼中原告应首先根据我国民事侵权法律规范规定的侵权责任的四要件来收集整理证据,同时还应结合专利侵权的特殊性,力争提交给法院的证据形成一张完整的证据链,无懈可击。作为原告,应提供以下证据:

一、权利证据

1、原告主体资格证明,自然人的为身份证,企事业单位的为营业执照或事业单位登记证。

2、专利权证书,证明专利权授权时的权属状况。

3、专利登记薄副本。一定意义上来说,专利登记薄副本是比专利证书更为重要的证据,因为专利证书记载的是专利授权时的权属状况,在授权之后,专利的权属状况可能会发生改变,如专利权转让,专利被宣告无效等,这些内容在专利证书上是反映不出的,但却会在专利登记薄副本上反映出来,但在实务中一些专利权人却没有提供,一些司法机关对此也没有给予应有的重视。

4、专利授权公告文本:发明或实用新型的为权利要求书、说明书、摘要及摘要附图;外观设计的为公告授权的图片或照片及简要说明

5、专利年费收据:证明专利持续有效。其实这一证据在提供了前述的专利登记薄副本的情况下,是可以不提供的。因为在专利登记薄副本的最底行会注明“该专利年费已缴纳至某年某月某日”。司法实务中专利权人提供专利年费收据的证明目的在于说明专利已缴纳年费,专利持续有效。但在国家知识产权局的专利的缴费实务

中,即使专利已被宣告无效,或因没缴纳年费而导致专利权终止后,缴纳专利费也是可以进行的,从而取得专利年费收据。因此通过专利年费收据证明专利持续有效是不充分的,有时甚至是错误的。如此以来,前述的专利登记薄副本就显得极其重要了。笔者认为之所以在实务中出现用专利年费收据来证明专利持续有效,可能是受《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第四条的影响,该条规定:专利权人应当提交证明其专利权真实有效的文件,包括专利证书、权利要求书、说明书、专利年费交纳凭证。这里专利年费交纳凭证是专利真实有效的文件之一,却并未提及专利登记薄副本,不能不说是一个瑕疵。

6、实用新型专利检索报告:《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律的若干规定》第八条规定,提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告,应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。因此在该司法解释出台后,不少法院在原告提起实用新型专利侵权诉讼时,若没有提供实用新型的检索报告,法院拒绝受理。但此种做法明显的不符合民事诉讼法第108条的规定。随后最高法院在答复北京市高级人民法院的请示中明确表示,出具实用新型的检索报告并不是提起实用新型专利侵权诉讼的条件。但若不提供检索报告,被告提起专利无效宣告请求的,如无其他可以不终止诉讼的情形,人民法院应该中止诉讼。笔者曾代理原告在某地中级人民法院提起一实用新型专利侵权诉讼,在立案时,立案庭的法官认为笔者没有提供涉案专利的检索报告和专利年费的缴费收据,而拟不予受理。经过笔者与该院知识产权庭的法官沟通,根据前述的规定,知识产权庭的法官给立案庭去电话,案件才得以受理。不过被告很快提起无效

宣告请求,案件自然就中止审理了。因此原告在起诉时最好提供实用新型专利的检索报告,避免案件被中止审理。

二、侵权证据

1、书证:通常是公证书,专利权人通过市场调查,发现了侵权行为后,通常会向公证机关提出申请,对购买侵权产品的过程及购得的侵权产品进行公证或对侵权现场(如许诺销售或对侵权产品的安装地进行勘查公证,取得公证书,从而证明被告存在侵

权行为。在公证取证的过程中,专利权人最好主动向销售者索取产品宣传册、销售侵权产品人员的名片、购货发票或收据,以进一步的明确,产品的生产者和销售者,同时专利权人可要求公证机关对前述资料的来源和真实性作出说明,一并记载在公证书中。另外顺便提及一下,在选择公证机关时,也应有所考虑,如在省会城市,可以选择省公证处,而不要选择区公证处,一则可能区公证区缺乏经验,二则可能区公证处出于地方保护或者担心受到打击报复,而以各种理由推托。笔者曾在天津市和郑州市两个城市申请公证时就碰到这样的问题,区公证处推托不予受理,不过天津市公证处和河南省公证处却及时的受理了公证申请,并高效的作出了证据保全公证。

2、物证:专利权人从市场上购得的侵权产品。购得的侵权产品应由公证人员封存,并拍照。在提交给法院之前,原告应确保封条完好无损,否则被告将可能在质证时提出异议,对侵权产品不予认可。

三、损失证据

1、专利实施许可合同:现在司法实务中,提供损失证据的案件较少,客观原因是此类证据举证难度较大,举证成本较高。因此出现大量的专利权人通过与他人签订专利实施许可合同,以合同约定的许可使用费作为请求赔偿的依据。专利实施许可合同就成为经济损失的证据。在国内一专利管理先行一步的企业,通常会与其业务单位签订名义上的专利实施许可合同,并办理相应的备案手续以及专利许可使用费的付款和缴税凭证,但被许可方实际并未生产专利产品。此种情形下,合同约定的许可使用费不应作为赔偿的参照依据。因为此时约定的许可使用费已不能客观反映专利的市场价值。

2、财务审计报告:根据专利法的相关规定,侵权赔偿的数额确定除参照前述的专利许可使用费外,还有权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权获得的利益以及法定赔偿。在原告主张以自己所受到到的损失作为赔偿数额的依据时,应提供自己单位产品获利情况的财务审计报告,以及原告因被告侵权造成销售量减少的总数或者被告制造的侵权产品的数量,两者相乘之积就是原告的损失数额的依据;在原告主张以被告的获利作为赔偿的依据时,原告通常要申请法院保全被告的财务会

计账册,经独立的第三方审计后,以审计结论确定被告的侵权获利情况,从而明确被告赔偿的依据。最后在法定赔偿中,原告可提供一些证明被告侵权情节及专利产品市场价值的辅助证据,作为法院在确定具体赔偿数额时的参照因素。

被告的质证和举证

被告在收到专利侵权诉讼的应诉通知书后,不应该盲目的与原告协商和解,而应该分析原告提供的证据,并根据抗辩主张,收集组织对自己有利的证据。实务中被告的抗辩主张有多种,下面就根据不同的抗辩主张,分别阐述被告的质证和举证。

一、权利瑕疵抗辩

被告提出权利抗辩时,通常是对原告的主体资格、专利权的权属、专利权的效力等方面进行抗辩。

专利侵权诉讼通常是由专利权人自己发起诉讼的,但在一些专利实施许可的情况下,则由被许可人提起诉讼,在此种情形下应审查许可使用的方式,根据司法解释的规定,只有独占实施许可的被许可人可以作为原告提起诉讼,普通许可和排他许可的被许可人没有得到专利权人许可的情况下都不能作为原告提起诉讼。因此被告应审查原告是否是可以提起诉讼的被许可人。

在专利权已转让给他人后,原专利权人仍提起侵权诉讼,这种案例,在实务中也曾发生过。因此被告应提供该专利的登记薄副本,证明专利权已发生转移,原告不具备诉讼主体资格。

另外专利权可能已终止,但原告却出于竞争策略的考虑,对被告提起侵权诉讼,此种情况下,被告提供专利登记薄副本也是非常必要的。根据专利法实施细则的规定,任何人都可以向国家知识产权局申请办理授权专利的登记薄副本。被告提供专利登记薄副本没有任何法律或实务障碍,只要缴纳必要的费用即可。