知识产权诉讼攻防策略与技巧(PPT 38页)

3.8无效抗辩的破解
1 起诉时打包多件专利起诉；
2 将一些专利选择性的共享给共同的大型客户：
A公司和B公司均是生产医药设备的生产商，A 公司的专利与一家大型药厂共享，在A公司起 诉B公司专利侵权后，如果B公司无效该专利， 无论成功与否，均会得罪该药厂，从而使得A 公司在市场竞争中获胜。
注意：约定客户无权实施。
宣讲提纲
一.知识产权诉讼之战略篇 二.知识产权诉讼之战术篇 三.讨论
一.知识产权诉讼之战略篇
1.知识产权诉讼类型及与其他民事诉讼之比 较的特点
2.企业知识产权战略 3.知识产权诉讼前的准备工作 4.知识产权侵权风险控制和侵权抗辩手段
1.知识产权诉讼类型及与其他 民事诉讼之比较
1Biblioteka Baidu1知识产权民事诉讼的类型
知识产权侵权纠纷：专利侵权纠纷、商标侵权纠 纷、版权侵权纠纷、不正当竞争纠纷； 知识产权合同纠纷：技术合同纠纷、实施许可合 同纠纷、转让合同纠纷； 知识产权权属纠纷。
1.2 知识产权确权行政诉讼
1.3 知识产权刑事诉讼
1.4 知识产权侵权诉讼与其它民事诉 讼相比的特点：
诉讼策略与市场营销策略密切相关；
案例：A公司和B公司均在新疆，都生产一种棉 花播种设备，B公司的产品涉嫌侵犯A公司专利， B公司实力雄厚，A公司在新疆无法抵挡。通过 在北京的一家经销商主动购买B公司的产品， 从而在北京有了销售地，诉讼管辖地变更到了 北京。
3.7 合法来源抗辩的破解
1 使用或者销售，但是有合法来源且不知道是 侵权产品的，不承担赔偿责任。 2 应对措施 第一，先做工商查处，然后再收集证据，提起 诉讼； 第二，提前发律师函，一段时间之后起诉； 第三，在专业媒体或者行业期刊上发表声明。
3.9 与其它权利组合使用
1 专利与著作权组合使用； 计算机软件、产品说明书图片和文字、网站图 片等； 2 专利与侵权商业秘密组合使用； 对方挖我方技术骨干、然后申请专利的情况， 我方要提前做好商业秘密的保密制度 3 专利与商标权组合使用； 4 专利与反不正竞争组合使用。
4、知识产权侵权风险控制和 抗辩手段
3.2 诉讼目标的制定
第二， 没有竞争关系的非市场主体之间
以索赔或者获得专利许可费为目的：
A 专利海盗模式：一家典型的专利海盗公 司——圣克莱尔知识产权顾问公司 B 邱则有模式： 有专利权的2144件，正在 申请中的2701件专利
第三 诉讼观念的改变
被动诉讼向主动诉讼改变，主动诉讼向预 先反应阶段转变。
发明或者新型产品方法的侵权行为发生地 包括：方法使用地，由方法直接获得的产 品的使用地、销售地、进口地、许诺销售 地；
外观设计的侵权行为发生地：制造地、销 售地、进口地、许诺销售地。
3.6 诉讼管辖地的选择
2 以销售行为发生地选择对方势力范围之外的 地方进行诉讼，销售行为地一般是指合同履行 地；
3 如果没有合适的诉讼管辖地，通过购买等方 式制造出一个有利于我方的诉讼管辖地。
3.1双方实力的摸底
第一，分析我方企业所拥有的知识产权，判断有 多少可用；
第二，判断我方可用专利权在相关技术领域中的 重要性，是核心专利还是非核心专利；
第三，判断我方可用专利是否处于有效状态，并 进行专利权稳定性分析；
第四，分析对方拥有的专利、商标、版权等知识 产权，判断对方有多少知识产权可能对我方不利；
3.3 诉讼时机的选择
1 对于敌弱我强、实力悬殊的情况，要尽快提起 诉讼，将对方扼杀在摇篮之中；
可计量油瓶案
2 实力相当的，在我方实际市场份额小于我方用 专利圈占的份额时，需要用专利诉讼这种手段来 进行市场的再分配；中兴VS.爱立信
3 敌强我弱、实力悬殊的，我方可以被动的采取 诉讼作为应对的手段；正泰诉施奈德
我强敌弱，但实力相差不太悬殊：连续不断的 打击，以消耗和长期压制竞争对手；吹灰器案
敌强我弱，实力悬殊：倾尽全力，以实现谈判 和解和交叉许可；正泰VS.施奈德案
敌我实力相当：循序渐进，以和解、与竞争对 手建立专利联盟或者以在一段时间内获得竞争 优势为目的；索尼VS.三星，2004年签订协议， 共享双方94%的专利。
第五，收集和分析对方近年来相关知识产权诉讼 的情况，以判断对方在知识产权诉讼方面的经验 和对知识产权的态度；
3.1双方实力的摸底
第六，对方经济实力和对方企业相关人员 背景情况进行摸底；
第七，最终确定我方使用何种知识产权来 起诉。
3.2 诉讼目标的制定
第一，有竞争关系的市场主体之间
我强敌弱、实力悬殊：毕其功于一役，消灭竞 争对手或者收取专利许可费用；可计量油瓶案
专业技术性强；
往往受权利本身稳定性的影响；
赔偿额计算比较困难；
法律救济措施中包括惩罚性赔偿，因调查、制止 侵权所支付的合理费用可以计算在赔偿款内；
2.企业知识产权战略
2.1 知识产权布局 2.2 知识产权预警 2.3 侵权快速反应机制
3.知识产权诉讼前的准备
3.1 双方知识产权实力的摸底 3.2 诉讼目标的制定 3.3 诉讼时机的选择 3.4 诉讼进攻方式的选择 3.5 被告的选择 3.6 诉讼管辖地的选择 3.7 无效抗辩的破解 3.8 合法来源抗辩的破解 3.9 组合使用多种权利
2 在生产者实力比较雄厚的时候，可以考 虑先打击经销商，得到一个有利生效判决；
3 在没有绝对把握的情况下，不要在一个 案子中同时打击太多的对手；日本电通公 司起诉支付宝和财付通案，辉瑞公司伟哥 专利无效案。
3.6 诉讼管辖地的选择
1 被告所在地、侵权行为发生地和侵权结 果发生地法院均有管辖权；
发明或者新型产品专利的侵权行为发生地 包括：制造地、使用地、销售地、进口地、 许诺销售地；
4 业务签订关键期，要及时提起诉讼。
3.4 诉讼进攻方式的选择
1 排山倒海式：多个专利权组成专利包， 一起起诉；邱则有的狼群战术
2 压倒骆驼式：逐渐加码，直到对方支撑 不住；
3 遍地开花式：多个法院一起起诉；
4 先礼后兵式。
先发律师函，然后起诉，在诉讼过程中同 时进行谈判。
3.5 被告的选择
1 生产者、销售者、许诺销售者、进口者、 使用者以及提供仓储、运输等服务的共同 侵权者，都可以作为打击对象；
建立专利侵权风险预警和反应机制 不侵权抗辩 无效抗辩 以诉求和策略 先用权抗辩 合法来源抗辩 确认不侵权策略