美国外观设计专利侵权判断方法的最新发展

美国外观设计专利侵权判断方法的最新发展

——简评Egyptian Goddess

摘要：

CAFC在1984年Litton Systems确立了新颖点法之后，美国外观设计专利侵权判断就开始同时应用两个独立的判断方法：新颖点法和普通观察者法。新颖点法的单独应用在带来侵权判断客观性的同时，也造成诉讼中何谓新颖点的美国式争论，侵权判断方式过于僵硬，并可能最终削弱了外观设计专利的作用。在Egyptian中，CAFC以满席判决的方式放弃了新颖点法，仅仅运用普通观察者法进行侵权判定。因此，如何理解美国最新的外观设计专利侵权判断方法，如判断标准是否降低、新旧方法中的普通观察者法是否相同等，就值得探讨

关键词：美国外观设计专利侵权判断Egyptian Goddess 新颖点法

一、案情简介

2008年9月22日，美国联邦巡回上诉法院（以下简称为“CAFC”）以满席判决的方式（En banc）对Egyptian Goddess公司（以下简称EGI）诉Swisa公司外观设计侵权一案做出了终审判决。

该判决意味着美国外观设计专利侵权判断方法发生了重大变化。

原告EGI和被告Swisa都生产销售美甲用品。原告拥有一项关于指甲锉的外观设计专利，专利号为D467,389。

2003年3月21日，在美国德克萨斯州联邦北区法院，原告EGI 起诉Swisa一款指甲锉侵权其D467,389专利。被告Swisa 提起反诉请求确认判决——不侵犯该专利。2005年3月3日，联邦区法院作出了对权利要求进行解释的裁定，双方当事人对该裁定无异议。基于被告产品没有包括专利设计中的新颖点这一判断，联邦区法院做出了不侵权的简易判决，分别驳回了原被告的诉讼请求。原告不服向CAFC上诉。

CAFC在2007年8月29日做出了维持联邦区法院的判决1，该判决一公布即在美国引发各方强烈反应，其原因在于：该合议庭多数意见引入了一个新的外观设计侵权判断标准——“非微不足道改进”(non-trivial advance)。

该合议庭多数意见认为，“如果单个已知设计要素的组合要成为新颖点，该组合相对于在先设计必须是非微不足道的。”即，如果权利人主张自己专利设计的新颖点是各种已知设计要素的组合、并被他人盗用时，相对于现有设计，该组合必须是“非微不足道改进”，否则不构成侵权。这实际上在侵权判断中加入了非显而易见性或者说创造性的要求，对外观设计的专利性进行了变相审查。但实际上，尽管被告主张该专利无效，但一审和二审法院都没有宣告该专利无效。

该合议庭Dyk法官发表了不同意见，指出多数意见存在五个方1498 F.3d 1354

面的缺陷：1、混淆了侵权判断与非显而易见标准；2、太窄同时又太宽，太窄是指“非微不足道改进”仅仅适用于组合式新颖点，太宽是指将类似显而易见的判断方法(obviousness-like test)扩展到每个新颖点，而不是外观设计的整体外观；3、适用起来很困难；4、缺乏已有案例支持；5、与已有案例相矛盾，如Lawman Armor Corp. v. Winner International, LLC, 437 F.3d 1383 (Fed. Cir. 2006)。

该案引起广泛争议后，CAFC于2007年11月26日决定以全体法官出席方式（En banc）重新审理该案。

下面是涉案专利和产品的图样：

原告EGI专利D467,389 被告Swisa涉嫌侵权产品

Nailco的在先设计专利Falley的在先设计产品二、美国原有的外观设计专利侵权判断方法

在CAFC就Egyptian做出满席判决前，美国在外观设计专利侵权判断中同时适用普通观察者法（ordinary observer tests）和新颖点法（point of novelty test），只有在同时满足这两个判断方法的情况下才构成侵权。

普通观察者法早在1871年的美国最高法院的Gorham2中就已确立，并一直被各级法院援引至今，其概念本身与我国大体相同，但在司法实践中似乎存在一定区别。3

新颖点法，CAFC认为是自1984年的Litton Systems后确立的。4一般认为，新颖点法的适用目的是为了避免概念化认识外观设计的整体而无视区别于在先设计的独有特征。5

三、原被告双方的观点及争议的焦点

原告认为应该抛弃新颖点法，因为熟悉在先设计的普通观察者会将注意力很自然地集中在设计的不同点上。许多法庭之友(Amici)提出了类似的观点，并提到了称为“三方视觉对比”(three-way visual comparison)的方法，即在专利、被控侵权产品和最接近在先设计之间进行对比，但不主张将其作为一个独立的判断方法。

与原告的观点正好相反，被告认为不应该放弃新颖点法，并称早在1893年最高法院的Smith v. Whitman Saddle就适用了新颖点法。

就案情而言，或者说新颖点而已，双方争议很大，也是本案的焦点。

原告认为其专利的新颖点是四个设计要素的组合，即（1）敞口空心主体，（2）四方形截面，（3）隆起的抛光垫（buffer pads，or abrasive 2Gorham Co. v. White, 81 U.S. 511 (1871).

3董红海，《视野：中美外观设计专利侵权判断比较——基于美国外观设计案例的分析》载于《知识产权》2005年第4期

4CAFC在Egyptian 满席判决中写道,“However, in a series of cases tracing their origins to Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F.2d 1423 (Fed. Cir. 1984), this court has held that proof of similarity under the ordinary observer test is not enough to establish design patent infringement. Rather, the court has stated that the accused design must also appropriate the novelty of the claimed design in order to be deemed infringing. ”

5Sun Hill v. Easter，48 F.3d 1193; 33 U.S.P.Q.2D (BNA) 1925, 原文是“To consider the overall appearance of a design without regard to prior art would eviscerate the purpose of the "point of novelty" approach, which is to focus on those aspects of a design which render the design different from prior art designs.”