对审查意见通知书的答复及对专利文件的修改(唐跃强)

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(2)结尾句 最后一部分可简单地说明希望和要求。 申请人希望,上述说明能够有助于澄清审查员 所提出的问题。如有不妥或欠周之处,敬请指正。 申请人愿意以最大的诚意积极配合审查员工作, 以加快审查进程。审查员也可直接与代理人联系 (代理人联系电话:XXX),以便申请人能够及 时答复。
意见陈述书的行文格式
(1)起始句
本意见陈述书是针对专利局于…年…月…日的
第…次审查意见通知书作出的,随此意见陈述 书附上修改的申请文件(权利要求书、说明书、 摘要...)替换页,以及表明修改处的参考页。
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意见陈述书的行文格式
(1)起始句
举例如下:
尊敬的审查员先生/女士: 首先感谢您对本申请的认真审查。对于审 查员的意见,申请人进行了认真的研读,并进 行修改和陈述意见如下:
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应当认真阅读国家知识产权局发出的审查意见 通知书,对照专利申请文件,全面、准确地理解 审查意见通知书的内容及其所引用的对比文件的 技术内容,针对具体情形作出正确的前景判断, 在此基础上确定答复审查意见通知书的策略。
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对审查意见通知书的答复及 对专利文件的修改
专利局电学部
唐跃强
2008.09
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第一部分 意见陈述书的撰写 第二部分 专利申请文件的修改(国际阶段、 初审、实审、复审、无效)
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第一部分 意见陈述书的撰写
专利法第37条 实施细则第3条 实施细则第7条 实施细则第118条
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案例分析
所有的陈述意见都应当进行充分说理,同时必须针对 每1条审查意见进行陈述,针对修改应给出出处--原说 明书或权利要求书或附图的具体位置
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案例分析
一、针对专利法第22条第2款的陈述
如果审查意见提出多篇对比文件,那么陈述意见就必 须针对每1篇对比文件指出权利要求(独立及其从属权 利要求)具有新颖性的陈述(得分的关键),主要进 行技术特征的一一对比,或针对技术领域、解决的技 术问题和实现的技术效果来进行陈述
• 专利法实施细则51条 发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收 到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进 入实质审查阶段通知书之日起的3个月内,可 以对发明专利申请主动提出修改。 实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起 2个月内,可以对实用新型或者外观设计专利 申请主动提出修改。
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撰写意见陈述书应注意的方面
遵守答复期限,逾期答复和不答复后果 是一样的。 答复应当按照规定的格式提交文件。答 复要有签署 (申请人/代理人签章)
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撰写意见陈述书应注意的方面
以发明或者实用新型专利申请的补正或 者修改均不得超出原说明书和权利要求书 记载的范围,对外观设计专利申请人修改 不得超出原图片或者照片表示的范围。否 则,申请可能会被驳回。
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专利法第37条
国务院专利行政部门对发明专利申请 进行实质审查后,认为不符合本法规定 的,应当通知申请人,要求其在指定的 期限内陈述意见,或者对其申请进行修 改;无正当理由逾期不答复的,该申请 即被视为撤回。
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实施细则第3条
实施细则第118条
向国务院专利行政部门提交申请文件或者办理各 种手续,应当使用国务院专利行政部门制定的统 一格式,由申请人、专利权人、其他利害关系人 或者其代表人签字或者盖章;委托专利代理机构 的,由专利代理机构盖章。 请求变更发明人姓名、专利申请人和专利权人的 姓名或者名称、国籍和地址、专利代理机构的名 称、地址和代理人姓名的,应当向国务院专利行 政部门办理著录事项变更手续,并附具变更理由 的证明材料。

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(2)结尾句 最后一部分可简单地说明希望和要求。 综上所述,申请人修改了申请文件,克服了存 在的缺陷,请审查员先生/女士在以上的基础上 继续对本申请进行审查。如果仍不同意上述修改 和陈述的内容,恳请审查员先生/女士再给与一 次修改文件或陈述意见的机会。 申请人*** 代理人 :XXX, 日期:XXX
专利法和本细则规定的各种手续, 应当以书面形式或者国务院专利行政 部门规定的其他形式办理。
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实施细则第7条
当事人请求延长国务院专利行政部 门指定的期限的,应当在期限届满前, 向国务院专利行政部门说明理由并办 理wenku.baidu.com关手续。
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意见陈述中对申请文件 修改的要求
• 专利法33条 申请人可以对其专利申请文件进行修改, 但是,对发明和实用新型专利申请文件 的修改不得超出原说明书和权利要求书 记载的范围,对外观设计专利申请文件 的修改不得超出原图片或者照片表示的 范围。
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• 专利法实施细则51条 申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意 见通知书后对专利申请文件进行修改的,应当 按照通知书的要求进行修改。 国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文 件中文字和符号的明显错误。国务院专利行政 部门自行修改的,应当通知申请人。
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撰写意见陈述书应注意的方面
所提交的任何修改都应当在原始申请文 件中找到依据。 应当注意不同阶段的申请文件修改的要 求。
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应尽可能维护委托人的利益,依照专利法及其
实施细则的有关规定,通过陈述意见和修改专利
申请文件,为委托人谋求尽可能有利的审查结果, 充分维护委托人的利益。即,尽可能获得最大保 护范围的权利要求。
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