《专利法》第二十六条第三款的理解与适用

《专利法》第二十六条第三款的理解与适用

——对说明书中引证文件的考虑

作者姓名：徐燕

作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心

摘要

浅述了当说明书中存在引用文件时，关于专利法第二十六条第三款如何考虑的问题，这主要包括时间和内容两方面内容：（1）时间上，所引证的非专利文件和外国专利文件的公开日应当在本申请的申请日之前，所引证的中国专利文件的公开日不能晚于本申请的公开日；

(2)内容上:如果引证内容是实现发明必不可少的部分，则应当将说明书和引证内容相结合作为整体看待,如果引证内容难以与说明书记载的内容相结合以解决技术问题，获得预期效果，则应当认为说明书没有充分公开发明。

关键词

专利法 第二十六条第三款 公开充分 说明书

专利法第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

由此可知对清楚完整的标准的判断的依据是是否能够实现，所以需要明确“能够实现”是对“清楚”、“完整”的外在的程度化的要求，这三者之间不是并列的关系。也就是说，说明书是否对请求保护的发明作出了清楚、完整的说明，是以所属技术领域的技术人员能够实现该发明为判断标准。从专利法第二十六条第三款的立法本义来讲，这三个方面是一个整体的要求，即能够实现是最根本的要求，三者之间不是并列关系。

那么当说明书中使用引证文件来说明发明的相关内容时，如何考虑其充分公开的问题呢？此时应当从说明书的整体上考虑其是否符合专利法第二十六条第

三款的规定。

1.引证文件时间要求

所引证的非专利文件和外国专利文件的公开日应当在本申请的申请日之前；所引证的中国专利文件的公开日不能晚于本申请的公开日。

2.有印证文件时对充分公开的判断：

（1）如果引证内容是实现发明必不可少的部分，则应当将说明书和引证内容相结合作为整体看待；

（2）如果引证内容难以与说明书记载的内容相结合以解决技术问题，获得预期效果，则应当认为说明书没有充分公开发明。

以下，我们结合两个具体案例来进一步帮助大家理解。

案例1:200410027104.X

本申请要求保护一种铬酸电解除金属杂质的设备及其方法，其主要是采用了一种特制的陶瓷缸来做隔膜，以解决现有技术中的隔膜抗氧化性不足和透水太大等问题，说明书中给出了所述的特制陶瓷缸可参见（中国）台湾专利第8110672号（以下简称D1）。

由于D1是实现发明必不可少的部分，因此应当将说明书和引证内容相结合作为整体看待，来整体考虑其是否公开充分的问题。经过检索所给出的专利号，我们发现并不能获得所述的D1文件，从而导致本领域技术人员根据说明书的记载，无法得知所述的特定陶瓷缸到底结构如何，如何实现隔膜作用的，从而也就无法得知本申请的技术方案到底是如何实施的，如何解决其技术问题的，也就是说，说明书中给出的技术手段是含糊不清的，所属技术领域的技术人员根据说明书中的记载，无法实施该发明，该申请不符合专利法第二十六条第三款的规定。

有案例1可以得出，当说明书中对所引证的文件给出的明确指引错误以致不能获得该文件时，应当视为未引证该文件。当其与发明内容息息相关时，则会导致申请文件公开不充分。

假设我们能够获得D1，那么对于本案我们还要考虑以下问题：

该申请的公开日期是否在本申请的申请日之前。因为该文件是一个（中国）台湾申请，因此要求其公开日必须在本申请的申请日（含申请日）之前，即要求该文献相对于本申请必须是现有技术，才视为印证了该文件，否则同样视为未引

证。

值得注意的是，即便所印证的外国专利文件有中国同族专利文件，且该中国同族专利文件的公开日不晚于本申请的公开日，也视为说明书中没有印证该外国专利文件，因为其中国同族专利文件的申请号或者公开好并未在原始说明书中被提及[1]。

案例2：90104721.X

该申请请求保护一种多池式静电准液膜分离装置，该申请的公开日为1992年2月5日。根据说明书的记载，发明的分离装置采用了申请人向中国专利局提交的申请号为89220196.7的实用新型专利的静电式准液膜分离装置中的组合式挡板－电极组件（以下简称D2）。该使用新型专利的公告日为1991年9月25日。

该申请引证了另一中国专利文件，说明书对引证文件的指引非常明确，根据其申请号可以获得该引证文件，并且该引证文件的公开时间在本申请的公开日之前。因为所属技术领域的技术人员根据说明书的记载和公知常识很容易将引证文件中的“静电式准液膜分离装置中的组合式挡板－电极组件”应用到本发明的“多池式静电准液膜分离装置”中，因此，本申请符合专利法第二十六条第三款的规定。

由于D2是中国专利文件，那么只要其公开日早于本申请的公开日，我们就认为其印证了该文件。

由以上两个案例可以看出，专利法第二十六条第三款中对于引证文件的考虑是分情况的：

（1）只有引证文件与发明的技术方案息息相关时，才考虑其与说明书公开充分的关系，如果其仅在背景技术部分出现，则不需要考虑该问题；

（2）对于非专利文件或外国专利文件，当其公开日在本申请的申请日（含申请日）之后，则视为未引证；对于中国专利申请，当其公开日晚于本申请的公开日或者没有公开时，则视为未引证。

参考文献

1.“审查操作规程·实质审查分册”，中华人民共和外国国家知识产权局，知识产权出版社，2011年2月。