(2004)渝高法民终字第51号民事判决书

重庆市高级人民法院

民事判决书

(2004)渝高法民终字第51号

上诉人(原审原告、反诉被告)北京市禽蛋公司，住所地北京市丰台区永外南顶路22号。

法定代表人王立国，总经理。

委托代理人胡正云，北京市中孚律师事务所律师。

委托代理人杨继伟，北京市中孚律师事务所律师。

被上诉人(原审被告、反诉原告)重庆新大陆食品有限公司，住所地重庆市江北区红土地64号。

法定代表人吴远坤，董事长

委托代理人刘静，重庆市渝经律师事务所律师。

上诉人北京市禽蛋公司(以下简称禽蛋公司)因与被上诉人重庆新大陆食品有限公司(以下简称新大陆公司)商标权侵权纠纷一案，不服重庆市第一中级人民法院(2003)渝一中民初字第194号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2004年2月22日受理后，依法组成合议庭并完成了案件受理、应诉、合议庭组成人员等文书的送达以及举证期限的指定等相关的庭前程序。截止2004年3月25日本院指定的举证期限日届满，双方当事人未提交新的证据。

2004年4月22日，合议庭对本案进行了公开开庭审理。上诉人禽蛋公司的委托代理人杨继伟，被上诉人新大陆公司的委托代理人刘静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原审判决认定的主要事实：1995年10月18日，重庆市水产集团公司与北京新大陆食品联合有限公司订立了《重庆新大陆食品有限公司合资经营合同》，约定双方共同投资设立新大陆公司。后北京新大陆食品联合有限公司(甲方)与新大陆公司(乙方)、北京市西城区新大陆食品有限公司(丙方)签订了《商标使用许可及非专利技术的转让协议》，并作为合资经营合同的附件。协议约定，甲方及丙方同意授权乙方在合资经营期间于四川地区内使用丙方在冰淇淋、雪糕、冰棍等系列产品上的“新大陆”注册商标。协议第八条约定，“对于在规定期间内由乙方开发或改进的新产品、新工艺，如经甲方及丙方认可，达到甲方及丙方要求的标准，则可以使用该注册商标及标志。但未经甲方及丙方认可，以方不得在其开发的改进的产品上使用该注册商标或申请注册与该注册商标相同或相似的商标”。同年11月1日，新大陆公司注册成立，从事冰淇淋、雪糕等冷食品的生产和销售。同日，北京市西城区新大陆食品有限公司(甲方)与新大陆公司(乙方)订立《商标使用许可协议》。协议约定，甲方许可乙方在合资经营期间(即2007年10月31日止)于四川地区内使用甲方“新大陆”注册商标，使用范围限于乙方的投资方(北京新大陆食品联合有限公司)所提供和规定的冰淇淋、雪糕、冰棍等系列产品。协议第六条还约定：一方在印制的产品包装上必须加注“重庆新大陆”名称和“重庆市江北区红土地64号”的地址。1997年9月7日，北京市西城区新大陆食品有限公司取得第1096272号、第1096273号注册商标。第1096272号注册商标是三个半月牙型并列的图形，第1096273号注册商标是“新大陆”三个连体字，均核定使用在第30类商品上，注册有效期限为1997年9月7日至2007年9月6日。2000年12月5日，北京市西城区新大陆食品有限公司与禽蛋公司签订《商标专用权转让合同》，约定北京市西城区新大陆食品有限公司将第1096272、1096273号注册商标专用权转让禽蛋公司。国家工商行政管理局商标局于翌年4月14日核准转让。新大陆公司在其生产的“魔力1+1”蛋卷冰淇淋、蛋糕冰淇淋两个

产品包装上，印有“新大陆”三个字以及六个红、蓝花瓣相向组成的花环状图案，字型和图案分别与1096272、1096273号注册商标不同。1996年9月9日，北京新大陆食品联合有限公司致函新大陆公司，“经商请西城新大陆公司同意，总部决定由重庆公司针对市场需要开发新产品，作为北京输出产品的补充，新产品凡符合国家有关标准的，均可使用新大陆商标，但应及时向总部备案”。该函件是原件并盖有公章，禽蛋公司所称北京新大陆食品联合有限公司公章及财物在此期间被有关法院查封，不可能出据该函件的理由无相关证据证明，对该函件的真实性予以采信。证人赵合斌无正当理由不出庭作证，对其书面证词不予采信。新大陆公司仅提供了标注有“北京七色光食品有限公司”和“新大陆冰淇淋”字样的产品包装复印件以及署名“王明英”、“何叶”的白条和《收据》，其真实性无法认定，不能证明禽蛋公司授权北京七色光食品有限公司在四川、重庆销售使用“新大陆”商标同类产品的事实。

原审判决的主要理由，禽蛋公司既指控新大陆公司侵犯商标权，又指控其违反商标许可使用合同，但诉讼中的主要请求为侵权内容，本案确定为侵权之诉。新大陆公司虽经北京新大陆食品联合有限公司同意在其新产品上使用“新大陆”商标，但其实际使用在该新产品上的“新大陆”文字商标改变了禽蛋公司的第1096273号注册商标标识，属于商标侵权行为。其要求停止使用侵权产品的请求已包含了停止销售。根据国家工商行政管理局《企业名称登记管理条例》及《企业名称登记管理实施办法》的规定，企业在产品或包装上标注企业名称应当标注全称，新大陆公司认为其使用“新大陆”商标是标注企业名称的抗辩理由不能成立。新大陆公司在该新产品上所使用的图形与禽蛋公司的第1096272号注册商标既不相同也不近似，其使用该图形的行为未侵犯禽蛋公司商标专用权。在新大陆公司提供的反诉证据不具证明力的情形下，其反诉请求不予支持。新大陆公司提供的2002年、2003年1-6月销售对比表的主要产品是“纸杯”等产品，与禽蛋公司指控的“冰淇淋”产品无关，在禽蛋公司的损失额和新大陆公司的获利额以及商标许可使用费均难以确定的情形下，根据新大陆公司的侵权情节、侵权产品的种类多少等因素，酌情确定新大陆公司赔偿禽蛋公司经济损失3万元。依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条、《中华人民共和国商标法》第五十二条第一款、《最高人民法院关于审理商标纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十六条一、二款、第二十一条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五十五条第一款、第六十九条第(五)项和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条之规定，判决：一、重庆新大陆食品有限公司立即停止在“魔力1+1”蛋卷冰淇淋、蛋糕冰淇淋产品上使用与北京市禽蛋公司“新大陆”文字注册商标相近似的商标。二、重庆新大陆食品有限公司在本判决生效后立即销毁改变了“新大陆”文字注册商标的“魔力1+1”蛋卷冰淇淋、蛋糕冰淇淋产品的包装盒。

三、由重庆新大陆食品有限公司在本判决生效后十日内赔偿北京市禽蛋公司经济损失3万元。四、驳回北京市禽蛋公司的其他诉讼请求。五、驳回重庆新大陆食品有限公司的反诉请求。

宣判后，禽蛋公司不服判决，向本院提出上诉，请求：1、撤销原审判决，依法改判；2、判决被上诉人(重庆新大陆食品有限公司)停止使用第1096272、1096273号“新大陆”注册商标以及与新大陆注册商标项近似的商标；3、判决被上诉人(重庆新大陆食品有限公司)停止销售改变注册商标图形文字的商品；4、判决被上诉人(重庆新大陆食品有限公司)销毁损害“新大陆”品牌的包装物；5、判决被上诉人(重庆新大陆食品有限公司)赔偿因违约给上诉人造成的损失20万元。

禽蛋公司的主要上诉理由及其代理意见认为：1、一审法院认定事实错误。①一审法院对有关北京新大陆公司出具的函件未予核查，即使函件为真，北京新大陆公司的认可也不符合《商标使用许可及非专利技术的转让协议》(三方协议)第八条的约定，北京新大陆公司非商标所有权人，不能代行许可权；②三方协议签订之时，北京市西城区新大陆食品有限公司尚未对1096272、1096273号“新大陆”商标予以注册，新大陆公司仅取得未注册商标使用权，