[专利法热点专家谈]专利复审程序中依职权审查的理解与典型适用

[专利法热点专家谈]专利复审程序中依职权审查的理解与典型适用

专利复审程序中，合议组的审查行为被界定在依请求审查和依职权审查两种行为，复审程序的审查范围是案件进入复审程序之后复审请求人和合议组首先关注的问题，而依职权审查在每件具体的复审请求案中应如何行使历来是复审审查中的难点。近年来，随着复审请求案件数量的激增，与依职权审查相关的问题除了一直为专利复审委员会所关注外，正逐渐成为案件当事人、人民法院乃至社会公众的热点。把握复审程序的性质、了解复审审查的使命、找准依职权审查的定位并对其进行进一步明晰和规范，是全面保障复审请求人合法权益的需要，也是专利复审委员会实现优质高效审查的重要内容。

复审程序的双重属性

《专利审查指南》第四部分第二章第一节开宗明义地指出，复审程序具有双重属性，即“提供救济”——一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，不承担对专利申请全面审查的义务；与“延续审批”——为提高专利授权的质量，避免不合理地延长审批程序，可以依职权对驳回未提及的明显实质性缺陷进行审查。

正确理解复审程序的审理范围，应当在“正确解析立法本意，实现优质高效审查”的思想指导下准确把握“提供救济”与“延续审批”的关系。首先，复审程序是申请人因对驳回决定不服而启动的，“提供救济”是其首要属性;其次，复审程序通过必要的延续审批来提高专利授权的质量和审查效能，以实现申请人和社会公众间的利益平衡,“延续审批”属性是“提供救济”属性的必要补充。

依法处理复审请求，实现优质高效的审查目标，在为申请人的合法权益提供充分救济的前提下引入必要的延续审批程序的审查内容，即引入依职权审查行为。在具体复审案件的审查中，对于依职权审查行为的引入，应当结合案情，综合考量以下因素：是否出于从实质上解决在先审级与复审请求人之间争议的需要；是否出于避免不合理延长审批周期的要求；是否属于基于所属领域技术人员的知识和能力得到的结论；专利申请对所属领域作出的智慧贡献及其授权前景；是否超出复审请求人对依职权审查的合理预期程度；复审请求审查决定是否对在先审级和社会公众产生指引效应。

依职权审查的法律内涵

因存在操作性差和执行一致难问题，自2006版审查指南起，删除了以“避免审级损失”和“程序经济”两原则结合“审查顺序”来确定合议组依职权审查范围的规定。现行《专利审查指南》的相关规定虽融入了上述两原则的思想内涵，但更加强调通过所有法律原则的综合考量以实现复审程序设立的目的，故上述两原则已不属于审查依据。在目前的实务操作层面，确定复审案件的合议审查范围时，合议组应在《专利审查指南》规定的复审程序性质的引领下，严格遵循其第四部分第二章对“复审请求合议审查”的具体操作规范进行审查。

《专利审查指南》规定的依职权审查有三种类型：

第一，用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷。

设立这一规定的目的在于：避免驳回决定被撤销后，审查部门在无需发出审查意见通知书的情况下直接再次驳回申请，从而造成的前后审之间的“直接程序震荡”，不合理地延长审查周期。为实现上述目的，此类依职权情形应理解为，申请中存在驳回决定所指出缺陷外的其他依据实施细则第五十三条规定的应予以驳回的缺陷，且在驳回决定作出前在先审级就该缺陷对申请人的告知在程序上满足听证原则的要求；只有在此情形下，如果在复审程序中不对其进行依职权审查，一旦撤销驳会决定，前审才“足以”直接再次驳回，导致上述的审批程序的不合理延长现象出现。

第二，驳回决定未指出的明显实质性缺陷。

复审程序不同于一般行政复议程序，其制度设计决定了：一方面，出于提供救济的目的，合议组需要全面、深入了解在先审级与复审请求人间的争议及其产生的过程，而不仅仅限于驳回决定文字本身；另一方面，复审请求人在复审程序中的修改、举证、说明、澄清等行为往往导致案件的事实和证据发生变化。以上两个原因均可能导致专利申请中一些驳回决定未指出的实质性缺陷被鲜明地显现出来，在此情况下，如果合议组能够对该缺陷的存在形成内心确认，且在综合考量本文第一节所述的判断因素后确认依职权审查的必要性，则可以将该缺陷作为“明显实质性缺陷”向复审请求人指出。

因属于“明显实质性缺陷”而被纳入审查范围的内容通常来源于：与驳回决定依据的事实、证据和理由间存在密切关联的事实、证据，以及请求人能够合理预期到的驳回决定外的内容；与驳回决定所依据的法律条款在适用上存在逻辑关

系的法律条款；属于本领域技术人员知识和能力范畴的内容以及为印证该内容引入的公知常识性证据；导致专利申请完全丧失授权前景的重大缺陷。

第三，与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。

“性质相同的缺陷”是指与驳回决定依据的理由及证据相同、且与驳回决定所指出的事实类似的缺陷。例如，驳回决定指出权利要求1中的特征A因上下位概念并存导致保护范围不清楚，合议组发现权利要求2中的特征B同样因上下位概念并存导致保护范围不清楚，该缺陷属于“性质相同的缺陷”。

设立这一规定的目的在于：这些性质相同的缺陷与驳回决定指出的缺陷相近似或密切相关，在解决驳回决定所引发的的争议的基础上，引入这些性质相同的缺陷进行审查，既有利于提高审查效能，更有利于复审请求人针对同类问题一并作出修改与回应，免受程序振荡和延长的负面影响。

以下将上述指南规定的三种情形统称为依职权审查。但应说明的是，复审请求人在复审程序中欲通过修改克服驳回决定或复审通知书指出的缺陷的，对于该修改文本的合法性以及针对修改后对象的审查属于依请求的审查行为，不属于依职权审查。

下文通过解析与三种依职权审查类型相对应的常见情形和典型案例，体会上述各因素的综合考量，进一步诠释依职权审查在审查实践中的应用。

依职权审查的常见情形

和典型案例

第一，引入足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷，避免撤销驳回决定后，在先审级因实质争议问题没有解决而直接再次驳回。

在第17480号复审请求审查决定中（申请号： 200410022715.3），在先审级的第一次通知书指出权利要求得不到说明书的支持，申请人修改后，第二次通知书指出该修改不符合专利法第三十三条的规定，并最终依据该条款作出驳回决定。在复审请求人将权利要求书修改回了原始文本状态后，合议组撤销了驳回决定，且该复审决定既认定本申请其符合专利法第三十三条规定，同时认定其符合专利法第二十六条第四款的规定。本案在先审级与申请人间的争议实质在于权利

要求是否得到说明书支持，而依据专利法第三十三条的驳回是由此引发的；且由于在先审级有关专利法第二十六条第四款的告知满足听证原则的要求，如果合议组仅以克服不符合专利法第三十三条的缺陷为由撤销驳回决定，则在先审级可以在无需发出通知书的情况下直接再次作出驳回决定。

第二，依职权引入驳回决定未指出的明显实质性缺陷。

1．专利申请中存在与驳回决定所针对的缺陷有关联的实质性缺陷，且该缺陷的存在影响合议组对驳回决定进行审查，出于从实质上解决驳回决定所引发的争议的目的，依职权引入针对该明显实质性缺陷的审查。

这种“影响”可以体现为：该缺陷的存在导致合议组无法对驳回缺陷进行判断或可能导致判断有误；虽未影响判断结论，但对合议组作出的相关审查意见的正确和准确性造成影响；不引入针对该缺陷的审查，则针对驳回缺陷给出的审查结论明显不合理。

在第24074号复审请求审查决定中（申请号：200480012503.5），在先审级以独立权利要求及其部分从属权利要求（含权利要求4）不具备创造性为由驳回了本申请。复审通知书认为，权利要求4不满足充分公开的要求，导致其技术效果以及所解决的技术问题不能被确认，直接影响到合议组对驳回决定指出的创造性问题进行判断，故而引入该缺陷进行审查并指出。同时评述本申请独立权利要求及其他从属权利要求不具备创造性。

影响对驳回缺陷进行审查的缺陷的常见情形例如：合议组在审查权利要求创造性问题时，发现权利要求的某技术特征在实审阶段经过修改，但其明显超出原申请文件记载的范围，在先审级未发现该缺陷，仅评述其不具备创造性。虽然修改不是发生在复审程序，但如合议组不引入对其修改超范围的缺陷的审查，则将对复审审查意见中对于区别技术特征及其实际解决的技术问题的认定造成影响，甚至直接影响其创造性判断的结论；并且，如果案件撤回在先审级，还将影响继续审查所针对的文本的合法性。此外，权利要求书涉及请求保护非专利保护客体的权利要求的，例如某项权利要求是以疾病治疗方法为主题，如果驳回理由是该权利要求与其他权利要求不具备创造性，且合议组认为创造性缺陷并不存在，在此情况下，由于认定一项请求保护非专利保护客体的权利要求具备创造性，将会导致撤销驳回的复审决定明显不合理。因此，合议组应当指出该缺陷。

2.把握争议的实质，根据法律条款适用的逻辑关系，依职权选择更具针对性

的法律条款，抓住审查实质，增强审查意见的针对性和说服力。

专利申请存在的某一特定事实或缺陷可能导致其同时不符合两个或以上的实施细则第五十三条中所列条款的规定。如果驳回决定所使用的条款属于可以适用的条款，但并非针对该具体案情的最优条款，则合议组可以根据具体案情调整适用的法条以增强审查意见的针对性和说服力，使得请求人更为清楚地认识到专利申请存在的问题，以利于真正解决在先审级与复审请求之间的争议。

在第41470号复审请求审查决定中（申请号：200910305819.8），驳回决定指出本申请的技术手段不能解决采用重力和磁力发电的问题，不符合专利法第二十六条第三款的规定。复审决定认为，本申请说明书所描述的技术方案实质上是通过输入一定量的电能，经过多个能量转换后输出了更小的电能，故不能产生其预期的用重力和磁力来发电以解决社会用电需求的积极效果，最终以不具备实用性为由维持了驳回决定。因技术手段不能解决其技术问题和产生积极效果，导致本申请同时不符合专利法第二十二条第四款与第二十六条第三款，但上述问题是技术方案的固有缺陷所致，与说明书的公开程度无关，因而合议组可以依职权选择更具针对性的第二十二条第四款进行评述。

复审请求人通过修改或举证以期克服驳回条款所指出的缺陷的，如果该修改或举证必然导致该申请违反与驳回条款存在逻辑关系的另一法律条款的规定，且该缺陷无法通过进一步的修改、举证和（或）陈述意见而被克服，则合议组应当依职权对该法条进行审查。出现上述情形的原因在于，某些申请存在无法克服的固有缺陷，且与之相关的驳回条款之间存在内在逻辑联系，导致修改或举证前后在法律适用上出现两个驳回条款“非此即彼”的现象。

在第28483号复审请求审查决定中（申请号： 98102983.3），驳回决定认为，本申请说明书因缺乏证明其技术问题能够得以解决的证据而不能满足充分公开的要求。请求人提交了现有技术证据，并主张鉴于该证据公开了与本申请产品结构十分近似的产品解决了与本申请相同的技术问题，故能够推导出本申请产品同样能够解决上述技术问题。合议组在接纳了请求人的意见的同时得出了以下审查结论：为解决本申请的技术问题，所属领域技术人员在上述请求人提交的现有技术基础上获得本专利的技术方案是显而易见的，且该缺陷的存在导致申请完全不具备授权前景；继而，依据专利法第二十二条第三款继续对本申请提出反对意见。

3.所属领域的公知常识属于复审审查中必然涉及的内容，并不因未在驳回决定中记载而被排斥在审理范围之外。

判断一项申请是否应予授予专利权的所有审查标准，其判断主体均为所属领域技术人员，而该特定主体其本身应知晓所属领域的普通技术知识。

创造性审查中，复审阶段修改增加的技术特征属于公知常识的，可以依职权将其与原有证据的结合纳入审理的范围。在第5369号复审请求审查决定中（申请号： 96112203.X），驳回决定认为权利要求1相对于对比文件1和2的结合不具备创造性。复审请求人修改增加了技术特征“低密度直链聚乙烯”，合议组认为，低密度聚乙烯通常具有较高的拉长率和抗拉强度，其弹性较好，其本身的物理性质决定了低密度直链聚乙烯的最主要用途之一就是作为包覆材料；本申请中也是作为包覆材料，引入的该特征明显属于本领域公知常识。因此，合议组结合该公知常识指出本申请不具备创造性。

新颖性审查中，合议组能够确认复审阶段修改增加的技术特征属于公知常识、并且该申请因未对所属领域作出智慧贡献而完全不具备授权前景的，可以依职权指出该申请相对于原新颖性证据与公知常识的结合不具备创造性。

同样在新颖性审查中，合议组发现驳回决定误认为某技术特征在其所使用的对比文件中公开或者漏评了某技术特征的，如果能够确认该技术特征属于公知常识，且该申请未对所属领域所作智慧贡献，故即便克服缺乏新颖性的缺陷，依然因不具备创造性而完全不具备授权前景，则可以在原有证据基础上结合公知常识评述其不具备创造性的缺陷。此外，如果上述增加、错评或漏评的技术特征被在驳回决定之前的审查过程中使用过的其他对比文件公开，对比文件之间的结合启示明显，且导致专利申请完全丧失授权前景，则可以依职权引入在先使用过的对比文件以评判创造性。

4.根据请求人对卷内证据的合理预期程度，依职权变更证据及其使用方式。

合议组在驳回决定依据的证据基础上依职权变更最接近的现有技术或缺省某证据，使得针对该权利要求创造性问题的评述更为合理，没有超出申请人对卷内证据技术内容的了解与预期。例如，在先审级以权利要求1相对于对比文件1和2的结合不具备创造性为由驳回了该专利申请，其中以对比文件1作为最为接近的现有技术。进入复审程序后，合议组可以选择对比文件2作为最接近的现有技术，指出本申请相对于对比文件2和1的结合不具备创造性。此外，驳回决定使用多篇对比文件评述创造性的，如果合议组认定该申请缺乏创造性的缺陷依然存在，但其中某一篇对比文件的结合启示不明确，则可以缺省该证据评述创造性。

合议组在驳回决定具体使用的对比文件的技术内容的基础上，引入记载在该对比文件中与上述具体评述的部分密切相关的内容，符合本领域技术人员对技术内容阅读理解的规律，没有超出专利申请人对卷内证据技术内容的了解与预期，且有利于通过更加全面、深入地了解该现有技术而获得更为客观、公正的审理结论。例如，驳回决定使用对比文件的权利要求作为评价专利申请的创造性，而合议组发现该对比文件的实施例与专利申请更为接近，则可以采用实施例进行评述。但是，如果对比文件包含多达数百个实施例，在先审级仅使用过其中某特定实施例评价专利申请的新颖性，而合议组采用与该实施例相差较远的其他实施例作为现有技术，则可能不符合本领域技术人员对技术内容阅读理解的规律，超出请求人的合理预期。

第三，依职权引入对性质相同缺陷的审查。

合议组发现与驳回决定指出缺陷性质相同的缺陷的，不论上述性质相同的缺陷是否导致专利申请完全丧失授权前景，均可以将其纳入复审依职权审查的范围。在第9930号复审请求审查决定中（申请号：00809912.X），驳回针对的权利要求1-6要求保护一种电极，驳回决定认为权利要求1相对于对比文件1和公知常识的结合不具备创造性；同时指出权利要求1中某电阻值不符合专利法第三十三条的规定。经复审请求人修改后，新权利要求1-2和4-7对应于驳回文本的权利要求1-6，且删除了上述电阻值。复审决定认为，权利要求1相对于对比文件1和公知常识的结合不具备创造性；并且从属权利要求2和4-7进一步限定权利要求1所述电极的弹簧形状、电导体材料、导电性、电极体化学组成以及中空体长度，这些附加技术特征均同样属于公知常识，且部分特征还被对比文件1公开，即从属权利要求2和4-7同样相对于对比文件1和公知常识的结合不具备创造性。

结语

综上所述，复审程序中的依职权审查，是提高专利授权质量，避免不合理地延长审批程序的一项有效措施。对于社会整体来说，这种做法提高行政资源的利用效能，减少了不当授权对社会整体创新造成的危害；对于当事人个体来说，其从解决请求人与在先审级的争议实质出发，减少了前后审级之间的无谓程序振荡，具有积极的意义。要使这一制度设计充分发挥价值，需要我们从实践出发，以专利法的立法宗旨为方向，不断加深对复审程序性质以及依职权审查的设立目的的理解，在审查实践中充分考虑复审请求人的合法权益，严格把握依职权审查尺度，真正实现复审程序的制度价值。（李越）

作者简介

李越，毕业于天津大学应用化学专业，后获中国政法大学民商法学硕士学位和美国约翰马歇尔法学院法律硕士学位（LLM）。李越1995 年进入国家知识产权局从事药物化学领域专利审查工作，2002 年进入国家知识产权局专利复审委员会化学申诉处，现任化学申诉一处处长。其主持审理多起业内甚至国内外具有影响的重大案件，主持或参与多个国家知识产权局内外课题的研究，在多部专利复审委员会编纂的书籍中担任执笔人、统稿人和编委，是《专利审查指南》修订的执笔人和统稿人之一，国家知识产权局审查业务指导组成员和专利复审委员会首批审查业务指导专家。