浅析专利法第二条第二款的审查原则及修改对策_王敏

浅析专利法第二条第二款的审查原则及修改对策
Analysis of the examination principle and modification strategies
according to Patent Law Article 2.2
王敏
作者单位：国家知识产权局专利局光电部摘要：对于专利法第二条第二款适用的发明专利申请的审查原则及修改对策，笔者结合具体的案例着重介绍如下三种情况：涉及智力活动的规则和方法的发明专利申请；涉及计算机程序的发明专利申请；涉及商业方法的发明专利申请。

关键词：商业方法智力活动计算机程序不授权客体
一、前言
在专利审查实践中，笔者发现当审查员使用专利法第二条第二款评价专利申请时，尤其是涉及计算机程序和商业方法的发明专利申请，申请人和代理人常常不能完全理解审查意见，导致意见陈述答非所问，文本修改不合格，从而使得申请最终被驳回。

本文将简单介绍涉及专利法第二条第二款的发明专利申请的审查原则。

审查员在对一项专利申请进行审查，判断其是否为不属于专利法第二条第二款规定的专利保护的客体是，审查对象是以该申请的权利要求所请求保护的技术方案为主，而说明书的内容主要用于解释权利要求所请求保护的技术方案。

在实际审查中，涉及专利法第二条第二款的发明专利申请主要是如下三种情况：涉及智力活动的规则和方法的发明专利申请；涉及计算机程序的发明专利申请；涉及商业方法的发明专利申请。

二、案例说明
1、属于专利法第二十五条第一款第（二）项规定的情况
《专利审查指南》第二部分第一章第4.2节规定：“智力活动的规则和方法是指导人们进行思维、表述、判断和记忆的规则和方法。

由于其没有采用技术手段或者利用自然规律，也未解决技术问题和产生技术效果，因而不构成技术方案。

它既不符合专利法第二条第二款的规定，又属于专利法第二十五条第一款第（二）项规定的情形。

因此，指导人们进行这类活动的规则和方法不能被授予专利权。

”【1】
【案例1】申请号：200410065270.0
权利要求1：一种裤子、裙子前后臀围区域的尺寸确定方法，特别是指把臀围分成前臀、后臀二个立体区域的尺寸确定方法。

首先根据人体重心轴位置，及人体前后中心纵剖面，过重心轴线且垂直于前后中心纵剖面作纵剖面，该剖面分割于臀部，在臀部横剖面图上构成二个区域，前身部位的为前臀区、后身部位的为后臀区。

【案例分析】
该申请涉及一种服装尺寸确定方法，该方式仅仅根据人体重心位置来规定了前后臀区，这是一种人为的规定，其特征不是技术特征，解决的问题也不是技术问题，因而不能构成技术手段，该权利要求限定的不是一个技术方案。

该发明专利申请既不是专利法保护的客体，又属于专利法第二十五条第一款第二项所述的智力活动的规则和方法。

对于这类权利要求审查员采取第二条第二款或者专利法第二十五条第一款第（二）项评价，申请人对于审查结论也比较容易接受。

【案例后续及修改建议】
本案，审查员一通的意见认为权利要求请求保护的不是一个技术方案，不属于专利法保护的客体。

本案属于单纯的智力活动的规则和方法，并且同时说明书中也没有记载其他任何可以授予专利权的实质性内容，因而无论如何修改，都不可能克服此缺陷。

申请人一通后视撤了。

2、涉及计算机程序的发明专利申请
《专利审查指南》利用一整章来针对涉及计算机程序的发明专利申请的审查作出了具体规定，足以说明这类发明专利申请具有一定的特殊性。

而现行的审查原则是，先判断权利要求请求保护的主题为是否涉及计算机程序的专利申请；如果是的话，则需要考量该项技术方案是否解决了技术问题，是否采用了技术手段，是否获得了技术效果。

【案例2】申请号：200910126845.4
权利要求1：一种机器人的动作富裕量运算显示方法，包括：
第1步骤，针对机器人的示教程序中所含的多个示教点的每一个示教点，使表示上述机器人的位置姿势的多个参数中的1个参数或多个参数变化，来计算表示在上述机器人的各关节的动作范围内从上述示教点起算能连续动作的区域的动作富裕量；以及
第2步骤，用数值定量地显示各示教点的上述动作富裕量。

【案例分析】
本申请涉及工业用机器人的控制。

而独立权利要求1的方案要求保护一种机器人的动作富裕量运算显示方法，此为涉及计算机程序的主题。

权利要求1的技术方案的主要内容是利用计算机模拟实际机器人的位置姿势参数，计算富裕量并显示出来。

该技术方案实质上是在计算机上仿真机器人的动作，同时计算并显示参数值，该技术方案并没有给计算机以及机器人的内部性能带来改进，也没有给计算机以及机器人的构成或功能带来任何技术上的改变。

尽管说明书中描述了一个对机器人进行控制的技术方案，然而权利要求1所请求保护的只是上述技术方案中的一个仿真步骤，并且从属权利要求2－7的内容也不涉及反馈控制。

仅针对该权利要求而言，该方案解决的问题是如何向操作人员直观表达机器人的动作富裕量，其不是技术问题；采用的手段是：变化参数(在计算程序中调整,不是针对机器人的实际调整)——计算(在计算机上通过逆运动学算法模拟实际情况计算)——显示计算结果，其中未采用符合自然规律的技术手段；获得的效果仅仅是模拟实际情况计算得到动作富裕量的数值并加以显示，不是技术效果。

由于这些权利要求的方案所解决的问题、采用的手段、获得的效果都是非技术性的，因而其不是一种技术方案，不符合专利法第二条第二款的规定，因此不能被授予专利权。

根据《专利审查指南》第二部分第九章的规定可知：如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的是为了对外部或内部对象进行遵循自然规律的控制或处理，为了实现一种工业过程、测量或测试过程控制、为了处理外部技术数据、为了改善计算机系统内部性能，则属于专利保护的客体。

但如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的不是解决技术问题，或者在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的不是利用自然规律的技术手段，或者获得的不是受自然规律约束的效果，则这种解决方案不属于专利法第二条第二款所说的技术方案，不属于专利保护的客体。

而上述案例中的权利要求所请求技术方案从整体上来看，其仅仅只是仿真机器人动作，并未对外部或内部对象进行遵循自然规律的控制或处理，也没有实现一种工业过程、测量或测试过程控制、也不是处理外部技术数据、也不是改善计算机系统内部性能。

因此，该技术方案不是可授权的客体。

但是该项专利申请的说明书中所描述的对机器人进行控制的技术方案，是一种工业上的过程控制，其为可授权的客体。

【案例后续及修改建议】
本案，审查员一通的意见认为权利要求不符合专利法第二条第二款的规定，因此不能被授予专利权。

申请人答复一通时，在权利要求1和8中增加了技术特征“其中，机器人是由搭载了计算机的控制装置根据示教程序来控制”，并在意见陈述中论述了权利要求1符合专利法第二条第二款的原因。

申请人认为本发明解决的技术问题是：操作者和生产线的现场作业人员以可直觉地识别的方式定量地通知机器人的可动作区域，向操作者提供示教数据的修正指南，并且示出现场中的工件制造误差和工件配置误差的允许量并向现场作业人员提供现场的运用指南。

本发明解决的问题实质上是如何能对工业用机器人更好地控制，进而减少工件的安装误差和个体误差，该问题显然是技术问题。

同时申请人还认为权利要求1采用了技术手段并实现了技术效果。

很明显，申请人和代理人并未理解审查意见，从而才会作出这样的修改和答复。

首先，新增的特征并不是根据审查意见作出的。

申请人和代理人之所以这样修改的原因只是为了避免一通后驳回。

如果申请人和代理人仅仅只是针对现有的步骤增加特征，都不能改变权利要求1实质上仅仅是个仿真过程的事实。

权利要求从整体上而言仍然未能解决技术问题。

其次，意见陈述是不能被接受的。

原因如下：申请人一直声称本发明解决的技术问题是……，而非权利要求解决的技术
问题。

本发明解决的技术问题和权利要求解决的技术问题不是等同的。

因而，申请人并未根据审查意见作出合理的答复。

此外，正因为权利要求未解决技术问题，因此认为权利要求并未采用技术手段，具体原因后续会谈到。

笔者认为，这个案子经过修改是克服上述缺陷的，但不是增加上述特征。

对于本案而言，说明书中描述的技术方案是可授权的客体，但是权利要求1仅请求保护说明书中的工业控制中的仿真步骤。

权利要求1属于不授权的客体的最重要的原因在于权利要求中未能体现仿真步骤与机器人控制过程之间的关系。

如果权利要求1中增加特征“将计算结果反馈给操作者，操作者根据计算结果来控制机器人的动作”。

该特征涉及反馈步骤，从而使得权利要求的整体形成了一个闭环。

闭环是工业控制中的常见形态，这样修改的结果使得权利要求的技术方案成为了机器人控制过程中的一部分，而不再是单纯的仿真过程。

3、涉及商业方法的发明专利申请
涉及商业方法的发明专利申请与涉及计算机程序的一样，也是具有一定的特殊性。

并且由于在《专利法》、《专利法实施细则》、《专利审查指南》中对于这类发明专利申请的审查还没有明文规定，因此申请人和代理人比较容易误解这类专利申请的审查意见。

1992-2000年，花旗银行在中国申请注册19项金融产品类“商业方法”专利。

此事被曝光之后引起了强烈反响，为了谨慎起见，自此以后专利局对这类申请的审查更为严格，甚至从上到下自然而然地形成了一种共识，即，在明确的开放政策出台之前应当尽可能将这类申请拒之门外，以避免陷入被动的局面。

涉及商业方法的发明专利申请有两种情况：单纯的商业方法；权利要求的部分特征属于商业方法。

首先，单纯的商业方法仅仅是人类智力活动创设的规则和方法，具有主观性，而不是利用自然规律的技术方案。

然而，随着电子商务的兴起，越来越多的商业方法发明披上了技术的外衣，这就是第二种情况。

对于属于第二种情况的专利申请，虽然没有明确成文的规定，但迄今为止专利局对涉及商业方法的发明仍然倾向于不给予专利保护。

而这种倾向不予保护的涉及商业方法的发明特指那些仅利用现有技术(主要是公知的硬件系统)来实现的商业方法。

但是对于那些相对现有技术具有技术性贡献(例如硬件结构的改进)的发明，即使包
含了商业方法，按照专利法的规定，必须考虑这部分技术性贡献的内容，不应当将方案排除于授权客体之外。

这与其它国家的做法没有什么区别。

目前，专利局对于涉及商业方法的专利申请的审查流程如下图所示：
【案例2】申请号：200810241845.4
权利要求1：.一种医疗设备IC卡扣费管理系统，其特征在于：
所支持的IC卡如下：母卡、白卡、批次卡和一次卡，包括服务器及其控制的母卡发卡机和子卡发卡机，以及至少一个客户机及其控制的刷卡机；
所述服务器是至少包含键盘、显示器、存储设备、串口和网络设备、且安装有IC卡扣费管理系统软件包的计算机；
所述母卡发卡机由所述服务器控制制作唯一母卡和批量白卡；
所述子卡发卡机由所述服务器控制被母卡初始化，以及由所述服务器控
制制作批次卡和批量一次卡；
所述客户机控制所述刷卡机被批次卡系统初始化和扣费；
所述刷卡机由所述服务器控制被母卡出厂初始化，以及由所述客户机控制被批次卡系统初始化和对一次卡刷卡扣费。

【案例分析】
该申请涉及一种医疗设备IC卡扣费管理系统，其目的在于在医疗设备的经营过程中监管医疗设备使用情况，保证各方按照实际使用情况分享利润。

权利要求１所述的医疗设备IC卡扣费管理系统，实质上是利用公知的服务器、发卡机以及刷卡机，来实现对医疗设备使用情况的监管，从而达到合理分配利润的目的。

因此，本案中所要解决的问题是对医疗设备的经营情况进行全面掌控管理，所述方案是一种人为规定的设备监管规则，本案的发明目的和实施所述方案获得的效果都不是技术性的，其实际上是利用公知的技术手段来实现一种商业管理的规则。

因此，权利要求1不属于专利法第二条第二款规定的技术方案，不是专利保护的客体。

【案例后续及修改建议】
本案，审查员一通的意见认为权利要求不符合专利法第二条第二款的规定，因此不能被授予专利权。

申请人将本案作为优先权，重新提交了一份专利申请，申请号为200910215150.3。

在后申请请求保护的是一种智能卡刷卡机。

现已授权。

不过本案具有一点特殊性，即本案是加快申请，因此申请人才会有足够的时间来要求国内优先权。

三、小结
上述三个案例，尤其是对于案例2和3，申请人比较容易误解审查意见。

比如案例2，申请人很难理解审查意见中计算和显示这一手段不是技术手段的评述。

而对于案例3，为什么不是整体判断而是将技术方案分割开来。

要解决上述问题，首先要明确技术的含义。

“技术”向来都是专利制度中的一个非常关键的概念，而在专利审查实践
中对技术的认定常常是争论的焦点。

但是究竟什么是“技术”，或者更进一步而言，什么是“专利法意义上的技术”，《专利法》、《专利发实施细则》以及《专利审查指南》都没有给出明确的定义。

“技术”一词的英文是“technology”，来源于古希腊的“Techno”与“Logy”两个词，前者的原意是“(应用于工业的)实用科学”，后者的原意是“系统的学问(或理论)”。

【2】《现代汉语词典》中的解释是：“①人类在利用自然和改造自然的过程中积累起来并在生产劳动中体现出来的经验和知识，也泛指其他操作方面的技巧;②指技术装备”。

【3】笔者在工作中也经常看到申请人和代理人在意见陈述中引用上述定义。

然而，专利法意义上的“技术”是比广泛意义上的“技术”一词更为狭义一些的概念。

因为按照上面给出的广泛意义上的词义解释，“技术”是包括规章制度和操作方面的技巧和技能的，而在专利领域，人为创设出来的规则和与人为创设的规则有关的技巧和技能，例如，管理技术、立法技术等等，都不属于专利法意义上“技术”。

在《专利法审查指南》中虽然没有明确定义技术的概念，但是明确了技术必须利用了自然规律，因而“是否是利用自然规律的结果”是专利法意义上的“技术”与“非技术”的区别点。

专利制度设立的初衷是为了推动科学技术的进步，而不是为了束缚人类的思想，如果对非技术的方案给予独占或排他的权利既不具有客观稳定的结果，又会大大限制人的思维活动，因此获得专利保护的客体应当具备技术性。

如此一来，之前的问题就容易解释了。

案例2的实质内容是仿真机器人的动作，而仿真只是一种模仿，没有利用自然规律，此外机器人的动作由人操纵的也并非是依据自然规律的结果，由此可知，其所采用的手段（例如计算和显示）也不属于技术手段，案例2的方案并不是利用了自然规律的结果，不属于专利意义的技术范畴。

但同样的手段（例如计算和显示）在其他技术方案中可以属于技术手段，假设案例2的请求保护的主题是机器人控制方法，该方案中同样采用了计算和显示的手段。

由于机器人控制方法必须利用控制规律（自然规律），因此其采用的手段属于技术手段，机器人控制方法属于技术方案。

对于案例3，由于其涉及商业方法，比较特殊。

基于我国现在的国情，出于保护民族企业发展和保障经济稳定运行的目的，现阶段专利审查部门只能谨慎地
对待这类专利申请，严格专利审查。

虽然《专利审查指南》中强调客体审查时应当将方案作为一个整体来看待，但是对于涉及商业方法的发明专利申请实质上仍然免不了在客体审查时将方案相对于公知技术进行分割。

而采用这种做法可以在现有技术资源缺乏的情况下又相对严格地控制涉及商业方法的发明获得专利授权。

时代是发展的。

就发明而言，在专利法早期人们意识中的发明似乎都是看得见、摸得着的机器、物质组合等，而不愿意保护所谓的步骤和方法。

而今人们已经理所当然的接受发明包括产品和方法两类客体的法律规则。

【4】因此，笔者上述介绍的只是现行的审查原则，而随着科技的进步时代的发展，专利审查也一定会与时俱进，不断发展。

参考文献：
[1] 中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南（2010 年）[M]. 北京：知识产权出版社,2010:123.[2] 郑成思.知识产权法(第二版) [M].法律出版社,2003 :40
[3] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编. 现代汉语词典(第5版) [M]. 商务印书馆,2006 :646
[4] 崔国斌.专利法上的抽象思想与具体技术—计算机程序算法的客体属性分析[J].清华大学学报（哲学社会科学版）,2005:3.。