商标退化之认定主体研究

商标退化之认定主体研究

摘要：如果商标在注册、使用之后发生退化的情形，成为原本指示的产品本身之代名词，其显著性将大为弱化甚至不复存在，其识别性也深受影响，不能发挥商品区分、商誉彰显的功能，这对于企业的持续发展，尤其是品牌经营，可谓致命一击。本文分析、比较国内外在商标退化认定主体方面的不同做法，从而得出应当由商标评审委员会作为唯一适格的认定主体的结论。

关键词：商标退化；认定主体

一、国外法律的相关规定

（一）美国

美国商标法规定联邦专利与商标局、法院均享有判定注册有效性的权利。根据美国联邦商标法《兰哈姆法》第14条和《兰哈姆法》第37条的规定，法院有权对商标注册的有效性进行直接审查，并做出相应的判决。然而，对于已经注册而取得商标权的情形，实践操作上更倾向于通过美国联邦专利与商标局（uspto）的行政救济渠道获得救济。商标审理与再议委员会（ttab）对于商标事务具有专业认知，将会迅速地对争议作出与判决具有相同品质与可信赖度的裁决。

（二）德国

德国商标法将商标退化认定的权利赋予给了专利局和专利法院。德国《商标法》第49条、第53条、第56条规定在专利局中设立商标事务处和商标司。商标事务处负责审核申报的商标和在注册程

序中作出裁定。商标司负责管辖不属于商标事务处管辖的事项。第64条、66条规定对商标事务处和商标司的裁定不服的，可以向专利局提出抗议，也可以向专利法院提出申诉。

（三）英国

英国商标法将注册商标的撤销权双双赋予给了专利商标局和法院，与德国规定类似，只是在一些具体情形下规定得更为详细。英国《商标法》第46条第1款第3项规定撤销商标的申请可以由任何人提出，可以向注册官员也可以向法院提出，除了以下情形：(a)如果有关某一争议的商标的诉讼程序正列在法院的日程之中，则撤销商标的申请就应当向法院提出；(b)如果在其他情况下这申请是向注册官员提出的，他可以在程序的任何阶段把申请提交给法院。

二、国内之现行做法

（一）相关部级管理单位认定

2004年，金穗公司向北京第一中级人民法院起诉，状告国家粮食局和国家工商行政管理总局，认为二者的行政文件限制和剥夺了金穗公司对其”雪花”商标的专有使用权，请求法院撤销两被告的行政答复。从此案来看，国家粮食局和国家工商行政管理总局商标局均对金穗公司”雪花”商标的退化情况做出过答复或批示，尽管最后粮食局越权的行政认定行为并没有得到法院的支持。根据《商标法》第41条第1款之规定，已经注册的商标，违反不得作为商标使用、不得作为商标注册的标志或者以三维标志申请注册商标而取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求

商标评审委员会裁定撤销该注册商标。由此可以得知，商标局在上述情形下有权主动撤销该注册不当的商标。

（二）商标评审委员会认定

商标评审委员会是商标争议的法定处理机构。《商标法》第2条第2款规定：国务院工商行政管理部门设立商标评审委员会负责处理商标争议事宜。在审理商标争议案件以及撤销注册不当商标的申请时，商标评审委员会与商标局审理有所不同。商评委只能”依他人（书面）请求”被动裁定撤销注册不当商标，而商标局可以主动撤销注册不当的商标。①另外，当注册商标违反禁止性规定（即《商标法》第十条、十一条和十二条），或因商标注册人采用欺骗或其他不正当方式注册商标时，商评委撤销注册不当商标的理由与国家商标局的理由是一致的。但是，在注册商标违反《商标法》第十三、十五、十六、三十一条的规定方面，就只有商评委可以在商标所有人和利害关系人的申请下撤销注册，国家商标局则无此职权。另外，自2002年开始，商标评审程序增设了司法审查制度，商标评审委员会对商标评审案件不再享有终局裁决权。当事人对商评委裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

（三）法院认定

尽管有学者明确表示”为解决涉及通用名称认定的商标纠纷审

限过长的问题，应当将通用名称注册不当、使用不当的商标纠纷案件引入司法判定程序中来。”②但从本案中来看，法院明确不介入商标退化的判定过程，而仅仅是当做普通的商标侵权案件来审理。

《商标法》第33条第2款规定：对初步审定、予以公告的商标提出异议的，当事人对商标评审委员会复审的裁定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知商标复审程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。《商标法》第43条第2款规定：对已经注册的商标有争议的，当事人对商标评审委员会的裁定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知商标裁定程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。商标评审程序在2002年增设了司法审查制度。

三、本文观点--商标评审委员会

如上节所述，我国现行判定商标退化的认定主体有商标局、商标评审委员会与相关法院。但相比较而言，商标评审委员会作为判定商标退化的唯一主体比较合适。

（一）商标评审委员会认定优于法院认定

法院可以对行政主体的相关行政行为进行司法审查，但是不适合直接作为判定商标退化的合适主体。原因主要有以下几方面：首先，从裁决的统一性来看，在我国法院判决只具有个案效力，并且各地方法院可能对该商标有效性问题有不同的认识，极可能最终导致裁决不一的情况出现。其次，从权力效能上看，司法权不如行政权效率高。行政权是一种最具活力的权力，而司法权则相对沉稳和保守。再次，现行法官队伍素质尚无法满足审理复杂案件的要求。司法权效力具有终局性，而商标退化争议案件大都专业性强且利益涉及面广，案件的最终结果可能对商标权人有着生死攸关的影响。但是一

般地方中级法院法官可能并不一定具有深厚的、专业的商标法知识素养。并且，商标退化问题在国内尚属学界研究的新领域，尽管曾有案件涉及此问题，但总体而言法官对此类的案件接触并不多。这就一定程度上影响到了法院判决的权威性和公正性。

（二）商标评审委员会认定优于商标局认定

根据《商标法》第41条的规定，商标局与商标评审委员会都享有对注册商标争议进行的裁定的权力。由于商标评审委员会与商标局同属于国家工商行政管理总局的内设机构，因此二者之间不存在上文中那些与法院认定相比较的差异。但是，商标评审委员会认定与商标局认定仍然存在一些不同。

通过如下的比较可以得出，商评委如果作为商标退化的认定主体优势更为明显：其一，职能侧重不同。标评审委员会与商标局同属于国家工商行政管理总局的内设机构，但在职能上各有侧重。商标局所辖事项较多，并且处理商标争议并不是商标局的主要职能，商标局更侧重于负责商标注册和管理工作。其二，程序启动方式不同。从《商标法》第41条的规定中可以看出，商标局发现不当注册商标时可以依职权主动撤销，但是商评委必须通过其他单位或者个人的请求才能行使撤销权。从程序启动上看，商标局撤销注册商标似乎具有更大的主动性和效率性。其三，救济程序不同。根据《商标法》第49条之规定，当事人不服商标局撤销注册商标决定的，可以向商评委申请复审。对商评委决定不服的，可以直接向人民法院起诉。从救济程序上来看，如果通过商标局来审查商标退化案件，