重庆市高级人民法院民事判决书(2005)渝高法民终字第7号

重庆市高级人民法院民事判决书
（2005）渝高法民终字第7号
上诉人（原审被告反诉原告）重庆市江北区段记服饰有限公司，住所地重庆市渝北区龙脊路151号。

法定代表人段远福，总经理。

委托代理人张利，重庆利君律师事务所律师。

委托代理人林祖锋，重庆利君律师事务所律师。

被上诉人（原审原告反诉被告）重庆段氏服饰实业有限公司，住所地重庆市渝北区科技产业开发区17号。

法定代表人龙红梅，总经理。

委托代理人罗全钰，重庆歌乐律师事务所律师。

委托代理人刘晓禾，重庆歌乐律师事务所律师。

上诉人重庆市江北区段记服饰有限公司因与被上诉人重庆段氏服饰实业有限公司商标侵权纠纷一案，不服重庆市第一中级人民法院（2004）渝一中民初字第201号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2004年12月29日受理后依法组成合议庭，并于2005年3月7日公开开庭进行了审理。

上诉人重庆市江北区段记服饰有限公司的委托代理人张利、林祖锋；被上诉人重庆段氏服饰实业有限公司的法定代表人龙红梅、委托代理人罗全钰、刘晓禾到庭参加了诉讼。

本案现已审理终结。

重庆段氏服饰实业有限公司以重庆市江北区段记服饰有限公司侵犯其注册在第25类的“段记”服装商品商标为由，向一审法院提起诉讼，请求法院判令重庆市江北区段记服饰有限公司立即停止对原告“段记”商标专用权的侵害；并赔偿经济损失50万元和承担本案诉讼费。

重庆市江北区段记服饰有限公司答辩认为：原告的“段记”商标与被告的“段记”商标是相类似类别中的相似商标，两“段记”商标已形成混淆，自己注册“段记”在先，实际在服装商品类使用“段记”商标在先，是注册服务商标“段记”的合法权利人。

重庆段氏服饰实业有限公司抢先注册于25类的具有影响力的“段记”商品商标，是搭便车的不正当竞争行为，属恶意抢注，自己未在服装类注册“段记”商标属重大误解，其行为不符合侵权的构成要件。

在一审审理过程中，重庆市江北区段记服饰有限公司以实际使用“段记”字号和注册并实际使用“段记”商标在先为由而提起反诉，认为重庆段氏服饰实业有限公司注册在后的“段记”商标与自己注册在先的“段记”商标是相近似商标，容易引起相关公众的混淆。

重庆段氏服饰实业有限公司明知其注册的25类商标与重庆市江北区段记服饰有限公司注册的40类商标的区别，仍肆无忌惮的侵犯其商标专用权。

为此，提起反诉请求法院判决：1、确认被告（反诉原告）的“段记”商标在原告（反诉被告）商标注册前已使用；2、确认原告（反诉被告）的“段记”商标注册前被告（反诉原告）的字号“段记”在重庆市已具有很大影响；3、确认原告（反诉被告）的“段记”商标注册前被告（反诉原告）“段记”在重庆市已具有一定的影响；4、确认被告（反诉原告）、原告（反诉被告）两“段记”商标属于相类似类别的相似商标；5、确认原告（反诉被告）“段记”商标与被告（反诉原告）在先权利（字号、商标）相冲突；6、判令原告（反诉被告）立即停止对被告（反诉原告）“段记”商标专用权的侵害；7、判令原告（反诉被告）赔偿因其侵权行为给被告（反诉原告）造成的经济损失50万元；8、判令原告（反诉被告）承担被告（反诉原告）律师费，公证调查费共3万元；9、判令原告（反诉被告）承担本案诉讼费、保全费等诉讼费用。

重庆段氏服饰实业有限公司针对其反诉，以重庆市江北区段记服饰有限公司的反诉主体不适
格为由，请求法院判决驳回其反诉请求。

重庆市第一中级人民法院经公开开庭审理后认为：
商标是用来区别商品或者服务来源的标志并且具有显著性，依法注册的商标受法律保护。

本案中，重庆段氏服饰实业有限公司和段远福分别在第25类和第40类获得“段记”注册商标专用权，在商品商标和服务商标的使用范围内均应当受到与其相应的法律保护。

注册商标的专用权以核准注册的商标为限，它表明没有注册的商标不受法律保护，注了册的商标是有使用范围的，同时注册商标的使用范围具有排它性，一经注册的商标核定了使用范围后，他人就不得非法在同类商品上使用相同或相类似的商标。

虽然段远福较之重庆段氏服饰实业有限公司注册时间早,并且均从事服装生产，但根据现行的商标国际分类标准，第25类注册商标和第40类注册商标分属两个不同的类别，即前者类别为商品领域，后者为服务领域。

对于段远福在第40类所注册的“段记”服务商标，根据国家工商行政管理总局颁布的《国家工商行政管理总局关于服务商标使用有关问题的意见》规定“尽管服务所具有的无形特性，使得服务商标被许可使用人无法直接在其提供的服务上标明其名称及地址；但服务商标被许可使用人应当以其他适当的方式让消费者了解其名称及地址，如在其服务提供场所的显著位置标明，在其提供服务的工具上表明，在交付消费者的商业文书上标明等”。

按法律法规规定，服务商标是不能跨类别使用在其所生产的商品上。

而重庆市江北区段记服饰有限公司擅自超越服务商标的使用范围，直接在其产品上使用该服务商标，加之重庆市江北区段记服饰有限公司的服务商标在形式上与重庆段氏服饰实业有限公司的商品商标近似，因此，重庆市江北区段记服饰有限公司在服装上使用“段记”商标会引起消费者对两个“段记”产生混淆，其行为侵犯了重庆段氏服饰实业有限公司在第25类注册的“段记”商标专用权。

段远福将其享有的注册于第40类的“段记”商标(第1117782号)以合同方式免费许可给重庆市江北区段记服饰有限公司使用，是对自己民事权利的合法处分，应属有效。

因此，重庆段氏服饰实业有限公司以重庆市江北区段记服饰有限公司提起反诉不具备主体资格的理由不能成立。

重庆段氏服饰实业有限公司于1999年依法获得第25类“段记”商品商标注册，段远福于1997年依法获得第40类“段记”商标注册，但段远福注册的是服务商标，核定的服务项目是服装制作。

由于两者分属不同类别，各有其使用范围，在合法使用的情况下，段远福所使用的服务商标只是证明其提供的服务，而重庆段氏服饰实业有限公司的商品商标则是用于其产品上，两者在各自使用范围内不应发生混淆。

在审理中，重庆市江北区段记服饰有限公司没有提供能证明重庆段氏服饰实业有限公司在第25类注册“段记”商标系恶意抢注的充足证据。

重庆段氏服饰实业有限公司注册商标的行为不构成《商标法》第31条规定的在第25类抢注“段记”商标的情形。

另外，即使重庆市江北区段记服饰有限公司使用“段记”商标在先，但却在审理中自认未在第25类注册“段记”商品商标是段远福和公司的重大误解，这并不能与相关法律法规保护商标注册在先的原则精神相悖。

故重庆市江北区段记服饰有限公司辩称和反诉的其使用“段记”商标(第40类)和“段记”字号在先、重庆段氏服饰实业有限公司系搭重庆市江北区段记服饰有限公司便车的理由不能成立。

至于重庆市江北区段记服饰有限公司以段远福于2003年8月19日向国家工商行政管理总局商标评审委员会提出撤销重庆段氏服饰实业有限公司在第25类获得的“段记”商标申请，并以受理为由申请中止本案诉讼的请求，因其申请在举证期限届满后提出，并且根据本案的事实和相关法律的规定，没有中止诉讼的必要。

关于“段记”字号问题，从审理查明的事实表明，虽然段远福使用“段记”较早，其制作的服装在重庆市江北区等地较为有名，但其知名度的范围仍然局限在比较狭窄的地域。

而重庆段氏服饰实业有限公司成立后，通过对自己企业的产品质量、品牌宣传和资金投入等，已经使“段记”成为重庆市的著名商标，并获得“重庆名牌产品”和重庆市乡镇企业“五十”强等荣誉称号。

此外，重庆市江北区段记服饰有限公司没有证据证明重庆段氏服饰实业有限公司在
经营活动中有不规范使用“段记”字号的情形。

更何况作为独立的企业法人，重庆段氏服饰实业有限公司的成立时间早于重庆市江北区段记服饰有限公司。

因此，重庆市江北区段记服饰有限公司辩称和反诉认为重庆段氏服饰实业有限公司的“段记”商标侵犯其在先享有的“段记”字号权利的理由不能成立。

依照国家工商行政管理局《关于保护服务商标若干问题的意见》第二条及《商标法实施细则》关于商标侵权的有关规定同样适用于服务商标；判断商品商标类似和商品商标近似的原则同样适用于服务商标的规定以及《商标法实施条例》第三条“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”的规定，重庆段氏服饰实业有限公司在广告宣传、以及其他商业活动等中使用其“段记”注册商标是正当、合理使用，没有侵犯段远福和重庆市江北区段记服饰有限公司在第40类注册的“段记”服务商标专用权利。

相反，作为服务商标是不能直接使用于其生产的产品上，而重庆市江北区段记服饰有限公司超越服务商标的使用范围，擅自直接在其产品上使用该服务商标属于侵权行为。

重庆市江北区段记服饰有限公司辩称和反诉认为重庆段氏服饰实业有限公司侵犯其服务商标专用权的理由与本案审理查明的事实不符，对此，应不予支持。

依照《中华人民共和国商标法》第五十二条第一款(一)项、第五十六条第二款和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十六条、第一百二十八条之规定，判决：一、被告(反诉原告)重庆市江北区段记服饰有限公司立即停止对原告(反诉被告)重庆段氏服饰实业有限公司依法获得的第25类“段记”商标的侵权；二、被告(反诉原告)重庆市江北区段记服饰有限公司于本判决生效后赔偿原告(反诉被告)重庆段氏服饰实业有限公司经济损失10万元；三、驳回被告(反诉原告)重庆市江北区段记服饰有限公司的反诉。

本案本诉案件受理费11310元，其他诉讼费1697元(实际花费1697元)，共计13007元；本案反诉案件受理费10010元，其他诉讼费3003元(实际花费3003元)共计13013元；本诉和反诉合计26020元，均由被告(反诉原告)重庆市江北区段记服饰有限公司负担[本诉部分的13007元已由原告(反诉被告)重庆段氏服饰实业有限公司预交，由被告(反诉原告)直接支付给由原告(反诉被告)]。

宣判后，重庆市江北区段记服饰有限公司不服判决，向本院提起上诉。

重庆市江北区段记服饰有限公司上诉请求：撤销（2004）渝一中民初字第201号民事判决；驳回被上诉人一审提出的全部诉讼请求；支持上诉人在一审提出的全部诉讼请求；由被上诉人承担本案一、二审的全部诉讼费用。

其主要理由是：一、一审判决部分事实认定错误：1、认定段远红从1983年至1997年5月先后以“段记缝纫店”、“段记制衣厂”等名称对外经营；
2、认定渝北区工商局对上诉人作出了行政处罚和罚款；
3、认定“段记”商标在各自使用范围内不应发生混淆；
4、认定上诉人未能提供“恶意抢注”的充分证据；
5、认定上诉人存在“躺在权利上睡大觉的懒惰行为”；
6、认定上诉人的“知名度仍然局限在比较狭窄的地域”。

二、一审判决适用法律不当：1、片面理解《商标法实施条例》第三条；2、错误适用《商标法》第五十二条。

三、判决程序失当：1、不中止诉讼对在先权利人不公平；2、允许对方逾期举证不当；3、忽略了双方的人证物证。

四、一审判决结论错误。

重庆段氏服饰实业有限公司在答辩期内未作出书面答辩，但在开庭答辩时认为，一审判决认定事实清楚，适用法律正确。

请求二审驳回上诉，维持原判。

二审中，双方当事人均未在举证期限内提交新的证据。

本院经查阅一审案卷并公开开庭审理，查明了以下事实：
1999年8月21日经国家工商行政管理总局商标局核准，重庆段记制衣有限公司获得第1305764号由文字、图形和汉语拼音组合而成的“段记”商标，其核定使用商品为第25类（商品类），即衣物、茄克、华达呢服装、成品衣、工作服、制服(仆侍人员、行会会员等穿的)、套服、领带、西服制服、衬衫。

2002年9月11日，经国家工商行政管理总局商标局核准，
重庆段记制衣有限公司将该商标变更注册人为重庆段氏服饰实业有限公司。

1997年10月7日，现重庆市江北区段记服饰有限公司法定代表人段远福经国家工商行政管理总局商标局核准，获得第1117782号由文字和图形组合而成的“段记”商标，其核定使用商品为第40类（服务类），即服装制作。

段远福从1978年开始在重庆江北区等地从事服装加工制作。

其先后使用过“段裁缝缝纫店”、“段记服装店”、“重庆市江北区观音桥段记服装制衣厂”、“重庆市江北区观音桥段记新一制衣厂”等名称。

段远福加工制作的服装在当地较为有名。

2000年2月，段远福与其子段国民共同出资并经工商行政管理部门批准成立了重庆市江北区段记服饰有限公司。

在段远福经营“段裁缝缝纫店”期间收段远红为学徒。

1983年段远红离开段远福单独从事服装加工制作。

先后以“段记缝纫店”、“段记制衣厂”等名称在重庆市江北区和渝中区等地对外经营。

1997年5月，段远红等人共同出资，并经工商行政管理部门批准成立了重庆段记制衣有限公司，1999年10月，又成立了重庆段氏服饰实业有限公司。

2001年2月，重庆段氏服饰实业有限公司生产的“段记”牌服装被重庆市人民政府评为“重庆名牌产品”；同年12月，该公司的1305764号“段记”商标被重庆市工商行政管理局评为“重庆市著名商标”；2001年、2002年，重庆段氏服饰实业有限公司分别被重庆市人民政府评为乡镇企业“五十”强等荣誉称号。

2003年，重庆段氏服饰实业有限公司发现重庆市江北区段记服饰有限公司在其加工制作的服装上使用了1117782号“段记”商标。

认为其使用超过了40类“段记”注册商标的使用范围，侵犯了自己所有的25类“段记”注册商标专用权，遂向工商行政管理部门投诉。

经工商行政管理部门调查后认定：重庆市江北区段记服饰有限公司从2003年2月至2003年7月2日在其生产的服装产品上未经第25类服装产品“段记”注册商标所有人重庆段氏服饰实业有限公司许可，在为江北区北城实验中学生产教师制服，男式40套，女式马褂18套；为重庆力帆摩托车股份有限公司生产的夏季制服120套中擅自使用了带“段记”文字的商标标识，构成商标侵权行为。

据此，重庆市工商行政管理局渝北区分局于2003年12月8日对重庆市江北区段记服饰有限公司的上述行为作出责令立即停止侵权行为和罚款5000元的行政处罚。

2004年5月18日，在一审审理过程中段远福与重庆市江北区段记服饰有限公司签订了《商标使用许可合同》，约定段远福将其享有的注册于第40类的“段记”商标(第1117782号)免费许可给重庆市江北区段记服饰有限公司使用。

针对重庆市江北区段记服饰有限公司的上诉理由和请求，以及重庆段氏服饰实业有限公司的抗辩，本院认为：本案争议的主要焦点有：一、确认服务商标的使用范围，从而认定重庆市江北区段记服饰有限公司在为他人加工制作的服装上使用其注册在第40类的“段记”商标是否是跨类别使用。

即该使用是否违反了法律的禁性规定。

二、重庆市江北区段记服饰有限公司注册在第40类的“段记”商标与重庆段氏服饰实业有限公司注册在第25类的“段记”商标是否近似，从而认定重庆市江北区段记服饰有限公司在为他人加工制作的服装上使用其注册在第40类的“段记”商标是否侵犯了重庆段氏服饰实业有限公司注册在第25类的“段记”商标专用权。

三、重庆段氏服饰实业有限公司将注册在第25类的“段记”商标用于其生产的服装的同时还用于提供服务，该提供服务的使用是否侵犯了重庆市江北区段记服饰有限公司注册在第40类的“段记”商标专用权。

一、重庆市江北区段记服饰有限公司在为他人加工的服装上使用其享有专用权的注册在第40类的“段记”商标属跨类别的不当使用行为。

《中华人民共和国商标法》第三条规定：“经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。

”第四条第三款规定：“本法有关商品商标的规定，适用于服务商标。

”第五十一条规定：注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

按照这些规定可以明确，《商标法》把注册商标按其用途的不同而分为了商品商标、
服务商标等类别，这种类别的划分是与《类似商品和服务区分表》的分类相一致的。

重庆市江北区段记服饰有限公司认为第40类商标和第25类商标是类似类别的商标。

该认为不符合法律对商标类别划分和类似的规定。

商标的类别类似只会产生在商品商标或服务商标各自类别之下的类别之间，而商品商标类别之下的类别与服务商标类别之下的类别之间没有可比性，不会产生类似。

因此，重庆市江北区段记服饰有限公司只要按照《中华人民共和国商标法》第五十一条的规定正确的行使第40类“段记”注册商标的专用权，就不会与重庆段氏服饰实业有限公司的第25类注册商标产生混淆。

另参照中华人民共和国国家工商行政管理总局商标（1999）12号文《关于保护服务商标若干问题的意见》第七条第七款：“在下列情形中使用服务商标，视为服务商标的使用（一）服务场所；（二）服务招牌；（三）服务工具；（四）带有服务商标的名片、明信片、赠品等服务用品；（五）带有服务商标的帐册、发票、合同等商业交易文书；（六）广告及其他宣传用品；（七）为提供服务所使用的其他物品”的规定，所列举的服务商标的使用仅限于与提供服务相关的范围，未涉及到商品范畴。

由此可以看出，该《意见》所提到的服务商标的使用是与《中华人民共和国商标法》第五十一条的规定相一致的。

重庆市江北区段记服饰有限公司将注册在第40类的“段记”服务商标使用在为他人加工制作的服装上，属跨类别的不当使用，违反了法律的禁止规定。

二、重庆市江北区段记服饰有限公司将注册在第40类的“段记”服务商标使用在为他人加工的服装上与重庆段氏服饰实业有限公司注册在第25类的“段记”商标产生了近似，侵犯了重庆段氏服饰实业有限公司注册在第25类的“段记”商标专用权。

重庆市江北区段记服饰有限公司将注册在第40类的“段记”服务商标跨类别使用在商品上时，可视为未注册商标，且属不当使用。

从本案查明的事实来看，重庆市江北区段记服饰有限公司将注册在第40类的“段记”服务商标使用在了所加工制作的服装上，实际是使用到了第25类的服装商品上。

将该商标与重庆段氏服饰实业有限公司注册在第25类的“段记”商品商标相比较，两个商标虽在文字和图形的组合上有所差异，但两个商标中均有“段记”二字，足以表明商品的来源，易使普通消费者误认。

两个“段记”商标应为近似商标。

根据《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）款“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属侵犯注册商标专用权”的规定。

重庆市江北区段记服饰有限公司未经重庆段氏服饰实业有限公司许可，将注册在第40类的“段记”服务商标跨类别使用在第25类服装商品上，侵犯了重庆段氏服饰实业有限公司注册在第25类的“段记”商品商标专用权。

三、重庆段氏服饰实业有限公司将注册在第25类的“段记”商标用于其生产的服装的同时还用于提供服务，该提供服务的使用没有侵犯重庆市江北区段记服饰有限公司注册在第40类的“段记”商标专用权。

我国《商标法》按商标的用途将商标分为商品商标、服务商标等，对各类商标的具体使用范围《商标法》没有作具体规定，但《商标法实施条例》第三条“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”的规定，明确了商标既可以用于商品,也可以用于服务。

国家工商行政管理总局依照《商标法》相关规定的原则，以《关于保护服务商标若干问题的意见》对服务商标的使用范围作出了明确的界定，即仅用于服务，而对商品商标却没有不能用于服务的禁止性规定。

另从我国现在普遍对商品商标的实际使用来看，不但用于商品，也用于服务，国家亦未予以禁止。

因此，重庆段氏服饰实业有限公司将注册在第25类的“段记”商标用于其生产的服装的同时还用于提供服务，没有违反法律的禁止性规定，属合法使用。

重庆市江北区段记服饰有限公司的上诉理由不能成立，其诉讼请求不予支持。

综上所述，并综合一审判决的认定。

重庆市江北区段记服饰有限公司在为他人加工制作的服装上跨类别使用注册在第40类的“段记”服务商标违反了法律的禁性规定，该商标的不当使用与重庆段氏服饰实业有限公司注册在第25类的“段记”商品商标产生了近似，易使普通消。