从发明类型浅谈创造性审查意见的答复思路

从发明类型浅谈创造性审查意见的答复思路

作者姓名：王文君

作者单位：北京路浩知识产权代理有限公司

摘要：本文通过案件分析，阐述了在创造性审查意见答复时，若能结合发明类型本身，从不同发明类型创造性判断基准及特点去答复创造性，往往能够快速缕清答复思路，更有针对性地说明问题，克服相应缺陷，以协助申请人实现发明申请被授予专利权的最终目的。

关键词：发明类型、创造性、答复思路

发明申请进入实审阶段后，审查员对申请进行实质审查，并以审查意见通知书的形式将审查的意见和倾向性结论通知申请人。此时，申请人只有在克服了审查意见通知书中所指出的全部缺陷后，发明申请才可能被授予发明专利权。其中，请求保护的技术方案不具备创造性则是目前审查意见中出现的最常见缺陷之一。

我国专利法第二十二条三款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

根据审查指南第二部分第四章2.2的规定：“发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点”。也就是说，判断发明是否具备创造性时，需首先判断方案相对现有技术是否显而易见。

目前在答复审查意见的过程中，判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见普遍采用三步法原则，即：（1）确定最接近的现有

技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。这也是一般性的答复思路，基于目前首创开拓式的发明很少，通常都是在已有方案的基础上做出的一些改进型方案，因此，采用三步法原则答复创造性的确是一种普适性高的答复思路。

然而实际代理过程中，发明的类型往往是多样的，如开拓性发明、组合发明、选择发明、转用发明、要素变更的发明等，而不同的发明类型具有不同的特点，在判断其技术方案是否具备创造性时，也有不同的判断方式。故笔者认为，在进行创造性审查意见答复时，若能结合发明类型进行答复，往往更容易快速找出切入点，展开针对性的有效论述。

以下笔者以组合发明为例，浅谈从发明类型对审查意见答复的重要参考意义。

根据审查指南第二部分第四章4.2的规定：“组合发明，是指将某些技术方案进行组合，构成一项新的技术方案，以解决现有技术客观存在的技术问题。”

同时审查指南还给出了组合发明创造性判断的原则及注意要点：“在进行组合发明创造性的判断时通常需要考虑：组合后的各技术特征在功能上是否彼此相互支持、组合的难易程度、现有技术中是否存在组合的启示以及组合后的技术效果等。

(1)显而易见的组合

如果要求保护的发明仅仅是将某些已知产品或方法组合或连接在一起，各自以其常规的方式工作，而且总的技术效果是各组合部分效果之总和，组合后的各技术特征之间在功能上无相互作用关系，仅仅是一种简单的叠加，则这种组合发明不具备创造性。

(2)非显而易见的组合

如果组合的各技术特征在功能上彼此支持，并取得了新的技术效

果；或者说组合后的技术效果比每个技术特征效果的总和更优越，则这种组合具有突出的实质性特点和显著的进步，发明具备创造性。其中组合发明的每个单独的技术特征本身是否完全或部分已知并不影响对该发明创造性的评价。”

由此可知，在判断组合发明是否具备创造性时，关键要考虑的是组合后各技术特征在功能上是否有相互作用关系，是否彼此支持，并获得了新的技术效果或显著的进步。知晓这一判断原则，对于组合发明创造性审查意见的答复十分有利，以下笔者结合一实例加以说明：发明申请请求保护一种菜籽油的提取方法，该提取方法具体以将油菜花籽进行粉碎后，先与纤维素酶和水混合；后加入到超临界二氧化碳萃取装置中进行萃取。

对比文件1公开了一种超临界二氧化碳提取菜籽油的方法，对比文件2公开了一种提取菜籽油的方法，其利用蛋白酶和纤维素酶共同酶解以显著提高提油率，在机械破碎的基础上，纤维素酶水解脂多糖等复合体，进一步破坏细胞壁，使蛋白酶充分渗透到油料细胞中水解脂蛋白等复合体，两种酶协同作用，更有利于油脂充分释放，从而提高出油率，具体的酶解条件与发明申请并不相同。

审查员指出：对比文件2公开了可以使用纤维素酶来提取菜籽油，其作用于本发明相同，即利用纤维素酶使栝楼籽中的活性成分易于释放出来，因此给出了将其与对比文件1相结合的技术启示，本领域技术人员想到将纤维素酶法和超临界二氧化碳提取法提取菜籽油是显而易见的，不需要付出创造性劳动。

上述案例属于典型的组合发明，三步法原则虽然在本案中也具备可行性，但由于其并非典型的改进型发明，在实际答复过程中基于三步法原则的答复思路并不占优势，而如果能够从发明类型出发，结合组合发明的特点及组合是否显而易见的判断原则，则很容易理清本案的答复思路。

事实上，虽然对比文件2也涉及到纤维素酶解法提取菜籽油，但该方法的核心是利用纤维素酶和另一种蛋白酶之间的协同作用，在特定条件下完成酶解提取。依据对比文件2公开的内容，本领域技术人员仅能得知纤维素酶与特定的蛋白酶联用可直接用于菜籽油的提取，采用两种酶协同酶解菜籽粉是更理想的处理方式。这种情况下，即使想到在超临界二氧化碳萃取法提取菜籽油的基础上进一步组合其他的辅助手段来改善提取效果，首先，不一定想到酶法，其次，即使选择酶法，在对比文件2公开内容的基础上也不会想到单独使用纤维素酶（弃用能够水解脂蛋白复合体的中性蛋白酶）。最后，发明申请权利要求1的酶解条件完全不同于对比文件2，这也表明发明申请并非简单的将超临界二氧化碳萃取与酶法的结合，若能证实仅将对比文件1和2结合本身具有不容忽视的难度（直接简单组合复合酶解法与二氧化碳超临界萃取而不对已有的工艺参数进行调整，方案不具备可行性或，可行性虽有但完全不能实现预期的技术效果），同时现有技术中也没有任何其他证据表明在二氧化碳超临界萃取法的基础上同时引入酶解法时，如何协调两种工艺的具体操作参数能够最终实现更理想的提取效果，即很容易判断出该组合发明并非显而易见的组合。

具体可从包括但并不局限于以下角度去陈述：发明申请中所涉及的各操作参数之间存在紧密的关联性及相互作用，并最终为后续超临界二氧化碳萃取提供了稳定的萃取提取，促成了高质高效的萃取。其并非简单的将酶解和超临界二氧化碳萃取的结合，而是基于两种工艺的提取特性，为了使彼此在功能上相互支持，确保二者的高匹配性作出了大量的探索工作，最终使得这种组合本身能够较两种单一的提取方案的总和更具显著的优越性，这种组合本身并非显而易见。

除组合本身非显而易见外，组合发明对技术效果也有相应要求。笔者认为，在说明组合发明技术效果时，要注意与具备可比较性的技术方案进行比较以切实说明问题。在组合的个技术特征在功能上彼此