_专利法_第33条的立法本意与法律适用探析_以先申请原则和禁止反悔原则为支点

《专利法》第33条的立法本意与法律适用探析——以先申请原则和禁止反悔原则为支点崔 峥 张 鹏内容提要：理解《专利法》第33条的立法本意，分析其法律适用标准，需要以先申请原则和禁止反悔原则为逻辑基础。

讨论美国、日本、欧洲相关规定的立法本意和逻辑基础。

进一步分析禁止反悔原则理应包括授权程序中的禁止反悔、确权程序中的禁止反悔和授权与确权程序之间的禁止反悔。

从先申请原则和禁止反悔原则分析《专利法》第33条的立法本意。

就《专利法》第33条的法律适用给出具体规则建议：以修正的新颖性判定方法为判断基准，对于修改的内容区分澄清性修改与调整性修改，并结合修改时机等因素对调整性修改内容进行禁止反悔判断。

关 键 词：修改超范围 禁止反悔原则 先申请原则 澄清性修改 调整性修改对于《专利法》第33条的法律适用，应当从其立法本意出发，而非从“直接、毫无疑义地确定”的含义出发。

也就是说，应当从立法的角度，探究《专利法》第33条的立法本意，而非仅从解释论的角度分析。

《专利法》第33条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

本文在探究禁止反悔原则在授权和确权程序的适用问题的同时，结合先申请原则，探讨《专利法》第33条的立法本意在于上述两个原则法律适用的综合，以期得出《专利法》第33条判断标准方面的建议。

一、审查实践和司法实践介绍在“墨盒”一案①中，郑某针对精工爱普生株式会社所享有的00131800.4号发明专利提出无效宣告请求，理由是本专利不符合《专利法》第33条的规定。

专利授权文本中权利要求1和权利要求40中的“存储装置”均由专利权人在提出分案申请时由“半导体存储装置”主动修改而来，除了说明书背景技术中记载的“这是因为，打印设备必需带到厂家，并且记录控制数据的存储装置必须更换”以及“其中在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电极”之外，原说明书和权利要求书中并没有关于“存储装置”的记载。

并且，结合专利申请文件整体可以得知，在上述并非描述本专利申请技术方案的背景技术部分的内容中，“存储装置”应当是对于“半导体存储装置”的简称。

基于上述请求，专利复审委员会作出的无效决定认为，本专利包括实施例在内的整个原说明书及权利要求书都始终是针对半导体存储装置来描述发明的。

“存储装置”是用于保存信息数据的装置，除半导体存储装置外，其还包括磁泡存作者简介：崔峥，国家知识产权局专利复审委员会行政诉讼处处长。

张鹏，国家知识产权局专利复审委员会行政诉讼处审查员。

① 参见国家知识产权局第11291号无效宣告请求审查决定、（2008）一中行初字第1030号行政判决和（2009）高行终字第327号行政判决。

储装置、铁电存储装置等多种不同的类型。

原说明书和权利要求书中均不涉及其他类型的存储装置，也不能直接且毫无疑义地得出墨盒装有其他类型的存储装置，因此，“存储装置”并非确定无疑就是原说明书和权利要求书中记载的“半导体存储装置”。

此种修改是超范围的，不符合《专利法》第33条的规定。

专利权人不服上述无效决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，北京市第一中级人民法院一审判决维持第11291号无效决定有效。

专利权人不服，上诉至北京市高级人民法院。

北京市高级人民法院判决认为，首先，技术术语及特征的理解应当以本领域技术人员的角度，考虑到该技术术语或特征所使用的特定语境。

本专利原始文本中相关权利要求记载有“半导体存储装置”及“存储装置”的内容。

其次，本专利权利人在实审阶段答复通知书的意见陈述书中对“存储装置”作出明确限定。

还有，原说明书中记载“其中在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电板”，表明“存储装置”为“半导体存储装置”的简称，因此，将“半导体存储装置”修改为“存储装置”并未形成新的技术方案，不超范围。

本案凸显了授权和确权程序中的禁止反悔原则，也就是说，能否将禁止反悔原则和先申请原则作为《专利法》第33条的逻辑基础，以此作为判断是否构成修改超范围的判断标准。

也就是说，如何分析在授权程序中的修改对于无效程序的影响，授权程序中的修改是否能够在无效程序中适用禁止反悔，甚至在授权程序的不同阶段适用禁止反悔。

在授权程序中，专利申请人将“半导体存储装置”主动修改为“存储装置”，体现了其具有“半导体存储装置”和“存储装置”二者含义不同的意思表示，否则上述修改缺乏实际意义。

然而，专利权人在无效程序中主张“半导体存储装置”与“存储装置”保护范围一致，从而主张上述修改符合《专利法》第33条的规定。

上述情形是否具有禁止反悔原则的适用空间，值得深入讨论。

二、国外立法例的比较研究对于修改不得超范围的立法宗旨，欧洲专利局审查指南和日本特许厅发明和实用新型审查基准均进行了详细阐述，我国审查指南没有明确规定。

下面对欧洲、日本和美国的相关立法加以分析。

（一）欧洲立法例及判定实践欧洲专利局审查指南规定，《欧洲专利公约》第123条第2项的法律内涵是，不允许专利申请人通过加入未在原始申请文件中记载的主题来完善其发明，否则将赋予申请人不正当的权利，并且也会损害对原申请文件有所依赖的第三方的利益。

如果申请内容所有变化（通过增加、改变或删除）导致本领域技术人员看到的信息不能从原申请的信息中直接和毫无疑义地导出，即使考虑了对本领域技术人员来说隐含公开的内容也不能导出，那么应当认为该修改引入了超出原始申请内容的主题，因此不被允许。

在判定实践中，欧洲专利局逐步确立了新颖性判定法、修正的新颖性判断法、必要技术特征判定法等。

其中，新颖性判定法的思路在于修改超范围的判断，即判断修改的文本相对于原文本是否具有新颖性②。

修正的新颖性判断法则是将修改内容分离（修改的权利要求排除原权利要求的保护范围之后的剩余内容），然后判断该修改内容相对于原申请文件是否具备新颖性③。

必要技术特征判定法则需要判断替换或删除的技术特征是否是解决技术问题必不可少的技术特征，如果构成必不可少的技术特征，则判断是否构成实质性改变。

（二）日本立法例及判定实践日本特许厅发明和实用新型审查基准在“修改限制制度的主旨”部分规定，为了顺利进行各项程序，希望最初就能提交完整内容的说明书等文件，如果申请时说明书、权利要求书及附图(以下称“说明书等”)很完整，就没必要对说明书等进行补正。

但实际上，最初无法期望得到完整申请文件的情况也不少，即说明书等的记载往往有不明确之处，往往达不到正确理解发明的程度，且常常有误记、错记现象。

因此，在申请之② 参见欧洲专利局审查指南第IV部分第7.2节的规定。

③ 参见欧洲申诉委员会T194／84决定。

初往往很难提交完整、准确无误的说明书等。

即使在申请之初提交的文件很全面、很完整，如果审查结果认为发明内容是现有技术或是已经申请的内容，就要对权利要求进行缩减，即需要对说明书等进行补正。

此外，为确保说明书等作为技术文献的质量也应该承认补正程序。

因此，需要在一定的修改范围限制下承认或认可说明书等的修改。

可是，在专利申请以后，如果允许在随请求书最初提交的说明书、权利要求或附图中所记载事项的范围之外进行修改的话，由于修改的效果溯及申请之时，相信最初说明书等记载内容的第三人就会处于各种难以预测的不利之处。

也就是说，对申请说明书等进行补正时，如果将申请时说明书等中没有记载的发明内容也补入，而获得专利权时就违反了先申请原则，因而应对补正的内容和时间加以限制。

总之，为了调整、平衡申请人与第三人的利益关系，修改必须在最初说明书等记载的事项的范围内进行。

（三）美国立法例及判定实践美国《专利法》第132条规定，任何修改都不能在发明的披露中引入新主题。

在判断修改是否引入新主题时，有字面判断法和概念判断法两种方法。

字面判断法主要在于判断修改的内容与原始申请记载的字面解释是否相吻合；概念判断法主要在于判断修改是否引入任何新的发明概念。

虽然美国采用先发明原则，然而对于修改超范围立法宗旨的考虑，很大程度上亦是建构在保障和鼓励先申请的政策取向上。

强制申请人对相关的但属于不同构思的发明提出另外一件申请，不仅可以保持不同专利具有可区别的构思，而且也是基于美国专利商标局从财政收入的考虑。

专利申请日的确定也是关键的因素。

④三、禁止反悔原则的法理分析下面首先讨论禁止反悔原则的立法本意，探讨禁止反悔原则是否具有在专利授权和确权阶段适用的空间，从而分析是否可以以禁止反悔原则和先申请原则作为《专利法》第33条的逻辑基础。

（一）从实然法的角度分析《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持，从而确立了专利侵权案件审理中的禁止反悔原则，但这并未涉及专利授权和确权程序。

对于授权程序和确权程序中是否可以适用禁止反悔原则，专利审查指南亦没有规定。

然而，实然法的选择并不必然构成适合法律逻辑的应然法律体系状态。

（二）从应然法的角度分析传统观点认为，禁止专利权人将其在审批过程中通过修改或者意见陈述所表明的不属于其专利权保护范围之内的内容重新囊括到其专利权保护范围之中，这就是禁止反悔原则⑤。

也就是说，禁止反悔原则包括禁止修改导致的反悔和禁止意见陈述导致的反悔，其所界定的是授权和确权过程中的修改与陈述对于侵权程序的约束作用。

下面就禁止反悔原则在专利授权和确权阶段的适用问题加以讨论。

从禁止反悔原则的历史沿革而言，禁止反悔原则应当适用于专利授权和确权阶段。

一方面，就禁止反悔原则的起源而言，该原则是一项基于衡平法允诺禁反言原则（doctrine of estoppel）的、根植于美国专利制度的原则,最初是作为权利要求解释的一般规则发展而来的，起源自专利授权程序本身⑥。

专利禁止反悔的概念最初与弃权（disclaimer）的概念有关。

在1836年的美国《专利法》中，专利权人可以通过再公告修改其专利——允许专利权人修改专利申请以使专利权人在发现潜在的、导致其专利无效的问题时来挽救其专利权⑦。

在1879年Leggett v.Avery案⑧中，专利权人根据美国专利商标④ [美]Thomas K. Landry, Constitutional Invention. “A Patent Perspective”, 25 Rutgers Law Journal 67.⑤ 尹新天：《专利权的保护（第二版）》，知识产权出版社2005年4月版，第449页。

⑥ [美]Donald S. Chisum：“Chisum on Patents”，M. Bender, 2007: §18. 02.⑦ [美]Wagner，R．P．”Reconsidering Estoppel： Patent Administration and the Failure of Festo”, University of Pennsylvania Law Review, 2002,151:181．⑧ Leggett v．Avery, 101 U.S. 256, 259－60.局的要求放弃了除权利要求5之外的其他权利要求，并被授予了再公告专利。